Canada. Brevets. Utilité / application industrielle. Rejet de la « doctrine de la promesse ».

La Cour Suprême du Canada a rendu le 30 juin 2017 dans l’affaire AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (2017 CSC 36) une décision importante qui clarifie l’appréciation du critère d’utilité, en rejetant le recours à la doctrine jurisprudentielle dite « de la promesse du brevet » ou « doctrine de la promesse » (« promise doctrine » en anglais), propre au droit canadien.

Voici comment la Cour résume cette doctrine:

« Selon cette doctrine si une demande de brevet promet une utilité précise, c’est seulement si cette promesse est tenue que l’invention peut avoir l’utilité requise. Par contre, lorsqu’on ne promet pas un résultat précis, la moindre parcelle d’utilité suffit. En général, une analyse portant sur les questions de validité est axée uniquement sur les revendications, et ne tient compte de la divulgation que lorsque les revendications sont ambiguës. Cette approche est conforme à la directive donnée par la Cour voulant que l’interprétation des revendications doive précéder tout examen de la validité. En revanche, la doctrine de la promesse oblige les tribunaux, pour qu’ils tranchent la question de l’utilité, à lire tant les revendications que la divulgation pour cerner les promesses potentielles même en l’absence d’ambiguïté dans les revendications. Selon la doctrine, il suffit que l’une de ces promesses ne soit pas réalisée pour qu’il ne soit pas satisfait à la condition d’utilité prévue à l’art. 2  et que le brevet dans son ensemble soit invalide. »

Le Cour Suprême rejette cette théorie, qu’elle juge contraire au texte et à l’esprit de la loi sur les brevets (notre ouvrage, para. 368). Pour la Cour, la théorie n’est pas la bonne méthode pour établir si un brevet a ou non une utilité suffisante.

L’arrêt contient des développements intéressants sur l’origine de la théorie:

« [33] Même si la doctrine de la promesse, dans sa formulation actuelle, a été qualifiée de [traduction] « propre au Canada », elle tire son origine du droit anglais : N. Siebrasse, « The False Doctrine of False Promise » (2013), 29 C.I.P.R. 3.

[34] L’origine de la doctrine remonte au début du 20e siècle au Royaume‑Uni, plus particulièrement aux décisions Hatmaker c. Joseph Nathan & Co. (1919), 36 R.P.C. 231 (H.L.) et Alsop’s Patent (Re) (1907), 24 R.P.C. 733 (Ch.). En Angleterre, cette doctrine était appelée la [traduction] « doctrine de la fausse promesse ». Elle était fondée sur la nature des brevets à cette époque — un droit accordé par la Couronne résultant de l’exercice de la prérogative royale. On a fait valoir qu’une objection pouvait être formulée lorsque la Couronne avait été trompée pour octroyer un brevet. Comme l’a expliqué Norman Siebrasse : [traduction] . . . la doctrine de la fausse promesse repose sur l’opinion selon laquelle l’octroi d’un brevet est une décision discrétionnaire et le brevet est octroyé en fonction de l’ensemble des observations faites par le demandeur dans sa requête à la Couronne. Par conséquent, il n’appartient pas aux tribunaux de remettre en question la décision de la Couronne ni de décider que la Couronne aurait pu octroyer le brevet en se fondant sur un examen moins poussé, simplement parce que la cour aurait confirmé ce brevet en se fondant sur un tel examen. [p. 17]

[35] En conséquence, c’est la [traduction] « réticence des tribunaux à mettre en doute l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Couronne » qui a été à l’origine de la doctrine de la promesse en droit anglais et qui l’a justifiée : Siebrasse, p. 17; Bloxam c. Elsee (1827), 6 B. & C. 169, 108 E.R. 415 (K.B.). Bien que la doctrine de la fausse promesse n’existe plus en droit anglais, elle existe maintenant dans la jurisprudence des cours fédérales en tant que doctrine de la « promesse du brevet ».

L’effet principal de cette décision est de faciliter l’accès à la protection, notamment pour les inventions dans le domaine pharmaceutique.

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