Etats-Unis. Marques. La marque « Google » n’est pas dévenue générique

La Cour Suprême vient de refuser un appel de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale du 9ème circuit le 17 mars dernier dans l’affaire Elliott v. Google, Inc. (No. 15-15809 (9th Cir. 2017), jugement modifié le 14 juin 2017, accessible sous sa forme modifiée ici), qui avait rejeté une demande en annulation de la marque Google fondée sur un prétendu caractère générique (claim of genericness). Etait ici en cause l’utilisation du terme « google » comme verbe signifiant « chercher sur l’Internet ».

Le demandeur avait déposé plusieurs noms de domaine contenant le terme « google ». Ces noms de domaines avaient été transférés à Google à la suite d’une procédure UDRP devant le National Arbitration Forum. Le demandeur avait par la suite saisi une Cour de district en annulation de la marque sur le fondement du paragraphe 1064(3) du Lanham Act (15 U.S.C. § 1064(3)), qui dispose (traduction OMPI):

« 1064. Une requête en radiation de l’enregistrement d’une marque, dûment motivée, peut être présentée (…) en tout temps si la marque enregistrée devient le nom générique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou d’une partie d’entre eux (…). Si la marque enregistrée devient le nom générique de moins de la totalité des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une requête en radiation de l’enregistrement peut être présentée uniquement pour ces produits ou services. Une marque enregistrée n’est pas réputée être le nom générique de produits ou services pour le seul motif qu’elle est aussi utilisée comme nom d’un produit ou service unique en son genre ou pour l’identifier. Le critère servant à déterminer si la marque enregistrée est devenue le nom générique de produits ou services sur ou pour lesquels elle a été utilisée est le sens premier de la marque enregistrée pour les membres du public concerné plutôt que la motivation des acquéreurs; »

Comme la Cour de district, la Cour d’appel avait relevé, d’une part que  le caractère générique devait s’apprécier au regard de biens ou de services (dans notre cas un moteur de recherche), et non pas au regard de l’acte de chercher sur l’Internet, et d’autre part, que l’utilisation de la marque sous forme de verbe ne suffisait pas à établir un usage à titre générique. Jugé que le demandeur n’apportait pas la preuve que le public concerné utilise le mot « google » comme un nom générique pour un moteur de recherche sur l’internet et le comprend comme tel. Cette deuxième précision est importante. La jurisprudence dans ce domaine exige en effet que le sens premier du mot dans l’esprit des consommateurs soit le produit, et non plus le producteur (Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co., 305 U.S. 111, 118 (1938)).

 

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