Etats-Unis. Marques. Conflit entre une marque et le titre d’une série

Par un arrêt du 16 novembre 2017 dans l’affaire Twentieth Century Fox and Fox Broadcasting v. Empire Distribution (No. 16-55577, D.C. No. 2:15-cv-02158-PA-FFM) , la Cour d’appel pour le 9ème circuit fédéral a jugé que le titre de la série « Empire » produite par Twentieth Century Fox Television ne constituait pas la contrefaçon d’une marque déposée « Empire ».

Le demandeur à l’action, Empire Distribution, qui détient la marque « Empire », est un label de disques de hip hop, rap et R&B fondé en 2010. Le sujet de la série « Empire », produite et diffusée par les défenderesses, évolue autour d’un producteur de hip hop commercialisé sous le label « Empire Enterprises ». En l’espèce, la Cour d’appel applique le test développé en matière de titres d’oeuvres par la Cour d’appel du Second circuit fédéral dans la décision Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) (V. également Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 900(9th Cir. 2002)). Ce test consiste à déterminer  (a) si le titre présente une relation avec le contenu de l’oeuvre, et (b) s’il n’a pas pour objet de créer une confusion auprès des consommateur. La contrefaçon est écartée si ces deux conditions sont satisfaites. Pour la Cour, qui confirme sur ce point le jugement de la Cour de district, en l’espèce les deux branches du test sont satisfaites :

« In this case, Fox used the common English word “Empire” for artistically relevant reasons: the show’s setting is New York, the Empire State, and its subject matter is a music and entertainment conglomerate, “Empire Enterprises,” which is itself a figurative empire. Because we cannot say that Fox’s use of the “Empire” mark “has no artistic relevance to the underlying work whatsoever,” the first prong of the Rogers test is satisfied.
(…)
To fail the second prong of the Rogers test, “[i]t is key. . .that the creator must explicitly mislead consumers.” Brown, 724 F.3d at 1245. We must ask not only about the likelihood of consumer confusion but also “whether there was an ‘explicit indication,’ ‘overt claim,’ or ‘explicit misstatement’ that caused such consumer confusion.” Id. (quoting Rogers, 875 F.2d at 1001). As “the use of a mark alone is not enough to satisfy this prong of the Rogers test,” id., Fox’s Empire show, which contains no overt claims or explicit references to Empire Distribution, is not explicitly misleading, and it satisfies the second Rogers prong. »
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