Etats-Unis. Copyright. Disney c. Redbox. Revente de droits de téléchargement dissociés d’ensembles DVD/Blu-Ray. Epuisement des droits. Copyright misuse (abus de copyright)

La Cour de district pour le District central de Californie a rendu le 20 février 2018 une ordonnance remarquée dans l’affaire Disney v. Redbox automated Retail (Case No. CV 17-08655 DDP, accessible ici), par laquelle elle relève notamment un abus de copyright (copyright misuse) de Disney lié à certaines interdictions d’usage ou de transfert de versions numériques de ses films. Il s’agit d’une première défaite de Disney dans un dossier qui présente des enjeux importants pour la distribution des copies numériques d’oeuvres.

L’ordonnance porte sur une demande d’injonction préliminaire formée par Disney Enterprises et d’autres sociétés du groupe Disney contre la société de vente et de location de films Redbox Automated Retail, dans le cadre d’une affaire portant sur l’utilisation faite par Redbox de produits vendus par Disney combinant un DVD et un Blu-Ray du même film, ainsi qu’un code permettant le téléchargement d’une copie du film (« combo packs »). En l’espèce, la société Redbox, qui n’a pas conclu de contrat de distribution avec Disney, achetait dans le commerce des combo packs de Disney, séparait les Blu-Ray des DVD, ainsi que le code de téléchargement, qu’elle offrait par la suite à la vente de manière séparée (pour 7$99, soit un prix inférieur à celui pratiqué par Disney pour ses Blu-Ray, DVD et copies numériques commercialisées), et ce, en dépit de l’interdiction apposée par Disney sur l’emballage de ses produits.

Disney avait alors assigné Redbox devant la Cour de district en novembre 2017, au motif que la revente des codes de téléchargement (a) constitue une incitation à la contrefaçon (contributory infringement), dans la mesure où elle encourage les utilisateurs à faire des reproductions non autorisées des oeuvres de Disney, (b) constitue une violation du contrat conclu entre Disney et Redbox à l’occasion de l’achat par Redbox des combo packs, et (c) viole les lois de Californie sur la publicité trompeuse et la concurrence déloyale. Disney avait ensuite formé cette demande d’injonction préliminaire interdisant notamment à  Redbox de vendre ou de transférer les codes de téléchargement.

On rappellera à ce stade qu’une injonction préliminaire n’est accordée qu’à des conditions assez strictes. Notamment, le demandeur doit démontrer qu’il a une chance raisonnable de prévaloir au fond (likelihood / fair chance of success on the merits) et qu’il subirait un dommage irréparable (irreparable harm) à défaut d’injonction (pp. 5 et 6 de l’ordonnance).

La Cour aborde en premier lieu (pp. 6-13) le grief de violation, par Redbox, du contrat qui lierait cette dernière, en tant qu’acheteur des combo packs, à Disney, consistant dans la mention « les codes [de téléchargement] ne peuvent être vendus ni transférés » apposée sur l’emballage.  La Cour considère que la question revient à se demander si cette interdiction constitue, à la manière des licences shrink-wrap ou box-top de logiciels, une licence valable, et si la décision prise par Redbox d’ouvrir l’emballage du pack constitue une acceptation de cette licence. Pour la Cour, qui s’appuie sur la jurisprudence rendue en matière de logiciels (et notamment l’arrêt de la Cour d’appel pour le 9ème circuit dans l’affaire Norcia v. Samsung Telecoms, 845 F.3d 1279, 9th Cic. 2017), la mention  apposée sur l’emballage ne constitue pas une licence: d’une part, car Disney n’indique pas que l’ouverture du conditionnement constitue une acceptation d’autres restrictions; d’autre part, car la seule mention de l’interdiction ne constitue pas une licence. En outre, elle relève que les conditions posées par la jurisprudence en matière de logiciels pour une acceptation de ce type de licences ne sont pas remplies:

« Unlike the box-top language in Lexmark [421 F. 3d 981, 9th cir., 2005] Disney’s phrase does not identify the existence of a license offer in the first instance, let alone identify the nature of any consideration, specify any means of acceptance, or indicate that the consumer’s decision to open the box will constitute assent. In the absence of any such indications that an offer was being made, Redbox’s silence cannot reasonably be interpreted as assent to a restrictive license »

Sur la question de l’incitation à la contrefaçon (contributory infringement), la Cour relève tout d’abord que la faculté de télécharger une copie du film sur le service de Disney s’inscrit dans le cadre d’une licence de téléchargement écrite qui n’autorise le téléchargement que par l’acheteur du produit, et qui interdit la revente du code de téléchargement. Le téléchargement en  violation de cette licence entraîne, selon Disney, violation de son copyright. La Cour ne semble pas contester le principe d’une contrefaçon par violation des termes d’une licence restrictive d’usage (sans pour autant aborder le point en détail). Cependant, pour sa défense Redbox invoquait la doctrine de copyright misuse (abus du copyright), qui permet, dans le cadre d’une défense à une action en contrefaçon, de sanctionner le comportement d’un titulaire du copyright qui abuse de son copyright pour obtenir une protection au-delà des limites de son monopole (sur cette doctrine et la doctrine de patent misuse, voir notre ouvrage, paragraphes n°37, 243 et 361). La Cour suit Redbox sur ce point, et considère que les termes de la licence de téléchargement, qui impliquent un téléchargement par le seul propriétaire du pack acheté, entre en conflit avec le principe d’épuisement des droits inscrit au paragraphe 109(a) du Copyright Act. En effet, pour la Cour les utilisateurs ne peuvent accéder au contenu numérique sans renoncer à leur droit garanti par la loi de revendre comme bon leur semble les exemplaires achetés. Dès lors, l’utilisation faite par Disney du copyright dans les exemplaires contredit l’intérêt public consacré par le Copyright Act, et constitue un abus de copyright. En conséquence, Disney ne démontre pas non plus des chances raisonnables de succès au fond sur la question de l’incitation à la contrefaçon.

A noter que la Cour adresse également (p. 19-24), orbiter dicta, mais de manière détaillée, la question de l’épuisement des droits, en confirmant qu’elle n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un téléchargement de copies numériques (suivant en cela Capitol Records v. ReDigi, 934 F. Supp. 2d 640 (SDNY 2013)). Elle rejette donc sur ce point l’argumentation proposée par Redbox.

Enfin, la Cour rejette également les arguments de Disney fondés sur la responsabilité civile (tort d’incitation à la violation d’une obligation contractuelle), la publicité trompeuse et la concurrence déloyale (p. 24-25). Elle relève notamment que ces demandes, peu développées, dépendent largement de la validité des restrictions d’usage et de transfert stipulées par Disney.

Cette ordonnance interlocutoire ne vide pas le contentieux entre les parties. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier. La prochaine audience est prévue pour le 5 mars prochain. La Cour devra statuer sur une demande de rejet de l’action de Disney formulée par Redbox.

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