Brexit: focus sur les marques et les dessins et modèles communautaires (et sur l’épuisement des droits)

(1) Le 29 mars approche, et force est de constater que personne ne sait quelle forme prendra le brexit, ni si la date de sortie prévue sera maintenue. Le brexit pourrait par ailleurs aussi bien se transformer en bremain, auquel cas cet article n’aura, comme tout le reste, été qu’une perte de temps et d’énergie (très relative nous concernant). En attendant, il faut se résigner à examiner les conséquences de la sortie. L’agitation a été forte dans les milieux de la propriété intellectuelle, notamment autour du sort réservé aux protections communautaires (marques et dessins et modèles communautaires principalement). Les récents développements donnent des indications désormais assez précises sur le régime post brexit de ces protections, et sur la question plus générale de l’épuisement des droits. Il est donc important de faire le point sur ces questions. Nous n’aborderons ici que les marques et des dessins et modèles communautaires, en renvoyant pour le surplus (notamment s’agissant des protections communautaires des obtentions végétales et des appellations d’origine) aux termes du projet d’accord de sortie de novembre 2018 (disponible ici).

Si l’on s’en tient à l’hypothèse d’un brexit, on sait que deux possibilités sont ouvertes :

La première est celle d’un brexit avec accord (renégocié). Dans cette hypothèse, s’agissant de la propriété intellectuelle on peut désormais raisonnablement se reporter au projet d’accord de sortie arrêté en novembre 2018 (toujours ici), qui contient des clauses sur la propriété intellectuelle dans ses articles 54 à 61. L’accord, on le sait, a été rejeté par le Royaume-Uni sur la question de l’Irlande, mais dans le cadre d’une renégociation (en cours ?) de cet accord, il est peu probable que les clauses de propriété intellectuelle précitées soient modifiées. Or ces dispositions mettent notamment en place un mécanisme intéressant de « clonage » automatique des protections communautaires précitées dans l’ordre interne, que nous allons décrire plus précisément.

La seconde possibilité, tout aussi envisageable, est celle d’un brexit sans accord. Dans ce cas également, les choses sont désormais plus claires. L’approche préconisée est en effet similaire à celle adoptée dans le projet d’accord (principe de clonage des protections communautaires), et a été précisée par le gouvernement anglais dans une dernière communication du 16 janvier 2019 (IP and brexit: the facts). Par ailleurs, plusieurs projets de décrets (regulations) sont actuellement en cours d’examen:

La question des marques communautaires est abordée dans les trademark exit regulations, qui confirment le mécanisme annoncé par le projet d’accord de sortie. On en notera que les solutions de ce texte auront vocation à s’appliquer qu’il y ait accord ou non. A ce stade le projet de décret concernant les dessins et modèles n’a pas été publié, mais les solutions seront en principe les mêmes (mutatis mutandis).

Rappelons également que l’EU Withdrawal Act 2018 adopté en juin dernier préserve de manière générale l’acquis des directives et règlements européens en matière de propriété intellectuelle (ce qui n’interdit pas bien sûr des modifications législatives postérieurement au brexit).

Sur ces bases, la situation peut être résumée comme suit :

1) Les droits communautaires enregistrés

Pour les marques communautaires, comme indiqué le régime applicable en cas de brexit (avec ou sans accord) sera défini dans les trademark exit regulations. Ce régime est très complexe, compte tenu de certaines difficultés techniques propres aux marques (les plus courageux liront le texte des regulations sur ce point; nous vous conseillons également lecture de l’excellent billet de Rosie Burbidge sur IPKAT « Brexit and Brands: 77 days to go« ). A ce stade aucun texte n’a été présenté en matière de dessins et modèles, mais le régime devrait être similaire.

Le principe posé pour les deux formes de protection (marques et dessins et modèles) est celui du clonage des droits existants à la date du brexit : ces droits seront maintenus au Royaume-Uni au travers d’une conversion (automatique, sans examen, et en principe gratuite) en droits nationaux équivalents (maintien de l’acquis oblige). En matière de marques le clone portera le joli nom de « comparable trade mark (EU) », et les dates de dépôt (et donc de priorité et d’ancienneté) et d’enregistrement seront celles de la marque communautaire clonée. Une possibilité d’opt out sera mise en place, permettant de renoncer à cette conversion (sous réserve d’exceptions, notamment si la marque clonée a été utilisée au Royaume-Uni). Ces principes seront repris (et adaptés) en matière de dessins ou modèles.

Quid des demandes en cours d’examen ? Les entreprises ayant déposé une marque ou un dessin communautaire non enregistrés à la date du brexit auront un délai de 9 mois à compter de la date de sortie pour déposer une demande au Royaume-Uni pour une protection similaire, qui retiendra la date du dépôt européen. La priorité devra être revendiquée. Le dépôt sera payant, au tarif standard applicable au Royaume-Uni. Des solutions seront également recherchées pour les marques et modèles déposés sous les arrangements de Madrid et de La Haye.

Le droit de représentation des conseils britanniques devant l’office européen sera maintenu pour les procédures en cours.

Bien évidemment, le brexit marquera la fin des injonctions paneuropéennes dont les tribunaux anglais se sont fait une spécialité.

2) Les dessins et modèles communautaires non enregistrés 

S’agissant des dessins et modèles communautaires non enregistrés, les droits existants seront convertis dans un nouveau droit correspondant au Royaume-Uni, annoncé par le gouvernement, le UK supplementary unregistered design right.  Ce droit, à ne pas confondre avec l’unregistered design right (protection spécifique et plus longue propre au Royaume-Uni), sera conféré automatiquement aux titulaires du droit communautaire sur un dessin ou modèle divulgué sur le territoire de l’un des 27 membres avant le brexit. A partir de la date de sortie, le nouveau droit ne sera accordé qu’en cas de première divulgation au Royaume-Uni. Précisions qu’à ce jour la protection par l’unregistered design right est ouverte aux résidents de l’UE et dans l’hypothèse d’une première commercialisation sur le territoire de l’UE (CDPA 1988, s. 217 et 220). On imagine que cette condition sera modifiée.

3) L’épuisement des droits

La question est ici plus large, et concerne l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. En matière d’épuisement des droits dans les deux cas (accord ou pas), le Royaume-Uni continuera à appliquer le régime d’épuisement applicable dans le cadre de l’EEE. En conséquence, le brexit n’affectera pas les règles d’importation des biens protégés au Royaume-Uni. Par contre, des restrictions à l’importation parallèle de biens à partir du Royaume-Uni vers l’EEE pourront s’appliquer. Le gouvernement britannique étudie actuellement la possibilité d’une intervention dans ce domaine, et au regard de secteurs spécifiques. Ce qui n’est pas, à la réflexion, une mauvaise idée: le consommateur britannique bénéficiera d’importations parallèles au meilleur prix en provenance d’une zone aux conditions économiques comparables – donc dans des conditions concurrentielles acceptables pour l’industrie nationale, mais certains secteurs pourront bénéficier d’une protection leur permettant de pénétrer le marché continental en pratiquant des prix faibles sans crainte d’une réimportation de leurs produits…

 

(1) Ce billet est tiré d’une courte présentation faite dans le cadre de la journée FNDE Dessins & Modèles le 7 février dernier.

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