Etats-Unis. Marques. La marque « Google » n’est pas dévenue générique

Etats-Unis, Marques, Non classé

La Cour Suprême vient de refuser un appel de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale du 9ème circuit le 17 mars dernier dans l’affaire Elliott v. Google, Inc. (No. 15-15809 (9th Cir. 2017), jugement modifié le 14 juin 2017, accessible sous sa forme modifiée ici), qui avait rejeté une demande en annulation de la marque Google fondée sur un prétendu caractère générique (claim of genericness). Etait ici en cause l’utilisation du terme « google » comme verbe signifiant « chercher sur l’Internet ».

Le demandeur avait déposé plusieurs noms de domaine contenant le terme « google ». Ces noms de domaines avaient été transférés à Google à la suite d’une procédure UDRP devant le National Arbitration Forum. Le demandeur avait par la suite saisi une Cour de district en annulation de la marque sur le fondement du paragraphe 1064(3) du Lanham Act (15 U.S.C. § 1064(3)), qui dispose (traduction OMPI):

« 1064. Une requête en radiation de l’enregistrement d’une marque, dûment motivée, peut être présentée (…) en tout temps si la marque enregistrée devient le nom générique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou d’une partie d’entre eux (…). Si la marque enregistrée devient le nom générique de moins de la totalité des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une requête en radiation de l’enregistrement peut être présentée uniquement pour ces produits ou services. Une marque enregistrée n’est pas réputée être le nom générique de produits ou services pour le seul motif qu’elle est aussi utilisée comme nom d’un produit ou service unique en son genre ou pour l’identifier. Le critère servant à déterminer si la marque enregistrée est devenue le nom générique de produits ou services sur ou pour lesquels elle a été utilisée est le sens premier de la marque enregistrée pour les membres du public concerné plutôt que la motivation des acquéreurs; »

Comme la Cour de district, la Cour d’appel avait relevé, d’une part que  le caractère générique devait s’apprécier au regard de biens ou de services (dans notre cas un moteur de recherche), et non pas au regard de l’acte de chercher sur l’Internet, et d’autre part, que l’utilisation de la marque sous forme de verbe ne suffisait pas à établir un usage à titre générique. Jugé que le demandeur n’apportait pas la preuve que le public concerné utilise le mot « google » comme un nom générique pour un moteur de recherche sur l’internet et le comprend comme tel. Cette deuxième précision est importante. La jurisprudence dans ce domaine exige en effet que le sens premier du mot dans l’esprit des consommateurs soit le produit, et non plus le producteur (Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co., 305 U.S. 111, 118 (1938)).

 

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Royaume-Uni. Droit sur les bases de données. Un PDF peut constituer une base de données.

Internet, logiciels, Royaume-Uni

La High Court a rendu une décision intéressante sur la protection des bases de données par un arrêt du 24 août  2017 dans l’affaire Technomed Ltd & Anor v Bluecrest Health Screening Ltd & Anor ([2017] EWHC 2142 (Ch)). L’affaire, qui portait à la fois sur le droit sui generis et la protection par copyright, concernait l’utilisations de données et diagrammes relatifs à l’interprétation d’électrocardiogrammes. La High court entre en voie de condamnation sur ces deux fondements. On relèvera qu’elle juge, en particulier, qu’une base de donnée incluse dans un PDF constitue bien une base de données protégeable au sens du droit sui generis:

« The informative values are not affected. In my judgment, the use to which the Database can be put (and indeed was put by the defendants) is no different to a telephone book (where accessing a name carries with it an address and a phone number) or a list of football features. I do not accept that a pdf document cannot be a database for these purposes. Clearly, the contents of the pdf can be accessed, either through electronic conversion, through digital character recognition, or old-fashioned reading or re-typing. » (point 69)

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Royaume-Uni. Menaces d’actions infondées. Entrée en vigueur de l’Unjustified Threats Act 2017. Portée territoriale.

Brevets, Dessins et modèles, Marques, Royaume-Uni

L’Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017, dont nous avons déjà rendu en mai dernier (ici), est entré en vigueur le 1er octobre dernier. La loi s’applique aux messages adressés postérieurement à cette date. A noter qu’elle s’appliquera également aux messages en provenance de l’étranger, et pourquoi pas, de France, lorsque l’acte contrefaisant invoqué (objet de la menace d’action) est commis sur le territoire du Royaume-Uni (donc sur le fondement d’un titre valable au Royaume-Uni). A noter que dans ce cas la loi s’applique même si l’action concernée doit être intentée à l’étranger*. D’où l’intérêt de connaître cette législation. Un petit guide à destination des praticiens a été publié sur le site IPKAT.

* Pour les brevets, s.70(1) du Patents Act: « A communication contains a “threat of infringement proceedings” if a reasonable person in the position of a recipient would understand from the communication that: (a) a patent exists, and (b) a person intends to bring proceedings (whether in a court in the United Kingdom or elsewhere) against another person for infringement of the patent by:(i) an act done in the United Kingdom, or (ii) an act which, if done, would be done in the United Kingdom. » (même texte pour les marques déposées et les dessins et modèles)

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Canada. La Cour Suprême valide une injonction mondiale contre Google

Canada, General, Internet

Nous rendons compte avec un peu de retard de l’arrêt rendu par la Cour Suprême du Canada le 27 juin dernier dans l’affaire Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. (2017 CSC 34). La Cour Suprême, par une décision à 7 contre 9, y confirme une injonction de portée mondiale prononcée contre Google aux fins de déréférencement d’un site proposant des produits contrefaisants.  Pour la Cour, la portée internationale de l’injonction se justifie par la nature même de l’Internet:

« Lorsqu’il faut assurer l’efficacité de l’injonction, un tribunal peut accorder une injonction dictant une conduite à adopter n’importe où dans le monde. Le problème en l’espèce se pose en ligne et à l’échelle mondiale. L’Internet n’a pas de frontières — son habitat naturel est mondial. La seule façon de s’assurer que l’injonction interlocutoire atteint son objectif est de la faire appliquer là où Google exerce ses activités, c’est à dire mondialement. Si l’injonction se limitait au Canada seulement ou à google.ca, la réparation ne pourrait pas empêcher comme il se doit le préjudice irréparable, car les acheteurs à l’extérieur du Canada pourraient facilement continuer à acheter des produits sur les sites Web de D [le distributeur contrefacteur] et les acheteurs canadiens pourraient trouver ces sites même si ceux ci ont été délistés de google.ca. »

Selon la Cour, le comportement du défendeur et le rôle joué par Google en l’espèce jouent également en faveur d’une confirmation de l’ordonnance:

« D et ses représentants ont fait abstraction de toutes les ordonnances judiciaires antérieures prononcées contre eux, ont quitté la Colombie Britannique et continuent d’exploiter leur entreprise à partir d’endroits inconnus à l’extérieur du Canada. E [victime des actes de contrefaçon] a cherché à localiser D, mais avec peu de succès. D ne doit sa survie — au détriment de celle d’E — qu’au moteur de recherche de Google, lequel dirige les clients potentiels vers ses sites Web. Ces circonstances font en sorte que Google a joué un rôle déterminant en permettant au préjudice de se produire. Tout bien considéré, puisqu’une injonction mondiale est la seule façon efficace de réduire le préjudice causé à E jusqu’à l’issue du procès — la seule façon, en fait, de préserver E elle même jusqu’à ce que le litige sous jacent soit réglé — et puisque le préjudice subi par Google en contrepoids est minime, voire inexistant, l’injonction interlocutoire devrait être confirmée. »

On notera que la Cour écarte également en l’espèce les arguments de Google fondés sur le respect du principe de « courtoisie international » (international comity, qui implique notamment la prise en compte des intérêts ou de la législation des autres pays concernés), en préservant cependant son application dans certains cas.

« L’argument de Google selon lequel une injonction mondiale contrevient au principe de la courtoisie internationale parce qu’il est possible que l’ordonnance ne puisse pas être accordée dans un autre pays ou que Google viole les lois de ce pays en se conformant à celle ci est théorique. Si Google dispose d’éléments de preuve démontrant que, pour se conformer à une telle injonction, elle doit contrevenir aux lois d’un autre pays, et notamment porter atteinte à la liberté d’expression, elle peut toujours demander aux tribunaux de la Colombie Britannique de modifier l’ordonnance interlocutoire en conséquence. Jusqu’à maintenant, Google n’a pas présenté une telle demande. En l’absence d’un fondement de preuve, et compte tenu du droit de Google de demander une ordonnance de rectification, il n’est pas équitable de refuser d’accorder à E la portée extraterritoriale dont elle a besoin pour rendre la réparation efficace, ou même de lui imposer le fardeau de démontrer où — pays par pays — une telle ordonnance est légalement autorisée. »

 

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Etats-Unis. Disposition interdisant l’enregistrement des marques dénigrantes jugée inconstitutionnelle

Etats-Unis, Marques

Par un arrêt rendu le 19 juin dernier dans l’affaire Matal V. Tam (82 U.S. ___ (2017)  la Cour Suprême des Etats-Unis a jugé inconstitutionnelle la disposition de loi fédérale sur les marques qui prohibe l’enregistrement des marques dénigrantes. Cette interdiction est  inscrite au paragraphe 1052(a) du Chapitre 15 du Code fédéral (15 U.S.C. §1052(a)), qui dispose :

« 1052. Une marque permettant de distinguer les produits du déposant de ceux des tiers n’est refusée à l’enregistrement au registre principal en raison de sa nature que si
a) elle se compose, en tout ou en partie, d’éléments immoraux, trompeurs ou scandaleux, ou propres à dénigrer des personnes vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, à suggérer faussement un rapport avec ceux-ci, à les faire mépriser ou à les discréditer, ou encore d’une indication géographique qui, lorsqu’elle est utilisée pour des vins ou spiritueux, désigne un lieu autre que le lieu d’origine des produits, et qui est utilisée pour la première fois pour des vins ou spiritueux par le déposant un an au moins après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC [défini à l’article 3501.9) du titre 19] entre en vigueur à l’égard des États-Unis d’Amérique; »

En l’espèce, le chanteur du groupe « The Slants » (Voir photo et lien), expression qui en argot pourrait se traduite par « les bridés » (étant précisé que les membres du groupe sont issus de la communauté d’origine asiatique), avait déposé la marque correspondante, et s’était vu opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de ce texte. La Cour confirme que la disposition en cause s’applique, aux delà des marques visant une personne déterminée, aux marques qui dénigrent les membres d’un groupe racial ou ethnique. Elle juge cependant que cette disposition viole le Premier amendement à la Constitution (liberté d’expression), dans la mesure où un discours ne peut être banni pour la seule raison qu’il exprime une idée choquante:

« Speech that demeans on the  basis of race, ethnicity, gender, religion, age, disability, or  any other similar ground is hateful; but the proudest boast  of our free speech jurisprudence is that we protect the freedom to express “the thought that we hate.”  United States v. Schwimmer, 279 U. S. 644, 655 (1929) (Holmes,  J., dissenting). »

La Cour relève également le caractère trop large de la disposition, eu égard à l’objectif poursuivi:

« the disparagement  clause  is  not  “narrowly  drawn”  to  drive  out  trademarks that support invidious discrimination.  The  clause reaches any trademark that disparages any person, group, or institution.  It applies to trademarks like the  following:  “Down  with  racists,”  “Down  with  sexists,”  “Down with homophobes.”  It is not an anti-discrimination  clause; it is a happy-talk clause.  In this way, it goes much further than is necessary to serve the interest asserted. 

The clause is far too broad in other ways as well.  The clause protects every person living or dead as well as every  institution.  Is  it  conceivable  that  commerce  would  be  disrupted by a trademark saying: “James Buchanan was a disastrous president” or “Slavery is an evil institution”?  There is also a deeper problem with the argument that commercial  speech  may  be  cleansed  of  any  expression likely to cause offense.  The commercial market is well  stocked  with  merchandise  that  disparages  prominent  figures and groups, and the line between commercial and  non-commercial speech is not always clear, as this case  illustrates.  If affixing the commercial label permits the  suppression of any speech that may lead to political or social “volatility,” free speech would be endangered. »

 

 

 

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