La Cour de district pour le District central de Californie a rendu le 20 février 2018 une ordonnance remarquée dans l’affaire Disney v. Redbox automated Retail (Case No. CV 17-08655 DDP, accessible ici), par laquelle elle relève notamment un abus de copyright (copyright misuse) de Disney lié à certaines interdictions d’usage ou de transfert de versions numériques de ses films. Il s’agit d’une première défaite de Disney dans un dossier qui présente des enjeux importants pour la distribution des copies numériques d’oeuvres.

L’ordonnance porte sur une demande d’injonction préliminaire formée par Disney Enterprises et d’autres sociétés du groupe Disney contre la société de vente et de location de films Redbox Automated Retail, dans le cadre d’une affaire portant sur l’utilisation faite par Redbox de produits vendus par Disney combinant un DVD et un Blu-Ray du même film, ainsi qu’un code permettant le téléchargement d’une copie du film (« combo packs »). En l’espèce, la société Redbox, qui n’a pas conclu de contrat de distribution avec Disney, achetait dans le commerce des combo packs de Disney, séparait les Blu-Ray des DVD, ainsi que le code de téléchargement, qu’elle offrait par la suite à la vente de manière séparée (pour 7$99, soit un prix inférieur à celui pratiqué par Disney pour ses Blu-Ray, DVD et copies numériques commercialisées), et ce, en dépit de l’interdiction apposée par Disney sur l’emballage de ses produits.

Disney avait alors assigné Redbox devant la Cour de district en novembre 2017, au motif que la revente des codes de téléchargement (a) constitue une incitation à la contrefaçon (contributory infringement), dans la mesure où elle encourage les utilisateurs à faire des reproductions non autorisées des oeuvres de Disney, (b) constitue une violation du contrat conclu entre Disney et Redbox à l’occasion de l’achat par Redbox des combo packs, et (c) viole les lois de Californie sur la publicité trompeuse et la concurrence déloyale. Disney avait ensuite formé cette demande d’injonction préliminaire interdisant notamment à  Redbox de vendre ou de transférer les codes de téléchargement.

On rappellera à ce stade qu’une injonction préliminaire n’est accordée qu’à des conditions assez strictes. Notamment, le demandeur doit démontrer qu’il a une chance raisonnable de prévaloir au fond (likelihood / fair chance of success on the merits) et qu’il subirait un dommage irréparable (irreparable harm) à défaut d’injonction (pp. 5 et 6 de l’ordonnance).

La Cour aborde en premier lieu (pp. 6-13) le grief de violation, par Redbox, du contrat qui lierait cette dernière, en tant qu’acheteur des combo packs, à Disney, consistant dans la mention « les codes [de téléchargement] ne peuvent être vendus ni transférés » apposée sur l’emballage.  La Cour considère que la question revient à se demander si cette interdiction constitue, à la manière des licences shrink-wrap ou box-top de logiciels, une licence valable, et si la décision prise par Redbox d’ouvrir l’emballage du pack constitue une acceptation de cette licence. Pour la Cour, qui s’appuie sur la jurisprudence rendue en matière de logiciels (et notamment l’arrêt de la Cour d’appel pour le 9ème circuit dans l’affaire Norcia v. Samsung Telecoms, 845 F.3d 1279, 9th Cic. 2017), la mention  apposée sur l’emballage ne constitue pas une licence: d’une part, car Disney n’indique pas que l’ouverture du conditionnement constitue une acceptation d’autres restrictions; d’autre part, car la seule mention de l’interdiction ne constitue pas une licence. En outre, elle relève que les conditions posées par la jurisprudence en matière de logiciels pour une acceptation de ce type de licences ne sont pas remplies:

« Unlike the box-top language in Lexmark [421 F. 3d 981, 9th cir., 2005] Disney’s phrase does not identify the existence of a license offer in the first instance, let alone identify the nature of any consideration, specify any means of acceptance, or indicate that the consumer’s decision to open the box will constitute assent. In the absence of any such indications that an offer was being made, Redbox’s silence cannot reasonably be interpreted as assent to a restrictive license »

Sur la question de l’incitation à la contrefaçon (contributory infringement), la Cour relève tout d’abord que la faculté de télécharger une copie du film sur le service de Disney s’inscrit dans le cadre d’une licence de téléchargement écrite qui n’autorise le téléchargement que par l’acheteur du produit, et qui interdit la revente du code de téléchargement. Le téléchargement en  violation de cette licence entraîne, selon Disney, violation de son copyright. La Cour ne semble pas contester le principe d’une contrefaçon par violation des termes d’une licence restrictive d’usage (sans pour autant aborder le point en détail). Cependant, pour sa défense Redbox invoquait la doctrine de copyright misuse (abus du copyright), qui permet, dans le cadre d’une défense à une action en contrefaçon, de sanctionner le comportement d’un titulaire du copyright qui abuse de son copyright pour obtenir une protection au-delà des limites de son monopole (sur cette doctrine et la doctrine de patent misuse, voir notre ouvrage, paragraphes n°37, 243 et 361). La Cour suit Redbox sur ce point, et considère que les termes de la licence de téléchargement, qui impliquent un téléchargement par le seul propriétaire du pack acheté, entre en conflit avec le principe d’épuisement des droits inscrit au paragraphe 109(a) du Copyright Act. En effet, pour la Cour les utilisateurs ne peuvent accéder au contenu numérique sans renoncer à leur droit garanti par la loi de revendre comme bon leur semble les exemplaires achetés. Dès lors, l’utilisation faite par Disney du copyright dans les exemplaires contredit l’intérêt public consacré par le Copyright Act, et constitue un abus de copyright. En conséquence, Disney ne démontre pas non plus des chances raisonnables de succès au fond sur la question de l’incitation à la contrefaçon.

A noter que la Cour adresse également (p. 19-24), orbiter dicta, mais de manière détaillée, la question de l’épuisement des droits, en confirmant qu’elle n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un téléchargement de copies numériques (suivant en cela Capitol Records v. ReDigi, 934 F. Supp. 2d 640 (SDNY 2013)). Elle rejette donc sur ce point l’argumentation proposée par Redbox.

Enfin, la Cour rejette également les arguments de Disney fondés sur la responsabilité civile (tort d’incitation à la violation d’une obligation contractuelle), la publicité trompeuse et la concurrence déloyale (p. 24-25). Elle relève notamment que ces demandes, peu développées, dépendent largement de la validité des restrictions d’usage et de transfert stipulées par Disney.

Cette ordonnance interlocutoire ne vide pas le contentieux entre les parties. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier. La prochaine audience est prévue pour le 5 mars prochain. La Cour devra statuer sur une demande de rejet de l’action de Disney formulée par Redbox.

(Source IPKAT) Par un jugement partiel du 15 février 2018 sans l’affaire Goldman v. Breitbart News Network (Case 1:17-cv-03144-KBF, disponible ici), la Cour fédérale de district pour le District Sud de New York a jugé que l’intégration dans une page web, au travers d’un hyperlien, d’un tweet comprenant une photographie, donne prise au droit exclusif de présentation publique consacré par le Copyright Act, même lorsque l’image est hébergée sur un serveur appartenant et exploité par un tiers (Twitter). Elle rejette ainsi l’application du « test du serveur » (server test), appliqué notamment dans le neuvième circuit, qui écarte la responsabilité pour contrefaçon en cas de reprise par hyperlien d’un contenu hébergé sur un site tiers.
En l’espèce, M. Goldman est l’auteur d’une photographie d’un joueur de football américain très connu aux Etats-Unis, postée à l’origine sur Snapchat puis reprise sur Reddit, Twitter et les sites des défenderesses (« Breitbart »). Ces dernières ont intégré les tweets concernés sur des pages de leurs sites comprenant des articles en rapport avec ce sportif. M. Goldman, prétendant qu’il n’avait jamais communiqué publiquement ni donné en licence sa photographie, avait alors assigné Breitbart en contrefaçon de copyright, sur le fondement du paragraphe 106(5) du Copyright Act. Cette section consacre un droit de présentation publique ou d’exposition (« droit de présenter en public l’oeuvre protégée ») distinct du droit de représentation, en faveur des auteurs d’oeuvres littéraires, musicales, dramatiques, et artistiques (à l’exception, pour ces dernières, des oeuvres d’architecture) (V. notre ouvrage, n°212). En l’espèce, avec l’accord des parties la Cour de district avait divisé le procès en deux phases: la première portant sur la possible violation du droit exclusif de présentation publique, et la seconde sur la responsabilité et les défenses soulevées par les défenderesses. Le jugement dont nous rendons compte est partiel, et ne porte que sur la première question.
Sur ce point, on se souvient que la Cour d’appel fédérale pour le 9ème circuit avait jugé dans son arrêt Perfect 10 (Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)) que la présentation d’images sur un site Internet constitue une présentation publique. L’affaire concernait le service Google image; en l’espèce, la contrefaçon avait été écartée par application du fair use (V. notre ouvrage, n°224). Cependant la Cour d’appel avait opéré une distinction importante, selon que les images étaient hébergées par Google ou non. Elle avait jugé contrefaisantes les reproductions sous forme de vignettes, hébergées par Google, mais avait écarté la responsabilité de Google pour les images en taille normale, hébergées sur des sites tiers, et accessibles uniquement par hyperliens vers ces sites (in-line linking). Pour sa défense, Breitbart s’appuyait sur cette décision et le test dit du serveur (server test), qu’elle aurait consacré; selon Breitbart aucune responsabilité ne saurait lui être imputée dans la mesure où les tweets litigieux sont hébergés par Twitter. La Cour de district rejette cet argument. Elle relève tout d’abord que si le test du serveur est bien établi dans le neuvième circuit, ce test n’a pas été adopté de manière générale. Il a notamment été rejeté à plusieurs reprises dans le district de New York (qui relève du second circuit fédéral), sur le fondement du droit de distribution, mais également sur celui du droit de présentation publique (Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013)). A noter que la Cour cite un jugement récent dans ce sens d’une Cour fédérale de District du Texas (Leader’s Institute, LLC v. Jackson, 2017 WL 5629514 (N.D. Tex. Nov. 22, 2017)) portant sur la question de la reprise par transclusion (framing) d’un site internet.
La Cour considère ensuite que le server test ne trouve aucun fondement, ni dans le texte du Copyright Act, ni dans ses travaux préparatoires, ni dans la jurisprudence de la Cour Suprême (« the plain language of the Copyright Act, the legislative history undergirding its enactment, and subsequent Supreme Court jurisprudence provide no basis for a rule that allows the physical location or possession of an image to determine who may or may not have “displayed” a work within the meaning of the Copyright Act« ). En outre, la Cour distingue les faits de l’espèce de ceux soumis à la Cour d’appel du 9ème circuit dans l’affaire Perfect 10, et relève que cette dernière a pris en compte deux facteurs importants dans sa décision: le fait que le défendeur opérait un moteur de recherche, et le fait que l’utilisateur faisait le choix actif de cliquer sur une image avant sa « présentation ». Pour la Cour, ces points sont déterminants, et justifient la distinction des deux affaires :

« In this Court’s view, these distinctions are critical. In Perfect 10, Google’s search engine provided a service whereby the user navigated from webpage to webpage, with Google’s assistance. This is manifestly not the same as opening up a favorite blog or website to find a full color image awaiting the user, whether he or she asked for it, looked for it, clicked on it, or not. Both the nature of Google Search Engine, as compared to the defendant websites, and the volitional act taken by users of the services, provide a sharp contrast to the facts at hand. In sum, the Court here does not apply the Server Test. It is neither appropriate to the specific facts of this case, nor, this Court believes, adequately grounded in the text of the Copyright Act. It therefore does not and should not control the outcome here. »

Malgré l’intérêt pratique de cette décision, il faudra attendre également l’autre partie du jugement, qui pourra notamment trancher la question délicate du fair use.

A noter que l’article d’IPKAT contient des développements sur d’autres affaires similaires, ainsi qu’une mise en perspective indispensable avec la jurisprudence européenne dans ce domaine (lien en début d’article).