11 La protection du design industriel aux Etats-Unis

 

 

290._ Plan (et renvoi partiel)_ Les solutions adoptées aux États-Unis en matière de protection des dessins et modèles présentent également de fortes particularités. Nous n’aborderons ici que la protection par copyright et par le droit spécifique, ainsi que deux modes de protection à la portée plus réduite. Nous renvoyons, pour les marques tridimensionnelles ou graphiques, à nos développements sur les marques[1], et pour la responsabilité civile, à nos développements sur la misappropriation[2] et la protection des trade secrets[3]. La protection spécifique du trade dress est également abordée dans le cadre de nos développements sur l’unfair competition[4].

1. La protection par copyright

291._ Une large exclusion des œuvres de l’art appliqué_ Nous avons vu que le Copyright Act prévoit une exclusion très large des œuvres utilitaires du champ de la protection[5]. En conséquence des catégories entières d’œuvres de l’art appliqué, comme les vêtements, les meubles, les formes d’instruments de musique, d’automobiles, d’accessoires divers, sont exclues d’une protection par copyright. Cette exclusion est également renforcée par une exception à effet similaire à la section 51 du Copyright Act anglais, inscrite à la section 113 du Copyright Act[6].

Sous ces réserves, le cumul du copyright portant sur les créations de l’art appliqué (ou sur les éléments de ces œuvres qui échapperaient à l’exclusion) avec les autres modes de protection est possible.

292._ Le cas des œuvres d’architecture_ Les œuvres d’architectures, expressément incluses dans la liste des œuvres protégées en 1990[7], constituent désormais une exception à cette large exclusion des œuvres utilitaires. Cependant, comme nous l’avons vu, elles ont hérité d’un passé peu favorable à leur protection une définition restrictive et quelques limitations spécifiques, autorisant leur représentation graphique et certaines modifications et destructions[8].

2. Le brevet de modèle (design patent)

293._ Présentation / conditions de protection_ Une particularité notable de la protection des dessins ou modèles aux États-Unis d’Amérique est que la protection spécifique est envisagée dans le cadre du droit des brevets. La première loi dans ce domaine, le Patent Act 1842[9], prévoyait ainsi la protection par brevet de « tout dessin ou modèle (design) nouveau et original d’un produit ». Les dessins et modèles sont donc soumis, depuis l’origine, à certaines règles et principes applicables aux brevets d’utilité, et notamment à l’exigence d’activité inventive. La protection, modifiée par le Patent Act 1952, est codifiée au chapitre 35 du Code fédéral[10]. La section 171 précise que « les dispositions du présent titre relatives aux brevets d’invention s’appliquent également aux brevets de modèles, sauf disposition contraire »[11].

Le même texte dispose que « quiconque invente un dessin ou modèle nouveau, original et ornemental pour un produit fabriqué peut obtenir un brevet »[12]. Le dessin ou modèle doit ainsi tout d’abord être destiné à un « produit » (article of manufacture), qui s’entend très largement de tout produit fabriqué par l’homme. Les interfaces graphiques et les icônes de logiciels peuvent ainsi faire l’objet d’un dépôt lorsqu’elles sont associés, lors du dépôt, à un écran[13]. En revanche, une décoration de surface non associée à un produit n’est pas protégeable.

La référence aux dessins ou modèles ornementaux implique que l’apparence ne soit pas uniquement dictée par les aspects utilitaires du produit. Elle emporte donc exclusion des formes exclusivement dictées par la fonction du produit[14]. Le fait qu’un design présentant une apparence différente puisse remplir la même fonction permet de supposer que l’article est ornemental[15].

Le caractère esthétique ou plaisant n’est pas exigé[16]. Le caractère ornemental implique également en principe l’exclusion des dessins ou modèles non visibles lors de l’utilisation normale du produit[17].

La nouveauté est celle applicable en matière de brevets d’utilité, et l’appréciation des antériorités opposables suit logiquement le test de contrefaçon, décrit ci-après.

L’activité inventive est exigée, et s’apprécie de la même façon qu’en matière de brevets, au regard des capacités ordinaires d’un designer du domaine concerné, et sous réserve d’une appréciation de l’art antérieur adaptée[18]. En pratique ce critère limite assez fortement l’accès à la protection.

 

294._ Demande et examen_ La demande est déposée à l’USPTO. Elle contient une description écrite, une revendication portant sur le caractère ornemental (qui renvoie aux dessins), et un ou plusieurs dessins[19] représentant de manière suffisante la totalité de l’apparence du dessin ou modèle revendiqué[20]. Les dessins constituent l’élément essentiel de la demande, et définissent le design[21]. Contrairement aux brevets d’utilité[22], la loi ne permet pas le dépôt d’une demande provisoire. Les demandes de brevets de modèles ne sont pas non plus publiées[23]. L’examen porte sur la totalité des conditions de brevetabilité.

 

295._ Portée des droits / contrefaçon_ Les droits exclusifs et remèdes en cas de contrefaçon sont ceux applicables aux brevets d’invention[24]. Dans la mesure où la protection ne porte que sur les designs d’articles of manufacture, et où la contrefaçon implique la fabrication, l’utilisation ou la vente de tels articles[25], une reproduction en deux dimensions de l’article n’est pas contrefaisante. La loi précise cependant qu’en matière de design patent, le droit est contrefait par « l’application du design breveté, ou d’une imitation déguisée de celui-ci (a colorable imitation thereof), à tout objet fabriqué destiné à la vente »[26].

Le test de contrefaçon est spécifique et consiste à déterminer « si, dans les yeux d’un observateur ordinaire, d’attention moyenne, les modèles sont substantiellement similaires, si la ressemblance est telle qu’elle peut être déceptive pour l’observateur, le portant à acheter l’un en pensant qu’il s’agit de l’autre, auquel cas le premier modèle déposé est contrefait par le second »[27]. En d’autres termes, il n’implique pas l’analyse de chaque élément des modèles séparément, mais l’analyse du modèle dans son ensemble dans la perspective d’un observateur ordinaire, défini comme l’acheteur ordinaire du produit concerné, familier de l’art antérieur[28].

Les droits étaient conférés pour une durée de quatorze ans à compter de la délivrance du titre, mais cette durée a été portée à 15 ans pour les dépôts postérieurs au 13 mai 2015[29].

3. Autres formes de protection

296._ Topographies de produits semi-conducteurs_ La protection des topographies de semi-conducteur est issue du Semiconductor Chip Protection Act (SCPA) de 1984, dont les dispositions sont codifiées au Chapitre 17 du Code fédéral (chapitre 9: Protection of semiconductor chip products)[30]. Cette protection spécifique s’imposait à raison de l’exclusion du champ de la protection de ces créations utilitaires par copyright et design patent. La loi protège les topographies (masks works/moyens de masquage) fixées dans un « produit semi-conducteur » (semiconductor chip product/microplaquette semi-conductrice). La topographie est définie comme :

« une série d’images apparentées, fixées ou chiffrées de quelque manière que ce soit, A) contenant ou représentant, selon le modèle tridimensionnel prédéterminé, le matériau métallique, isolant ou semi-conducteur présent dans les couches d’une microplaquette semi-conductrice ou enlevé de celle-ci ; et B) dans laquelle les images sont reliées entre elles par le fait que chacune a la configuration de la surface d’une forme de la microplaquette semi-conductrice ; »[31]

Le produit semi-conducteur est quant à lui défini comme :

« la forme finale ou intermédiaire de tout produit A) dont deux ou plusieurs couches de matériau métallique, isolant ou semi-conducteur, ont été déposées ou autrement placées sur un fragment de matériau semi-conducteur, ou corrodées par un acide ou enlevées de toute autre manière selon un modèle prédéterminé ; et B) destiné à remplir des fonctions de circuit électronique »[32]

Une topographie est considérée comme fixée dans un semi-conducteur lorsque son incorporation est suffisamment permanente ou stable dans le produit pour qu’elle puisse être perçue ou reproduite pendant une période d’une durée plus que transitoire[33].

La protection est exclue pour les topographies qui ne sont pas « originales » ou « qui consistent en des modèles qui sont des modèles de base, courants ou connus dans l’industrie des semi-conducteurs, ou en des variations de tels modèles, dont la combinaison, dans l’ensemble, n’est pas originale »[34]. L’originalité semble correspondre au critère du copyright[35]. En outre, la protection ne s’étend pas aux idées, procédures, procédés, systèmes, modes d’opération, conceptions, principes ou découvertes associés à la topographie[36].

Une protection automatique est conférée aux topographies éligibles à la protection pour une durée de deux ans après la date de leur première commercialisation dans le monde[37]. Si la topographie est déposée au Copyright Office dans ce délai, ou avant commercialisation, la protection est alors acquise pour dix ans à compter du dépôt ou de la première commercialisation, si cette dernière date est antérieure au dépôt[38].

L’examen porte uniquement sur la régularité formelle de l’enregistrement.

Le titulaire initial des droits est la personne qui a créé la topographie ou son cessionnaire, et dans le cadre d’une topographie réalisée dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur[39]. Le propriétaire d’une topographie protégée a le droit exclusif d’accomplir et d’autoriser l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants :

« 1) reproduire le moyen de masquage par un procédé optique, électronique ou autre ;

2) importer ou distribuer une microplaquette semi-conductrice dans laquelle le moyen de masquage est incorporé ;

et 3) inciter autrui à accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux sous-alinéas 1) et 2) ou les lui faire accomplir sciemment. »[40]

Le test de contrefaçon (incluant les différentes doctrines développées dans ce cadre) est celui du copyright. La création indépendante n’est pas contrefaisante. Une topographie non reprise à l’identique sera être contrefaisante si elle présente des similarités déterminantes avec la topographie d’origine[41].

La loi prévoit une exception de reverse engineering[42] et consacre un principe d’épuisement international[43]. En outre, la responsabilité d’un acheteur de bonne foi d’un semi-conducteur contrefaisant ne peut être engagée avant réception d’une notification par l’ayant droit, et est limitée par la loi[44]. Une notice (mask work notice) apposée sur le produit sous la forme prescrite par la loi fait présumer la notification des droits du titulaire[45].

297._ Coques et ponts de bateaux : le Vessel Hull Design Protection Act_ Les États-Unis ont mis en place en 1998 une protection originale, à la portée relativement étroite, au travers du Vessel Hull Design Protection Act, codifié au Titre 17, Chapitre 13, du Code fédéral[46]. Cette loi confère des droits exclusifs sur les formes originales de coques et ponts de navires[47], sous condition d’un dépôt de ces dessins au Copyright office dans les deux ans de leur publication. La protection constitue un droit sui generis, indépendant du copyright.

La protection est uniquement accordée aux formes mises en œuvre dans des bateaux fabriqués (à l’exclusion donc des modèles ou simples dessins). Aux termes de la loi, une forme est originale « si elle est le résultat d’un effort créatif du créateur qui résulte dans une variation qui peut être distinguée des formes antérieures appliquées aux mêmes artistes, qui est plus que commune (which is more than merely trivial) et qui n’a pas été copiée d’une autre source »[48].

Sont exclues de la protection les formes non originales, devenues standards, communes ou ordinaires et exclusivement fonctionnelles (utilitaires)[49]. Une forme n’est pas protégeable si un article la reproduisant a été divulgué par son propriétaire aux États-Unis ou dans le monde au-delà de deux ans précédant le dépôt[50]. Seuls sont visés les dessins mis en œuvre dans des coques existantes présentées ou offertes à la vente à partir du 28 octobre 1998[51]. Le cumul avec un design patent est impossible.

La protection est acquise pour dix ans à compter de l’enregistrement ou de sa « divulgation » publique si elle est antérieure à l’enregistrement[52].

Une notice apposée sur les coques, conforme aux exigences de la loi (contenu et positionnement), est nécessaire pour agir en contrefaçon sans notification préalable écrite du contrefacteur[53]. Son absence n’affecte pas autrement la protection.

 

  1. V. Tome 3, et 1res éd. 2017, Chapitre VI. ↵
  2. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n° 473. ↵
  3. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n° 476. ↵
  4. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n° 467. ↵
  5. V. supra n° 196. ↵
  6. V. supra n° 245. 17 U.S.C., § 113(b): « This title does not afford, to the owner of copyright in a work that portrays a useful article as such, any greater or lesser rights with respect to the making, distribution, or display of the useful article so portrayed than those afforded to such works under the law, whether title 17 or the common law or statutes of a State, in effect on December 31, 1977, as held applicable and construed by a court in an action brought under this title ». ↵
  7. V. supra n° 197. ↵
  8. Ibid. ↵
  9. Act of August 29, 1842, 12 Stat. at Large 248. ↵
  10. 35 U.S.C., Chapitre 16: Designs. ↵
  11. 35 U.S.C. § 171(b). ↵
  12. « Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title ». 35 U.S.C. § 171(a). ↵
  13. MPEP, § 1504.01(a) : « Computer-generated icons, such as full screen displays and individual icons, are 2-dimensional images which alone are surface ornamentation. See, e.g., Ex parte Strijland, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992) (computer-generated icon alone is merely surface ornamentation). The USPTO considers designs for computer-generated icons embodied in articles of manufacture to be statutory subject matter eligible for design patent protection under 35 U.S.C. 171. Thus, if an application claims a computer-generated icon shown on a computer screen, monitor, other display panel, or a portion thereof, the claim complies with the “article of manufacture” requirement of 35 U.S.C. 171. Since a patentable design is inseparable from the object to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation, a computer-generated icon must be embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or portion thereof, to satisfy 35 U.S.C. 171. » ↵
  14. Richardson v. Stanley Works, Inc. 597 F.3d 1288, 1293-94 (Fed. Cir. 2010) ; Hupp v. Siroflex of America, Inc., 122 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1997). ↵
  15. Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 304 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir. 2002) (« If other designs could produce the same or similar functional capabilities, the design of the article in question is likely ornamental, not functional »). ↵
  16. Seiko Epson Corp. v. Nu-Kote Int’l, Inc., 190 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 1999) (« Nor need the design be aesthetically pleasing (…)The design may contribute distinctiveness or consumer recognition to the [product], but an absence of artistic merit does not mean that the design is purely functional »). ↵
  17. In re Cornwall, 230 F.2d 457, 459 (CCPA 1956) ; In re Stevens, 173 F.2d 1015, 1019-20 (CCPA 1949). ↵
  18. 35 U.S.C. § 171. V. Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1238-39 (Fed. Cir. 2009) ; Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., 566 F.3d 1372, 1380-81 (Fed. Cir. 2009). L’activité inventive a été exigée à l’origine par la Cour suprême dans sa décision Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674, 679 (1893). ↵
  19. U.S. Patent & Trademark Office, Manual Of Patent Examining Procedure, § 601 (8e éd., juill. 2010 rev.). ↵
  20. 37 C.F.R. § 1.152 ; U.S. Patent & Trademark Office, Manual Of Patent Examining Procedure, § 1503.02 (8e éd., juill. 2010 rev.). ↵
  21. Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365, 1371 (Fed. Cir. 2006) (« It is the drawings of the patent (…) that define the patented design ») ; Hupp v. Siroflex of America, Inc., 122 F.3d 1456, 1464 (Fed. Cir. 1997) (« A design patent contains no written description; the drawings are the claims to the patented subject matter »). ↵
  22. V. Tome 2, et 1res éd. 2017, n°339. ↵
  23. 35 U.S.C. § 122(b)(2). ↵
  24. 35 U.S.C. § 171. V. cependant le remède complémentaire au § 289. ↵
  25. 35 U.S.C. § 271. ↵
  26. 35 U.S.C. § 289. ↵
  27. Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006). Le test a été établi par la Cour suprême dans Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871). ↵
  28. Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 677 (Fed. Cir. 2008) (en banc) ; Arminak & Assoc., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1322 (Fed. Cir. 2007) ; Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1243 (Fed. Cir. 2009) ; Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984). ↵
  29. 35 U.S.C. § 173, modifié par Pub. L. 112–211 (2012). ↵
  30. 17 U.S.C., §§ 901 à 914. ↵
  31. 17 U.S.C. § 901(a)(2) (traduction OMPI). ↵
  32. 17 U.S.C. § 901(a)(1). ↵
  33. 17 U.S.C. § 901(a)(3). ↵
  34. 17 U.S.C. § 902(b). ↵
  35. Altera Corp. v. Clear Logic, Inc., 424 F.3d 1079, 1087 (9th Cir. 2005). ↵
  36. 17 U.S.C. § 902(c). ↵
  37. 17 U.S.C. § 904(a), 908(a). Aux termes du paragraphe 901(a)(5) : « on entend par “exploiter commercialement” un moyen de masquage distribuer au public à des fins commerciales une microplaquette semi-conductrice incorporant le moyen de masquage ; toutefois, cette expression comprend toute offre de vendre ou de transférer une microplaquette semi-conductrice uniquement lorsque l’offre est écrite et qu’elle est faite une fois que le moyen de masquage a été fixé dans la microplaquette semiconductrice » (traduction OMPI). ↵
  38. 17 U.S.C. § 904. Elle expire alors à la fin de l’année civile concernée. ↵
  39. 17 U.S.C. § 901(a)(6). ↵
  40. 17 U.S.C. § 905. ↵
  41. Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555, 1563 (Fed. Cir. 1992). ↵
  42. 17 U.S.C. § 906(a) : « Nonobstant les dispositions de l’article 905, il n’est pas porté atteinte aux droits exclusifs du propriétaire d’un moyen de masquage si une personne reproduit le moyen de masquage uniquement à des fins d’enseignement, d’analyse, ou d’évaluation de la conception ou de la technique de celui-ci ou de l’ensemble des circuits, du circuit logique, ou de l’organisation des composants utilisés dans ce moyen ; ou si une personne procède à l’analyse ou à l’évaluation décrite au sous-alinéa 1) en vue d’intégrer le résultat de ce travail dans un moyen de masquage original destiné à être distribué » (traduction OMPI). V. Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, précité. ↵
  43. 17 U.S.C. § 906(b) : « Nonobstant les dispositions de l’article 905.2), le propriétaire d’une microplaquette semiconductrice donnée réalisée par le propriétaire du moyen de masquage, ou par toute personne autorisée par celui-ci, peut importer la microplaquette dont il s’agit, la distribuer, en disposer ou l’utiliser de toute autre manière, mais non la reproduire, sans l’autorisation du propriétaire du moyen de masquage. » (traduction OMPI). ↵
  44. 17 U.S.C. § 907(d). ↵
  45. 17 U.S.C. § 909. La mention doit comporter les éléments suivants : 1) les termes « mask work » et le symbole *M* ou (M) (la lettre M entourée d’un cercle) ; et 2) le nom du ou des propriétaires ou une abréviation sous laquelle ce nom est identifié ou généralement connu. ↵
  46. Vessel Hull Design Protection Act, title V of the Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2905 (adding chap. 13, title 17, United States Code, to provide design protection for vessel hulls), enacted oct. 28, 1998. ↵
  47. Pour les définitions correspondantes, V. 17 U.S.C. § 1301(b)(3) à (6). ↵
  48. 17 U.S.C. § 1301(b)(1). ↵
  49. 17 U.S.C. § 1302. ↵
  50. 17 U.S.C. § 1302 (5). ↵
  51. 17 U.S.C. § 1329. ↵
  52. 17 U.S.C. § 1305(a). ↵
  53. 17 U.S.C. § 1306. ↵

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