2 Le brevet aux Etats-Unis d’Amérique
352._ Présentation_Les États-Unis sont un acteur majeur du monde des brevets, uniquement dépassés par la Chine en termes de dépôts et de délivrance. Sur les 1,7 million de brevets d’utilité accordés dans le monde en 2020, les États-Unis en ont accordé 377 170 (597 000 demandes), contre 695 946 pour la Chine (1,59 million de demandes), et 184 372 pour le Japon (288 000 demandes)[1].
Une grande partie de ces brevets sont déposés dans les secteurs des technologies de l’information, des télécommunications et des produits pharmaceutiques. Une majorité de ces demandes provient d’entités étrangères[2].
Contrairement à la situation qui prévaut pour d’autres droits de propriété intellectuelle, les États-Unis sont signataires de toutes les conventions internationales en matière de brevet[3]. En dernier lieu, les dispositions pertinentes du Traité sur le droit des brevets (PLT) de 2000 ont été transposées par le Patent Law Treaties Implementation Act de 2012[4].
Les États-Unis ont adopté assez tôt des solutions innovantes dans le domaine des brevets et des créations techniques : contrôle de l’activité inventive dès 1836, loi sur les obtentions végétales (plant patent) dès 1930, etc. La loi fédérale a également longtemps maintenu des solutions techniques originales ou abandonnées dans les autres systèmes de brevet, et notamment une durée de protection plus courte (17 ans), et un système du premier inventeur. Ces particularités, et d’autres, ont été abandonnées à partir des années 1990 (au 16 mars 2023 pour le système du premier inventeur). Cependant, certaines particularités subsistent. L’absence, dans le Patent Act de 1952, d’exclusions du domaine de la brevetabilité similaires à celles établies par la Convention de Munich en est une. La loi prévoit également un délai de grâce d’un an absent (ou abandonné par) de nombreuses législations en matière de brevet, et des exceptions originales. D’autres particularités sont procédurales, comme la possibilité de demandes provisoires (provisional patent application), ou les possibilités de continuation in part; ou encore des possibilités d’extension de la période de protection (patent term adjustments) en raison de délais d’examens des demandes par l’USPTO ou de mécanismes d’autorisation de mises sur le marché par la Food and Drug Administration. Par ailleurs, aux États-Unis les sanctions prévues en matière de brevets sont uniquement civiles[5]. Enfin, on notera que le droit des brevets US ne prévoit pas de protection des modèles d’utilités[6].
353._ Plan_ Après une introduction historique (I), nous aborderons les règles liées à l’obtention (II) et à la propriété et à l’exploitation (III) du brevet.
1. Introduction historique
354._ La protection des inventions avant le Patent Act de 1790_ Le Statute of Monopolies anglais[7] n’a jamais été applicable dans les colonies américaines. Cependant les gouvernements locaux ont attribué très tôt des droits commerciaux exclusifs sur certaines inventions ou importations utiles. Le premier de ces « brevets » fut accordé en 1640 au Massachusetts, pour une durée de dix ans, sur un procédé de production de sel. Pendant la période confédérale, plusieurs États adopteront des lois sur les brevets, sur le modèle du Statute of Monopolies[8]. Ces lois assez sommaires prévoyaient notamment une protection pour quatorze ans aux inventeurs de « machines utiles ».
Pour répondre notamment à des conflits relatifs aux brevets délivrés dans plusieurs États [9], la Constitution fédérale, adoptée le 17 septembre 1787, transfèrera au Congrès le pouvoir d’adopter des lois en matière de brevet, au travers de la clause de brevet et de copyright de la Constitution (Article I, section 8 : « Le Congrès aura le pouvoir… de favoriser le progrès de la science et des arts utiles[10], en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs »)[11]. Ce texte, qui permettra l’adoption de la première loi fédérale sur les brevets, établit plusieurs concepts fondamentaux dans ce domaine (« arts utiles », « temps limité », « inventeur », « découvertes ») et suscitera une jurisprudence qui façonnera le droit des brevets aux États-Unis[12].
355._ Du Patent Act de 1790 au Patent Act de 1952_ La première loi fédérale sur les brevets fut adoptée en 1790[13]. Cette loi très courte ne contenait que sept articles. Elle permettait au Secretary of State (Thomas Jefferson à l’époque), au Secretary for the department of war et à l’Attorney General of the United States (ou à deux d’entre eux), d’accorder au « premier et vrai inventeur » un brevet sur « tout art utile, toute fabrication, machine ou tout appareil, ou leur amélioration, auparavant inconnu ou non utilisé »[14]. Le texte prévoyait néanmoins que le brevet ne pouvait être accordé que si l’invention était considérée comme « suffisamment utile et importante »[15]. La loi contenait donc déjà en germe le critère d’activité inventive. On notera également l’absence d’exigence de « mise en application » ou d’exploitation de l’invention (working requirements), présente dans certaines lois étrangères. L’idée derrière cette règle était d’éviter que les brevets soient uniquement détenus par les entreprises détentrices des manufactures ou des capitaux nécessaires. Les brevets pouvaient ainsi, dès l’origine, être détenus par des petits inventeurs et des entités non exploitantes. Mais la caractéristique sans doute la plus importante pour l’époque tenait aux redevances et aux formalités de dépôts. Les redevances, tout d’abord, étaient fixée délibérément très bas (3 dollars 70 cents) de manière à permettre le dépôt par des citoyens ordinaires. Cette ouverture était également assurée par le refus d’imposer une quelconque obligation d’exploitation ou de fabrication au déposant, sur le modèle de ce qui pouvait exister à l’étranger. De même, les formalités de dépôt étaient largement simplifiées: le dépôt pouvait avoir lieu localement, et était expédié aux frais de l’État fédéral. Une large publicité était assurée au travers de publications diverses.
L’inventeur devait fournir une description écrite de l’invention et du mode d’utilisation. Un mécanisme d’examen des conditions de brevetabilité était prévu. L’examen était à l’origine confié à un comité composé du Secretary of State (Thomas Jefferson), du Secretary of War (Henry Knox) et de l’ Attorney General (Edmund Randolph). Il s’avèrera assez lourd à mettre en place et à gérer. Seuls cinquante-sept brevets furent accordés sous l’empire du Patent Act 1790.
La durée de ce brevet était de quatorze ans. Il conférait à son titulaire « la liberté et le droit exclusifs de fabriquer, construire, utiliser et de vendre à des fins d’utilisation, ladite invention ou découverte »[16].
Patent Act of 1790, Ch. 7, 1 Stat. 109-112 (April 10, 1790)
Section 1
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That upon the petition of any person or persons to the Secretary of State, the Secretary for the department of war, and the Attorney General of the United States, setting forth, that he, she, or they, hath or have invented or discovered any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used, and praying that a patent may be granted therefor, it shall and may be lawful to and for the Secretary of State, the Secretary for the department of war, and the Attorney General, or any two of them, if they shall deem the invention or discovery sufficiently useful and important, to cause letters patent to be made out in the name of the United States, to bear teste by the President of the United States, reciting the allegations and suggestions of the said petition, and describing the said
invention or discovery, clearly, truly and fully, and thereupon granting to such petitioner or petitioners, his, her or their heirs, administrators or assigns for any term not exceeding fourteen years, the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used, the said invention or discovery; which letters patent shall be delivered to the Attorney General of the United States to be examined, who shall, within fifteen days next after the delivery to him, if he shall find the same conformable to this act, certify it to be so at the foot thereof, and present the letters patent so certified to the President, who shall cause the seal of the United States to be thereto affixed, and the same shall be good and available to the grantee or grantees by force of this act, to all and every intent and purpose herein contained, and shall be recorded in a book to be kept for that purpose in the office of the Secretary of State, and delivered to the patentee or his agent, and the delivery thereof shall be entered on the record and endorsed on the patent by the said Secretary at the time of granting the same.
Section 2
And be it further enacted, That the grantee or grantees of each patent shall, at the time of granting the same, deliver to the Secretary of State a specification in writing, containing a description, accompanied with drafts or models, and explanations and models (if the nature of the invention or discovery will admit of a model) of the thing or things, by him or them invented or discovered, and described as aforesaid, in the said patents; which specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable a workman or other person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or wherewith it may be nearest connected, to make, construct, or use the same, to the end that the public may have the full benefit thereof, after the expiration of the patent term; which specification shall be filed in the office of the said Secretary, and certified copies thereof, shall be competent evidence in all courts and before all jurisdictions, where any matter or thing, touching or concerning such patent, right, or privilege, shall come in question.
Section 3
And be it further enacted, That upon the application of any person to the Secretary of State, for a copy of any such specification, and for permission to have similar model or models made, it shall be the duty of the Secretary to give such copy, and to permit the person so applying for a similar model or models, to take, or make, or cause the same to be taken or made, at the expense of such applicant.
Section 4
And be it further enacted, That if any person or persons shall devise, make, construct, use, employ, or vend within these United States, any art, manufacture, engine, machine or device, or any invention or improvement upon, or in any art, manufacture, engine, machine or device, the sole and exclusive right of which shall be so as aforesaid granted by patent to any person or persons, by virtue and in pursuance of this act, without the consent of the patentee or patentees, their executors, administrators or assigns, first had and obtained in writing, every person so offending, shall forfeit and pay to the said patentee or patentees, his, her or their executors, administrators or assigns such damages as shall be assessed by a jury, and moreover shall forfeit to the person aggrieved, the thing or things so devised, made, constructed, used, employed or vended, contrary to the true intent of this act, which may be recovered in an action on the case founded on this act.
Section 5
And be it further enacted, That upon oath or affirmation made before the judge of the district court, where the defendant resides, that any patent which shall be issued in pursuance of this act, was obtained surreptitiously by, or upon false suggestion, and motion made to the said court, within one year after issuing the said patent, but not afterwards, it shall and may be lawful to and for the judge of the said district court, if the matter alleged shall appear to him to be sufficient, to grant a rule that the patentee or patentees, his, her, or their executors, administrators or assigns, show cause why process should not issue against him, her, or them, to repeal such patents; and if sufficient cause shall not be shown to the contrary, the rule shall be made absolute, and thereupon the said judge shall order process to be issued as aforesaid, against such patentee or patentees, his, her, or their executors, administrators, or assigns. And in case no sufficient cause shall be shown to the contrary, or if it shall appear that the patentee was not the first and true inventor or discoverer, judgment shall be rendered by such court for the repeal of such patent or patents; and if the party at whose complaint the process issued, shall have judgment given against him, he shall pay all such costs as the defendant shall be put to in defending the suit, to be taxed by the court, and recovered in such manner as costs expended by defendants, shall be recovered in due course of law.
Section 6
And be it further enacted, That in all actions to be brought by such patentee or patentees, his, her, or their executors, administrators or assigns, for any penalty incurred by virtue of this act, the said patents or specifications shall be prima facie evidence, that the said patentee or patentees was or were the first and true inventor or inventors, discoverer or discoverers of the thing so specified, and that the same is truly specified; but that nevertheless the defendant or defendants may plead the general issue, and give this act, and any special matter whereof notice in writing shall have been given to the plaintiff, or his attorney, thirty days before the trial, in evidence, tending to prove that the specification filed by the plaintiff does not contain the whole of the truth concerning his invention or discovery; or that it contains more than is necessary to produce the effect described; and if the concealment of part, or the addition of more than is necessary, shall appear to have been intended to mislead, or shall actually mislead the public, so as the effect described cannot be produced by the means specified, then, and in such cases, the verdict and judgment shall be for the defendant.
Section 7
And be it further enacted, That such patentee as aforesaid, shall, before he receives his patent, pay the following fees to the several officers employed in making out and perfecting the same, to wit: For receiving and filing the petition, fifty cents; for filing specifications, per copy-sheet containing one hundred words, ten cents; for making out patent, two dollars; for affixing great seal, one dollar; for indorsing the day of delivering the same to the patentee, including all intermediate services, twenty cents.
APPROVED, April 10, 1790.
Un nouveau Patent Act, rédigé par Thomas Jefferson, fut adopté en 1793[17]. La définition de l’invention brevetable y est modifiée et vise désormais « toute activité, machine, fabrication ou composition de matière nouvelle et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de toute activité, machine, fabrication ou composition de matière, inconnue ou non utilisée avant la demande »[18]. Le Secretary of State est désormais seul compétent pour délivrer les brevets. Fait notable, la loi supprime la détermination du caractère « suffisamment utile et importante » de l’invention. En outre, l’embryon d’examen institué par le Patent Act 1790 est supprimé. L’appréciation des conditions de fond est donc laissée à la seule appréciation des tribunaux.
La redevance dépôt sera augmentée à 30 dollars, somme toujours très inférieure aux taux pratiqués en Angleterre. Ce taux faible sera maintenu pendant près de 70 ans, favorisant les dépôts pendant toute la période de la révolution industrielle.
Par ailleurs, un système décentralisé de dépôt sera mis en place. Les dépôts pouvaient avoir lieu localement (ou par la poste), les demandes étant expédiées au Patent office aux frais du gouvernement fédéral. Ce mécanisme permettra d’accroître le nombre de dépôts[19].
La loi sur les brevets de 1793 conserve une définition large de la brevetabilité : un inventeur pouvait breveter « toute œuvre d’art, machine, fabrication ou composition de matière nouvelle et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de toute œuvre d’art, machine, fabrication ou composition de matière, non connue ou utilisée avant la demande »[20]. L’inventeur devait fournir une description écrite de l’invention et du mode d’utilisation, dans des termes complets, clairs et exacts, permettant de la distinguer de l’art antérieur et à toute personne versée dans l’art ou la science concernée ou ou avec laquelle elle est le plus étroitement liée, de la fabriquer et de l’utiliser.
Patent Act of 1793, Ch. 11, 1 Stat. 318-323 (February 21, 1793) (extraits)
Section 1
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That when any person or persons, being a citizen or citizens of the United States, shall allege that he or they have invented any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used before the application, and shall present a petition to the Secretary of State, signifying a desire of obtaining an exclusive property in the same, and praying that a patent may be granted therefor, it shall and may be lawful for the said Secretary of State, to cause letters patent to be made out in the name of the United States, bearing teste by the President of the United States, reciting the allegations and suggestions of the said petition, and giving a short description of the said invention or discovery, and thereupon granting to such petitioner, or petitioners, his, her, or their heirs, administrators or assigns, for a term not exceeding fourteen years, the full and exclusive right and liberty of making, constructing, using, and vending to others to be used, the said invention or discovery, which letters patent shall be delivered to the Attorney General of the United States, to be examined; who, within fifteen days after such delivery, if he finds the same conformable to this act, shall certify accordingly, at the foot thereof, and return the same to the Secretary of State, who shall present the letters patent thus certified, to be signed, and shall cause the seal of the United States to be thereto affixed: and the same shall be good and available to the grantee or grantees, by force of this act, and shall be recorded in a book, to be kept for that purpose, in the office of the Secretary of State, and delivered to the patentee or his order.
Section 2
Provided always, and be it further enacted, That any person, who shall have discovered an improvement in the principle of any machine, or in the process of any composition of matter, which shall have been patented, and shall have obtained a patent for such improvement, he shall not be at liberty to make, use or vend the original discovery, nor shall the first inventor be at liberty to use the improvement: And it is hereby enacted and declared, that simply changing the form or the proportions of any machine, or composition of matter, in any degree, shall not be deemed a discovery.
Section 3
And be it further enacted, That every inventor, before he can receive a patent, shall swear or affirm that he does verily believe, that he is the true inventor or discoverer of the art, machine, or improvement, for which he solicits a patent, which oath or affirmation may be made before any person authorized to administer oaths, and shall deliver a written description of his invention, and of the manner of using, or process of compounding the same, in such full, clear and exact terms, as to distinguish the same from all other things before known, and to enable any person skilled in the art or science, of which it is a branch, or with which it is most nearly connected, to make, compound, and use the same. And in the case of any machine, he shall fully explain the principle, and the several modes in which he has contemplated the application of that principle or character, by which it may be distinguished from other inventions; and he shall accompany the whole with drawings and written references, where the nature of the case admits of drawings, or with specimens of the ingredients, and of the composition of matter, sufficient in quantity for the purpose of experiment, where the invention is of a composition of matter; which description, signed by himself and attested by two witnesses, shall be filed in the office of the Secretary of State, and certified copies thereof shall be competent evidence, in all courts, where any matter or thing, touching such patent-right, shall come in question. And such inventor shall, moreover, deliver a model of his machine, provided, the secretary shall deem such model to be necessary.
L’absence d’examen des conditions de fond aboutira à nombreux brevets sans valeur, et favorisera les demandes de brevet plus ou moins frauduleuses[21]. En réaction, le Congrès adoptera en 1836 une nouvelle loi[22], le Patent Act 1836, qui institue un Patent Office, rattaché au Département d’État[23], codifie la jurisprudence antérieure en renforçant l’exigence de description et en introisant par là-même les revendications[24]. La loi nouvelle institue également un examen de la condition de nouveauté par des examinateurs formés aux technologies concernées[25]. Cette situation contraste fortement avec celle en vigueur en Europe à l’époque.
La durée de protection est étendue, de quatorze à vingt et un ans. Fait remarquable cette durée de protection sera par la suite réduite à dix-sept ans.
En 1839, une période de grâce de deux ans fut introduite. Elle sera réduite à un an en 1939.
Pendant cette période, la Cour Suprême rendra plusieurs décisions importantes. Elle dégagera notamment le concept d’activité inventive en 1850 dans la décision Hotchkiss v. Greenwood[26], et la doctrine des équivalents en 1853 dans sa décision Winans v. Denmead[27].
Une nouvelle codification interviendra avec le Patent Act de 1870, sans changements notables. La Cour Suprême, dont l’attitude envers le système des brevets évoluera à plusieurs reprises, introduira l’exception pour usage expérimental[28] et la défense de patent misuse[29].
Les États-Unis rejoindront la Convention de Paris en 1887.
Une extension importante de la protection sera réalisée par le Plant Patent Act 1930, qui institue un brevet spécial de plante[30].
356._ Le Patent Act de 1952 et l’évolution ultérieure_ Une codification majeure du droit des brevets interviendra en 1952 avec le Patent Act 1952[31], dont les dispositions, telles que modifiées par les textes ultérieurs, sont toujours en vigueur. Ses articles sont codifiés au titre 35 du Code fédéral. Ce texte réunit la plus grande partie de la législation en matière de brevets. Il est complété par le Code of Federal Regulations[32] et par le Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), qui détaillent les règles applicables à l’obtention des brevets.
Le Patent Act réunit, dans une seule loi, les trois catégories de brevets institués par la loi fédérale, à savoir les brevets d’invention (utility patents), les brevets de modèles (design patents) et les brevets de plantes (plant patents). En matière de brevets d’invention, le Patents Act 1952 n’a pas modifié les grands principes issus des lois précédentes : système du premier inventeur, examen préalable des conditions de fond de la brevetabilité, absence de publication des demandes avant délivrance, durée de protection de dix-sept ans. Il a également codifié (mais dans une mesure variable) la plupart des principes dégagés par les tribunaux. Il institue ainsi une condition expresse d’activité inventive, ainsi qu’une définition de la contrefaçon. Des modifications législatives interviendront dans les années soixante, principalement sur des aspects de procédure.
À partir des années soixante-dix, plusieurs décisions de la Cour suprême préciseront notamment le champ de la brevetabilité au regard des nouvelles technologies, en matière de traitement de l’information tout d’abord[33] puis, sous l’impulsion de l’arrêt Diamond v. Chakrabarty[34] dans le domaine des biotechnologies. Les modifications nécessaires à l’application du PCT seront intégrées à la loi.
Le rythme des réformes s’accélère à partie des années quatre-vingt. En 1982, une Cour d’appel pour le Circuit Fédéral, ayant compétence exclusive d’appel sur les litiges en matière de brevets, sera instituée. Elle favorisera l’unification de la jurisprudence dans ce domaine.
En 1984, des extensions à la durée de protection en matière de médicaments et des règles propres aux actions en contrefaçon impliquant des médicaments génériques sont instituées par le Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, également appelé Hatch-Waxman Act[35].
En 1988, le Congrès adoptera le Patent Misuse Reform Act, qui restreint l’application de la doctrine de patent misuse à certaines pratiques[36], et le Process Patent Amendments Act, qui étend le droit des titulaires de brevets de procédés aux importations de produits non brevetés fabriqués à l’étranger à l’aide du procédé breveté[37].
En 1995, et suite à l’accord ADPIC, la durée de protection passera de dix-sept à vingt ans[38]. Plusieurs dispositions de la loi fédérale défavorables aux inventions réalisées dehors des États-Unis seront également supprimées par la suite.
Toujours en 1995, le Biotechnology Process Patent Act 1995 permettra, sous certaines conditions, de ne pas appliquer le critère d’activité inventive à un procédé dans le domaine des biotechnologies[39].
En 1999, l’Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act opéra une réforme majeure en instituant la publication des demandes de brevet dix-huit mois après leur dépôt[40]. Il met ainsi fin à la pratique des « brevets sous-marins » (submarine patents), dont la délivrance était reportée à dessein par les demandeurs.
La dernière grande réforme, sans doute la plus importante depuis le patent Act de 1952, est issue de l’America Invents Act 2011, qui abandonne notamment le système du premier inventeur, en vigueur depuis 1790, pour la formule de l’inventeur premier déposant.
Au cours de ces dernières années, le développement de l’activité des « patent trolls » (autrement dénommées non-practicing entities, non-performing entities ou patent assertion entities) a concentré une partie de l’activité législative[41]. Plusieurs propositions de lois fédérales destinées à encadrer leurs activités ont été déposés à partir de 2014[42], et dans le même temps plusieurs États fédérés ont adopté des lois destinées à sanctionner les demandes et mises en demeures abusives[43].
2. L’obtention du brevet d’invention
357._ Les apports de l’America Invents Act _ Comme indiqué, le droit des brevets aux États-Unis a connu une réforme très importante avec America Invents Act 2011, également appelé Leahy–Smith America Invents Act (AIA), qui consacre le passage du système du premier inventeur à celui de l’inventeur premier déposant. Cette réforme simplifie tout un pan du droit des brevets, en entraînant la suppression des procédures et litiges liés aux conflits d’antériorité associés au système du premier inventeur (notamment les procédures complexes dites d’interference devant l’USPTO). La définition des antériorités (qui prenait en compte la date de dépôt, mais également la date de l’invention) est ajustée en fonction.
Les dispositions de l’AIA s’appliquent à compter du 17 mars 2013. Sauf indication contraire, les règles décrites dans ce qui suit sont celles qui s’appliquent aux dépôts effectués postérieurement à l’entrée en vigueur de l’AIA.
A. Les conditions de fond
358._ L’invention brevetable_ Aucune définition de l’invention n’est donnée dans le Patent Act[44]. Cependant la loi définit les catégories d’invention protégées au paragraphe 101, qui dispose :
« Toute personne qui invente ou découvre un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières nouveaux et utiles, ou toute amélioration nouvelle et utile de ces éléments, peut obtenir un brevet, sous réserve des conditions et exigences du présent ce titre »[45]
Cette disposition est interprétée par les tribunaux comme imposant quatre conditions : (i) une condition d’unicité du brevet (un seul brevet peut être obtenu pour une invention); ii) une condition d’identification de l’inventeur ou des inventeurs (les inventeurs doivent être identifiés dans une demande déposée à compter du 16 septembre 2012, ou doivent être le demandeur dans des demandes déposées avant le 16 septembre 2012); iii) l’inclusion dans une catégorie d’invention brevetable; et iv) l’utilité (invention revendiquée doit être utile).
359._ Les catégories d’inventions_ La section 101 définit quatre catégories d’inventions : les inventions de procédés, tout d’abord, et trois catégories d’inventions de produits, ensuite : les machines, les produits fabriqués et les compositions de matière. La section 100(b) définit plus avant les procédés comme: « les processus, arts et méthodes, incluant les nouvelles utilisations d’un procédé, d’une machine, d’une fabrication, d’une composition de la matière, ou d’un matériau connus ».
Dans son arrêt Diamond v. Chakrabarty, la Cour suprême a relevé qu’ « en choisissant des termes aussi larges que “fabrication” et “composition de matière”, associés à un large “tout” (any), le Congrès a clairement considéré que le droit des brevets doit avoir un champ large. Les travaux préparatoires confirment également une interprétation large ».[46]
A cette occasion, elle a repris à son compte l’affirmation faite lors des travaux préparatoires du Patent Act 1952, et désormais devenue célèbre, selon laquelle le champ de la brevetabilité ainsi défini inclut « tout ce qui a été fait par l’homme » (« anything under the sun that is made by man »)[47].
Cette formule ne doit cependant pas faire oublier que la loi ne vise que certaines catégories d’inventions limitativement énumérées, de sorte qu’une invention non réductible à l’une d’entre elle n’est pas éligible à la protection[48].
La section 101 vise tout d’abord les « procédés » (ici synonymes de « méthodes »), définis par la Cour suprême comme « un mode de traitement de certains matériaux pour obtenir un résultat donné. Il s’agit d’une action, ou d’une série d’actions, exécutées sur un objet afin de le transformer ou de le réduire à un état ou une chose différents »[49]. Suivent les « machines », « produits fabriqués » (manufactures) et « compositions de matière », qui doivent exister sous une forme tangible[50]. Une machine est définie comme « une chose concrète, constituées de parties, ou de certains dispositifs ou combinaisons de dispositifs »[51], et inclut « tout dispositif mécanique ou toute combinaison de puissances et de dispositifs mécaniques pour exécuter certaines fonctions et produire un certain effet ou résultat »[52]. Les produits fabriqués désignent « un article tangible auquel est donné une nouvelle forme, qualité, propriété, ou combinaison au travers de moyens humains ou artificiels »[53]. Une composition de matière est « une combinaison de deux substances ou plus et inclut tous les articles composites »[54].
Ne rentrent pas dans ces catégories par exemple, un signal électrique ou électromagnétique propagateur en tant que tel[55], un contrat[56], une société[57], un arrangement typographique[58], un logiciel exprimé sous forme de code ou d’instructions détachées de tout support[59], ou encore des données en tant que telles[60]. La Cour Suprême a également confirmé que le langage de la section 101 ne permet pas de couvrir notamment les lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites[61].
Précisons que la loi n’exige pas que le déposant identifie une de ces catégories dans sa demande, ou la bonne catégorie, si l’invention revendiquée relève clairement de l’une d’entre elles. Par ailleurs, une invention peut relever de plusieurs catégories.
360._ La distinction inventions / découvertes_ Aux États-Unis comme ailleurs, les découvertes en tant que telles ne sont pas brevetables. Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par la Cour suprême[62]. Cependant, il est constant qu’un produit de la nature, modifié par l’intervention humaine, et dès lors inexistant sous cette forme à l’état de nature, constitue une invention. La Cour suprême l’a confirmé dans son arrêt Chakrabarty précité, en s’appuyant notamment les travaux préparatoires du Plant Patent Act de 1930 :
« le Congrès a reconnu que la distinction pertinente n’est pas entre les choses vivantes et inanimées, mais entre les produits de la nature, qu’ils soient ou non vivants, et les inventions de l’homme. Dans le cas présent, le microorganisme du défendeur est le résultat de l’ingéniosité et de la recherche humaines ».[63].
Dans In re Roslin Institute (Edinburgh)[64], la Cour d’appel pour le Circuit Fédéral, citant Chakrabarty, a précisé que « des découvertes qui possèdent des caractéristiques fortement différentes de celles trouvées dans la nature (…) sont éligibles à la protection par brevet ». En l’espèce, l’invention consistait dans le clone d’un mammifère préexistant sélectionné consistant dans du bétail, des moutons, des cochons et des chèvres. L’invention incluait la fameuse brebis Dolly. La Cour a rejeté le demande au motif que « Dolly elle-même est une réplique génétique exacte d’un autre mouton et ne possède pas des caractéristiques nettement différentes de tout animal présent dans la nature ».
361._ La quasi-absence d’exclusions expresses du champ de la brevetabilité_ Le Patent Act contient deux exclusions expresses du champ de la brevetabilité. La première concerne les inventions applicables exclusivement à des armes nucléaires[65]. La seconde, introduite par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA)[66], les organismes humains.
Au-delà de ces exceptions, la loi ne contient pas d’exclusions similaires à celles prévues par la Convention de Munich, ni même une disposition excluant de manière générale les inventions contraires à l’ordre public.
362._ L’exclusion légale concernant les organismes humains_ La section 33(a) de l’AIA dispose : « Nonobstant toute autre disposition de la loi, aucun brevet ne peut être délivré sur la base d’une revendication portant sur un organisme humain ou englobant un tel organisme »[67]. Cette exclusion codifie en réalité l’exclusion dégagée spontanément (c’est-à-dire en dehors de toute tentative d’obtenir un brevet sur ce point) par l’USPTO et les tribunaux[68].
363._ L’ordre public et les bonnes moeurs_ L’ordre public, incluant le caractère immoral ou illicite de l’invention, n’est pas un motif d’exclusion du domaine de la brevetabilité. Le principe a été réaffirmé par le Circuit fédéral en 1999 dans une affaire mettant en cause une invention susceptible de tromper le consommateur[69]. Le consensus semble être que, dans la mesure où, aux termes du Patent Act (35 U.S.C. § 154(a)(1)), le droit de brevet est un droit d’exclusion, il n’autorise aucune activité contraire à la loi. Il reste à déterminer si, dans des cas extrêmes, une exception d’ordre public ne pourrait pas s’appliquer.
On notera que l’USPTO accorde des brevets sur des inventions relatives au cannabis ou à d’autres produits stupéfiants, y compris lorsqu’ils sont totalement illicites dans certains États.
364._ Les catégories exclues par la jurisprudence : lois de la nature, phénomènes naturels, idées abstraites_ Comme indiqué, la jurisprudence exclut du champ de la brevetabilité les idées abstraites (et notamment les formules et algorithmes mathématiques), les phénomènes naturels et les lois de la nature[70]. De même, les procédés impliquant des étapes de raisonnement (mental steps) ne peuvent être brevetés si ces étapes exigent un jugement de nature esthétique ou présentant un caractère subjectif[71]. Cependant, aux États-Unis comme ailleurs, les méthodes et produits utilisant des idées abstraites, phénomènes naturels et des lois de la nature à des fins d’application pratique peuvent être brevetés s’ils satisfont par ailleurs aux critères de la brevetabilité.
La Cour Suprême est largement revenue sur ces points dans ses arrêts Mayo[72] et Alice[73], régulièrement cités sur le sujet, et dont il sera question plus loin. Le premier concernait l’exclusion des lois ou produits de la nature, à propos d’une invention dans le domaine médocal[74]; le second l’exclusion des idées abstraites, à propos d’une invention mise en œuvre par ordinateur[75]. La Cour suprême y pose comme principe que les tribunaux doivent, dans l’appréciation du caractère brevetable de l’invention, appliquer une analyse en deux étapes, consistant: (a) tout d’abord, à déterminer si les revendications portent sur une loi de la nature, un phénomène naturel ou une idée abstraite (exception prétorienne, « judicial exception »), et (b) dans ce cas, à déterminer si les revendications comprennent un concept inventif, c’est-à-dire des éléments allant suffisamment au-delà de l’exception prétorienne.
Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) (réf. omises).
“Dans Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., nous avons établi un cadre permettant de distinguer les brevets qui revendiquent des lois de la nature, des phénomènes naturels et des idées abstraites de ceux qui revendiquent des applications de ces concepts.
Premièrement, nous déterminons si les revendications en cause se rapportent à l’un de ces concepts non brevetables. Si c’est le cas, nous nous demandons alors : « Qu’y a-t-il d’autre dans les revendications dont nous sommes saisis ? » Pour répondre à cette question, nous examinons les éléments de chaque revendication à la fois individuellement et « en tant que combinaison ordonnée » afin de déterminer si les éléments supplémentaires « transforment la nature de la revendication » en une demande brevetable.
Nous avons décrit la deuxième étape de cette analyse comme étant la recherche d’un « « concept inventif » », c’est-à-dire d’un élément ou d’une combinaison d’éléments qui est « suffisant pour garantir que le brevet équivaut en pratique à beaucoup plus qu’un brevet sur le [concept non brevetable] lui-même »[76].
365._ Les guides et exemples de l’USPTO sur les inventions brevetables_ L’USPTO a publié plusieurs guides sur la brevetabilité, de portée générale ou consacrés à certaines catégories d’inventions[77]. Ces guides ont été incorporés dans le MPEP[78], qui combine les indications et critères dégagés par la Cour suprême dans la détermination de la brevetabilité dans deux schémas, applicables à toutes les catégories d’invention brevetables et à toutes les exclusions de la brevetabilité. Ces schémas représentent les 2 étapes du raisonnement applicable.
La première étape concerne la détermination de l’appartenance à l’une des quatre catégories visées à la section 101 du Patent Act. L’étape 2 reprend l’analyse en deux temps de la Cour suprême (« Alice/Mayo »), permettant d’identifier les revendications couvertes par une exclusion de la brevetabilité, puis d’évaluer si des éléments supplémentaires dans la revendication relèvent d’un concept inventif.
L’USPTO a également publié plusieurs guides contenant des exemples d’application de ces principes, conçu comme des outils de formation destinés aux examinateurs et au public[79]. Ces guides portent actuellement sur 49 exemples d’inventions, qui couvrent un spectre très large, récemment élargi aux inventions dans le domaine de l’intelligence artificielle (exemples 47 à 49)[80].
366._Le vivant et les biotechnologies_ Le Patent Act ne connait aucune exclusion relative à la brevetabilité du vivant, à l’exception notable de celle introduite par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA) concernant les organismes humains[81]. Il ne connait pas non plus d’exclusions en matière de biotechnologie. Les seules limites en la matière sont liées à l’exclusion des découvertes et aux critères de brevetabilité.
La Cour suprême a consacré ces principes en 1980 dans sa décision Chakrabarty précitée[82], à propos d’une invention consistant dans un procédé permettant de transférer certains plasmides dans une bactérie lui permettant dégrader le pétrole. Le Patent office avait accepté la demande de brevet de procédés[83] mais avait rejeté la demande portant sur la bactérie ainsi modifiée. La Cour suprême confirme que la bactérie ne constitue pas une découverte, mais bien une invention de l’homme, et que la loi ne prévoit aucune exclusion pour la matière vivante. L’argument tiré de la protection spécifique et prétendument exclusive du vivant par le plant patent est également rejeté.
En avril 1987, dans l’affaire Ex parte Allen[84], le Board of Patent Appeals and Interferences confirmera la possibilité de breveter des animaux non humains multicellulaires[85]. Quelques jours après cette décision, le Patent Office annonçait qu’il accepterait désormais les demandes de brevet portant sur « des organismes vivants non humains multicellulaires obtenus par voie non naturelle, y compris des animaux »[86]. Le premier brevet concernant un animal multicellulaire, la souris génétiquement modifiée Oncomouse, fut accordé en avril 1988. En 2001, dans l’affaire J.E.M. Ag Supply v. Pioneer Hi-Bred Int’l[87], la Cour suprême confirmera qu’une plante génétiquement modifiée peut faire l’objet à la fois d’un brevet d’utilité et d’un brevet de plante[88].
La question de la brevetabilité de séquences de gènes a été abordée par la Cour suprême dans l’affaire Myriad[89]. Cette affaire, qui a connu des développements en Europe, concernait des brevets relatifs aux gènes BRCA-1 et BRCA-2 associés au cancer du sein et de l’ovaire, que la société Myriad Genetics Inc. a été la première à séquencer avec l’université de l’Utah. Les revendications concernées portaient sur les gènes, simplement isolés, puis modifiés, et sur des méthodes de diagnostic pour la prédisposition aux cancers précités. Les brevets avaient été invalidés par la Cour de district du district sud de New York[90]. Sur appel, la Cour d’appel pour le Circuit Fédéral[91] avait notamment considéré que les gènes isolés et synthétiques constituaient des compositions de matière brevetables dérivées de produits de la nature. Sur recours, la Cour Suprême avait tout d’abord renvoyé à la même Cour d’appel pour réexamen à la lumière de l’arrêt Mayo, rendu entretemps[92]. Le circuit fédéral avait alors rendu une décision dans le même sens[93], en jugeant que les molécules d’ADN isolées, par l’effet de l’isolement/extraction de leur environnement génomique, présentent des structures chimiques manifestement différentes de l’ADN naturel et qu’elles sont dès lors brevetables, même si elles possèdent les mêmes séquences[94]. A nouveau saisie, la Cour Suprême avait jugé à l’unanimité que les revendications de molécules d’ADN isolées n’étaient pas brevetables, dans la mesure où elles portaient sur un segment d’ADN naturel, produit de la nature[95], mais que les revendications portant sur l’ADN synthétique étaient brevetables, car elles ne portaient pas sur des éléments existant à l’état de nature, les parties non codantes de la séquence génomique ayant été supprimées[96].
La Cour Suprême avait cependant pris le soin de préciser qu’elle ne se prononçait pas sur la brevetabilité des méthodes de manipulation des gènes[97], sur les applications de connaissances acquises sur les gènes BRCA1 et BRCA2[98], et sur la brevetabilité des molécules d’ADN pour lesquelles l’ordre naturel des nucléotides naturels a été modifié[99].
En application de ces principes, les tribunaux ont considéré comme ne relevant pas de l’exception prétorienne au titre des phénomènes naturels ou des idées abstraites, par exemple:
- des procédés de préparation d’une fraction d’ADN acellulaire enrichie en ADN fœtal[100]
- Un procédé de traitement de la douleur à l’aide de compositions pharmaceutiques d’oxymorphone à libération contrôlée et des instructions sur le dosage de l’insuffisance rénale[101].
- Une méthode de traitement des patients schizophrènes avec de l’ilopéridone dans laquelle la gamme posologique est basée sur le génotype du patient[102].
- Un procédé amélioré de conservation des hépatocytes[103].
A l’inverse, des méthodes de diagnostic ou de génotypage on été considérées comme portant sur des lois de la nature ou des idées abstraites[104].
367._ Les méthodes commerciales_ En l’absence d’exclusion expresse dans le Patent Act, et jusqu’à l’arrêt Bilski de la Cour suprême, la question de la protection des méthodes commerciale a donné lieu à une jurisprudence hésitante[105].
En 2010, dans l’affaire Bilski v. Kappos[106], la Cour Suprême a confirmé que le champ de la brevetabilité n’exclut pas la protection des méthodes commerciales. L’invention en cause portait sur une méthode de protection contre les risques de fluctuation des prix sur le marché de l’énergie. L’USPTO avait rejeté la demande, considérant que les revendications ne visaient pas un objet brevetable, et avait été suivi sur ce point par le Board of Patent Appeals and Interferences. Sur appel, la Cour d’appel du circuit fédéral[107] avait tenté de déterminer un test unique de brevetabilité sous forme d’un test dit « machine or transformation test » (test de la machine ou de la transformation), consistant à déterminer si le procédé revendiqué est lié à une machine ou s’il transforme ou réduit un élément donné en un état différent ou dans une chose différente. La demande ne répondant pas à ce test, la Cour avait confirmé la décision de rejet.
Dans son arrêt, la Cour suprême ne rejette pas le machine or transformation test, mais considère qu’il constitue seulement un indice de brevetabilité. Selon la Cour l’approche de la Cour d’appel est contredite par le paragraphe 100(b) du Patent Act qui définit largement un procédé comme tout « procédé, art ou méthode, incluant tout nouvel usage d’un procédé, d’une machine, d’une fabrication, d’une composition de matière ou d’un matériau connus », sans lier la brevetabilité à une machine ou à une transformation, et sans exclure la brevetabilité des méthodes commerciales.
Elle rejette cependant la brevetabilité de l’invention, au motif que « le concept de protection contre les risques […] est une idée abstraite non brevetable » et que permettre aux demandeurs de breveter une telle invention « empêcherait l’utilisation d’une telle approche dans tous les domaines, et confèrerait en réalité un monopole sur une idée abstraite ».
En pratique, l’exclusion des idées abstraites et le critère d’activité inventive constituent un obstacle important à la brevetabilité des méthodes commerciales, notamment dans le domaine du commerce électronique.[108]
368._ Les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgicales_ Les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical ne sont pas exclues de la protection si elles satisfont par ailleurs aux conditions de brevetabilité[109]. Mais une méthode de diagnostic ou de traitement n’est pas brevetable si elle inclut ou combine des techniques connues avec des phénomènes naturels[110].
A noter qu’une limitation spécifique au droit à dommages et intérêts pour contrefaçon d’un produit ou d’un procédé brevetés a été introduite en 1996 au bénéfice des « praticiens médicaux exerçant dans le cadre d’une activité médicale » et des institutions qui les emploient.[111]
La question de la brevetabilité de la seconde application thérapeutique est abordée plus loin[112].
369._ Les programmes d’ordinateur et les inventions logicielles_ Le Patent Act ne contient pas d’exclusions concernant les programmes d’ordinateur, ni de dispositions spécifiques les concernant[113]. La brevetabilité des programmes d’ordinateur et des inventions utilisant des logiciels a donné lieu à une jurisprudence abondante, souvent liée à la question de la brevetabilité des méthodes commerciales, qui a abouti à valider les brevets portant sur des inventions mettant en œuvres des algorithmes (et notamment des logiciels) lorsqu’elles présentent des résultats utiles (ce qui implique une application pratique), concrets et tangibles (au sens de « non-abstrait », « qui produit des résultats dans le monde réel »)[114].
Le point de départ de cette évolution est constitué par l’exclusion de la protection des idées abstraites et des formules mathématiques, qui s’étend à priori à tout algorithme mathématique et à tout logiciel non associé à un résultat tangible.
En 1972, dans l’arrêt Gottschalk v. Benson[115], la Cour suprême a jugé qu’un algorithme permettant de convertir des décimales codées en binaires en chiffres binaires (et non associé à un type d’ordinateur précis) ne mettait en œuvre qu’une idée abstraite et un phénomène naturel (une découverte), et ne pouvait dès lors constituer une invention brevetable. Elle a cependant pris le soin de préciser qu’elle n’entendait pas exclure du champ de la brevetabilité tous les programmes d’ordinateur, en indiquant que sa décision ne s’appliquait qu’aux méthodes non limitées à une technologie particulière, à dispositif particulier ou à un usage précis[116]. Elle a réaffirmé cette position en 1978 dans son arrêt Parker v. Flook[117], à propos d’un algorithme mis en œuvre par ordinateur destiné à ajuster les niveaux d’alarmes des processus de conversion d’hydrocarbures[118].
En 1981, dans son arrêt Diamond v. Diehr[119], la Cour suprême reconnaitra pour la première fois la brevetabilité d’une invention impliquant l’utilisation d’une formule de calcul. L’invention portait sur une méthode concernant le moulage de caoutchouc synthétique, fondée sur un algorithme permettant de recalculer en continu la durée optimale de moulage. La Cour considère que l’invention ne porte pas sur un algorithme, mais sur un procédé industriel de transformation de matière reposant sur un algorithme[120]. Elle précise néanmoins qu’une « activité post-solution insignifiante ne transformera pas un principe non brevetable en procédé brevetable »[121]. De même, dans son arrêt Alice précité[122], la Cour suprême a précisé que la simple mise en œuvre par un ordinateur générique ne transforme pas une idée abstraite en invention brevetable[123]. Cette dernière décision semble avoir entraîné un nombre important de décisions invalidant des brevets de logiciels ou de méthodes mises en œuvre par logiciels[124].
En réaction à cette jurisprudence, le Manual of Patent Examination Procedure a été complété depuis 2014 et précise les pratiques de l’Office concernant l’exclusion des idées abstraites[125]. Il confirme que les revendications décrivant ou incluant un algorithme doivent contenir des éléments qui (considérés individuellement ou dans leur combinaison) ajoutent à l’idée abstraite constituée par l’algorithme (amount to significantly more than the judicial exception), par exemple en démontrant une amélioration du fonctionnement d’un ordinateur ou dans un autre domaine technique. De nombreux exemples d’inventions logicielles exclues ou non de la brevetabilité, y sont donnés. Dans ce domaine, ont été considérés par les tribunaux comme brevetables, car ne relevant pas d’idées abstraites, par exemple :
- des méthodes permettant d’améliorer les résultats de recherche sur Internet en intégrant une relation de localisation physique avec une personne de référence[126] ;
- des systèmes et procédés de structuration d’un réseau dynamique peer-to-peer (P2P) pour la distribution de fichiers volumineux[127] ;
- un procédé d’authentification d’un utilisateur à une transaction sur un terminal[128];
- des appareils et procédés de surveillance de paquets échangés sur un réseau informatique en classant des paquets de données en fonction d’un flux de données associé à certaines activités[129];
- un système de communication qui permet à la station primaire d’envoyer des messages d’enquête et d’effectuer des sondages simultanément[130];
- un procédé et des dispositifs de détection d’erreurs de transmission dans des flux de données et des paquets de données[131];
- un procédé de connexion d’un dispositif de capture de données, tel qu’un appareil photo numérique, à un dispositif mobile afin qu’un utilisateur puisse publier automatiquement du contenu à partir du dispositif de capture de données sur un site Web[132];
- une méthode automatisée de détection d’intrusion dans le réseau informatique qui utilise des moniteurs de réseau dans le réseau d’entreprise, détecte les activités réseau suspectes sur la base de l’analyse des données de trafic réseau, génère des rapports sur les activités suspectes et reçoit et intègre automatiquement les rapports sur les activités suspectes[133];
- une méthode de mise en œuvre d’une interface à onglets de carnet, qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans des feuilles de calcul électroniques tridimensionnelles[134];
- des systèmes et procédés de conception, de création et d’importation de données dans un formulaire consultable sur un ordinateur afin qu’un utilisateur puisse manipuler les données du formulaire et créer des formulaires et des rapports consultables[135];
- des interfaces d’affichage améliorées, en particulier pour les appareils électroniques dotés de petits écrans, qui permettent à l’utilisateur d’accéder plus rapidement aux données souhaitées stockées dans le dispositif électronique et aux fonctions des applications incluses dans celui-ci[136];
- une méthode qui permet aux ordinateurs de produire une synchronisation labiale et des expressions faciales précises et réalistes dans des personnages animés qui n’étaient auparavant produites que par des animateurs humains[137];
- une méthode et un système de filtrage du contenu Internet[138];
- des systèmes et procédés de génération d’une page Web composite qui combine certains éléments visuels d’un site Web « hôte » avec le contenu d’un marchand tiers[139].
A l’inverse, ont été considérées comme relevant d’idées abstraites non brevetables et dépourvues de concept inventif:
- un procédé de visualisation de plusieurs images vidéo affichées et stockées simultanément sur le dispositif de visualisation à distance d’un système de vidéosurveillance[140];
- une méthode d’affichage et de synchronisation de données cartographiques[141];
- un système et un procédé algorithmique permettant de déterminer l’éligibilité aux prestations d’assurance invalidité de la sécurité sociale via un réseau informatique[142];
- un procédé de sécurisation de paiements par voie électronique permettant l’identification d’une personne sans fourniture d’informations personnelles[143];
- un système permettant d’adresser à un utilisateur de téléphone mobile de la publicité ciblée sur la base des données recueillies sur le téléviseur de l’utilisateur.[144];
- un système et un procédé permettant au client d’un programme de fidélité d’échanger des points de fidélité contre des récompenses offertes par des vendeurs sans intervention humaine.[145];
- un système informatisé permettant d’utiliser des graphiques pour créer des simulations orientées objet sans programmation[146];
- un système sécurisé de notifcation permettant à un utilisateur de communiquer avec des livreurs ou des personnes chargées de l’enlèvement d’objets[147];
- un procédé mis en œuvre par ordinateur pour détecter une fraude dans des transactions financières pendant un processus de compensation de paiement[148];
- une interface graphique utilisateur pour le trading par voie électronique[149];
- un système de bornes de recharge pour véhicules électriques connectées et contrôlées en réseau[150];
- des méthodes de filtrage d’e-mails et de fichier pour détecter des contenus indésirables[151];
- un système mis en œuvre par ordinateur permettant aux emprunteurs d’obtenir de manière anonyme des prêts proposés par une pluralité de prêteurs.[152];
- une méthode d’optimisation des prix dans un environnement d’e-commerce[153];
- un procédé de distribution de produits multimédias protégés par le droit d’auteur sur Internet, dans lequel le consommateur reçoit gratuitement un produit multimédia protégé par le droit d’auteur en échange de la visualisation d’une publicité, l’annonceur payant pour le contenu protégé.[154].
370._ Les inventions dans le domaine de l’IA _ Les inventions dans le domaine de l’IA (relatives à des méthodes ou à des systèmes relevant de l’IA, ou utilisant des systèmes d’IA) sont soumises au même régime que les inventions logicielles impliquant une analyse de données, et peuvent poser problème au regard de l’exclusion de la brevetabilité des idées abstraites. Rappelons cependant qu’en application de la jurisprudence Alice[155], des revendications portant sur des idées abstraites restent éligibles à la protection si elles contiennent des éléments complémentaires qui vont au-delà d’une idée abstraite et relèvent d’un concept inventif. Des illustrations intéressantes et détaillées sont données par l’USPTO dans son document « Subject Matter Eligibility Examples » de juillet 20024[156], qui illustre l’application du test de brevetabilité à des revendications:
- portant sur l’utilisation d’un réseau de neurones artificiels pour identifier ou détecter des anomalies[157];
- énoncant des méthodes basées sur l’intelligence artificielle pour analyser les signaux vocaux et séparer la parole souhaitée de la parole étrangère ou de fond[158];
- et portant sur un modèle d’intelligence artificielle conçu pour aider à personnaliser le traitement médical en fonction des caractéristiques individuelles d’un patient particulier[159].
La question des inventions générées à l’aide ou au moyen de systèmes d’IA générative est étudiée plus loin[160].
371._ Tableaux des décisions de la Cour suprême sur la brevetabilité_ Le tableau ci-dessous, adapté d’un tableau disponible sur le site de l’USPTO[161], reprend les principales décisions de la Cour suprême ayant valeur de précédent (precedential) rendues sur la question de la brevetabilité, dont il a été question ci-dessus.
Nom de l’arrêt | N° brevet / demande | Titre / objet | Type de revendication | Type d’exclusion | Solution |
Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l[162] | 5,970,479 6,912,510 7,149,720 7,725,375 |
Formulation et négociation de contrats de gestion des risques | Procédés, systèmes, supports lisibles par ordinateur | Idée abstraite | Ineligible ’479: asserted claims 33-34. ’510, ’720, and ’375: all claims. |
Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. [163] | 5,747,282 5,837,492 5,693,473 |
Gène prédisposant au cancer du sein et de l’ovaire | Produits | Produit de la nature | Ineligible ‘282: claims 1, 5-6 ‘473: claim 1 ‘492: claims 1 & 6 Eligible ‘282: claims 2 & 7 ‘492: claim 7 |
Bilski v. Kappos[164] | 08/833,892 | Méthode de gestion des risques énergétiques | Méthode | Idée abstraite | Ineligible |
Diamond v. Chakrabarty[165] | 4 259 444 | Micro-organisme ayant des plasmides et préparation de celui-ci | Produit et méthodes | Produit de la nature | Eligible |
Diamond v. Diehr[166] | 4 344 142 | Contrôle numérique direct des presses de moulage de caoutchouc | Méthode | Abstract Idea | Eligible |
Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co. [167] | 845 224 | Machine Fourdrinier pour la fabrication du papier | Système | Loi de la nature | Eligible |
Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. [168] | 2 200 532 | Inoculant bactérien pour légumineuses | Produits | Produit de la nature | Ineligible Claims 1, 3-8, 13 & 14 |
Gottschalk v. Benson[169] | 04/315,050 | Conversion d’informations numériques | Méthode | Idée abstraite | Ineligible |
Mackay Radio & Telegraph v. Radio Corp of Am.[170] | 1 974 387 | Antenne | Produits | Idée abstraite | Eligible claims 15 and 16 |
Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Labs. [171] | 6,355,623 6,680,302 |
Optimisation de l’efficacité thérapeutique des médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux à médiation immunitaire | Méthode | Loi de la nature | Ineligible |
Parker v. Flook[172] | 05/194,032 | Méthode de mise à jour des limites d’alarme | Méthode | Abstract Idea | Ineligible |
Tilghman v. Proctor[173] | 11 766 | Obtention d’acides gras libres et de glycérine à partir de corps gras | Méthode | Loi de la nature | Eligible |
372._ L’exigence d’unité d’invention (prohibition de la double brevetabilité)_ Le droit des brevets US consacre l’exigence d’unité d’invention au travers de la prohibition de la « double brevetabilité ». Cette prohibition est issue de la section 101 du Patent Act[174], qui dispose que l’inventeur peut obtenir « un brevet » pour chaque invention (« Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, … may obtain a patent therefor »)[175].
Le droit US distingue deux types d’interdictions de la double brevetabilité, qui recoupent le champ de l’article 82 CBE, et de l’article L 612-4 du Code de la propriété intellectuelle français[176]: une prohibition légale, et une prohibition prétorienne.
La prohibition légale de la double brevetabilité (statutory ou same invention double patenting law), issue de la section 101 du Patent Act (35 U.S.C. § 101), interdit de conférer à un demandeur plusieurs brevets pour une même invention. Cette prohibition ne connaît aucune exception.
La prohibition prétorienne, dite obviousness-type double patenting (ODP), interdit de conférer à un demandeur plusieurs brevets qui revendiquent des inventions différentes mais liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général[177]. Cette seconde prohibition connait deux exceptions, en cas de renonciation aux revendications concernées du brevet litigieux, et en cas d’application du « safe harbor » prévu en cas de demande divisionnaire par la section 121 du Patent Act, permettant qu’une demande divisionnaire ne puisse se voir opposer la demande parente[178].
373._ La nouveauté_ La définition de la nouveauté, et plus précisément des antériorités opposables (prior art), a été profondément modifiée par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA), à effet en mars 2013. Auparavant, la section 102 disposait :
« Une personne aura droit à un brevet à moins:
(a) que l’invention soit connue ou utilisée par d’autres dans ce pays, ou qu’elle soit brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l’étranger, avant son invention par le demandeur au brevet, ou
(b) que l’invention soit brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou un pays étranger ou soit utilisée publiquement ou en vente dans ce pays, plus d’un an avant la date de la demande de brevet aux États-Unis, ou
(c) qu’il ait abandonné l’invention, ou
(d) que l’invention ait été brevetée (…) par le demandeur ou ses représentants légaux ou cessionnaires dans un pays étranger (…) plus de douze mois avant le dépôt de la demande aux États-Unis, ou
(…)
(f) qu’il n’ait pas inventé lui-même l’invention à breveter ; (…) »
Cette définition avait notamment pour effet notable de réduire le champ des antériorités à l’étranger, en les limitant aux seules inventions brevetées ou décrites dans une publication écrite[179]. Elle établissait également un délai de grâce d’un an, qui constituait, et constitue toujours, sous sa forme modifiée, une grande particularité du droit américain des brevets.
Le nouvel article 102(a), issu de l’America Invents Act, tire toutes les conséquences d’un passage au système de l’inventeur premier déposant. Il dispose désormais :
« Une personne aura droit à un brevet à moins:
(1) que l’invention revendiquée soit brevetée, décrite dans une publication imprimée, ou utilisée publiquement, en vente, ou autrement mise à la disposition du public avant la date effective de dépôt de l’invention revendiquée ; ou
(2) que l’invention revendiquée soit décrite dans un brevet délivré en application de la section 151, ou dans une demande de brevet publiée ou présumée publiée en application de la section 122(b), dans laquelle le brevet ou la demande, selon le cas, désigne un autre inventeur et a été effectivement déposé avant la date effective de dépôt de l’invention revendiquée ».
La nouveau paragraphe 102(a)(1) supprime les restrictions territoriales dans la définition de l’art antérieur auparavant applicable.
Le paragraphe 102(a)(2) vise quant à lui les publications de demandes de brevets américains, les brevets américains et les publications de demandes PCT désignant les États-Unis qui désignent un autre inventeur. Sont ainsi compris dans l’état de la technique les contenus de demandes de brevet qui ont une date effective de dépôt antérieure au dépôt de l’invention et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure[180]. Cette date est, pour les demandes revendiquant la priorité d’une demande étrangère, la date de priorité[181].
374._ « L’usage public »_ Comme indiqué, le texte de la section 102(a)1 issu de l’AIA (35 U.S.C. 102(a)(1)) ne pose aucune limitation géographique à l’utilisation publique constitutive d’un état de la technique antérieure du dépôt. Selon les tribunaux :
« Le test applicable pour déterminer l’usage public visé de l’article 102 b) est de savoir si l’usage présumé : (1) était accessible au public ou (2) a été effectué à des fins commerciales. L’exploitation commerciale est une indication claire de l’usage public, mais elle nécessite probablement plus que, par exemple, une offre confidentielle à la vente. Ainsi, le critère de l’usage public implique l’examen des éléments de preuve concernant l’expérimentation et, entre autres, la nature de l’activité qui s’est déroulée en public, l’accès du public à l’utilisation, les obligations de confidentialité imposées aux membres du public qui ont observé l’utilisation et l’exploitation commerciale, voir Allied Colloids, Inc. c. Am. Cyanamid Co., 64 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1995). Ces éléments de preuve sont pertinents pour déterminer si l’utilisation était un usage public susceptible de faire obstacle à la brevetabilité »[182].
Un usage public a lieu lorsqu’une machine ou un objet incorporant l’invention est exposé en public ou vendu au public, même lorsque l’invention est cachée à la vue du public[183], ou lorsque l’inventeur permet à un tiers d’utiliser l’invention sans restriction ou obligation de confidentialité[184]
375._ L’offre à la vente (on sale bar)_[185] Afin de constituer une antériorité opposable au sens de ce texte, une invention doit (1) être l’objet d’une offre commerciale de vente à des fins non expérimentales et (2) être à l’état brevetable (ready for patenting)[186].
La détermination de l’existence d’une offre à la vente relève des principes de droit des contrats[187], qui impliquent notamment l’existence d’une offre ferme[188].
Une vente au sens de cette disposition est un contrat par lequel le vendeur accepte « de transférer des droits de propriété » en contrepartie d’un paiement ou d’une promesse de paiement de l’acheteur[189]. Une cession licence de droits ne constitue pas non plus une vente au sens de ce texte, sauf si elle s’accompagne d’un transfert du produit, ce qui sera par exemple le cas des licences de logiciels standard[190]. L’offre à la vente constitue une antériorité même si elle est conditionnelle[191], ou unique[192]. Par ailleurs la vente détruit la nouveauté même lorsque l’inventeur n’y a pas consenti et qu’elle est le fait d’un tiers qui a obtenu l’invention de l’inventeur[193]. Enfin, la vente n’a pas non plus à être publique.
En 2024, dans l’affaire Celanese Intl. Corp. v. Intl. Trade Comm’n[194], le Circuit Fédéral a rendu une décision importante sur l’interprétation du texte de la section 102 issu de l’AIA, en confirmant l’application des principes antérieurs à l’AIA, et plus précisément la possibilité d’antérioriser un dépôt par la vente d’un produit fabriqué à l’aide d’un procédé tenu secret.
376._ « Autrement accessible au public »_ Le Manual of Patent Examining Procedure [195] donne comme exemple d’inventions autrement accessibles au public au sens de la section 102 l’accessibilité au travers d’une thèse déposée dans une bibliothèque universitaire[196], des affiches ou d’autres communications à l’occasion d’une réunion scientifique[197], une invention visible dans une demande de brevet[198], ou un document accessible sur un site Web[199].
377._ Les divulgations non opposables_ Les divulgations non opposables sont définies à la section 102(b), qui vise le délai de grâce et d’autres divulgations non opposables.
378._ Le délai de grâce_ La section 102(b)(1), modifiée par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA) réforme le délai de grâce (Grace Period Inventor-Originated Disclosure Exception), qui demeure une particularité notable du droit des brevets US (notamment au regard de son régime)[200]. Elle prévoit qu’une divulgation faite un an ou moins avant la date effective de dépôt d’une invention revendiquée n’est pas opposable si elle est le fait de l’inventeur, du coinventeur ou d’un tiers ayant obtenu de l’inventeur ou du coinventeur, directement ou indirectement, l’élément divulgué, et écarte également toute divulgation intercalaire d’un tiers:
« Une divulgation faite 1 an ou moins avant la date de dépôt effective d’une invention revendiquée ne constitue pas un état de la technique par rapport à l’invention revendiquée en vertu du paragraphe (a) (1) si (A) la divulgation a été faite par l’inventeur ou le co-inventeur ou par un autre qui a obtenu l’objet divulgué directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur ; ou (B) l’objet divulgué avait, avant cette divulgation, été divulgué publiquement par l’inventeur ou un co-inventeur ou une autre personne ayant obtenu l’objet divulgué directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur ».[201].
On notera que la période de douze mois est calculée à partir de la date effective de priorité, américaine ou étrangère; et donc, notamment, à partir de la date d’une demande provisoire – provisional application[202].
379._ Autres divulgations non opposables_ La section 102(b)(2) ("divulgations issues de demandes et de brevets" - disclosures appearing in applications and patents) prévoit quant à elle des exceptions correspondantes à la règle prévue à la section 102(a)(2)[203]. Elle dispose :
« Une divulgation ne constitue pas un état de la technique d'une invention revendiquée en vertu du paragraphe (a)(2) si (A) l'objet divulgué a été obtenu directement ou indirectement auprès de l'inventeur ou d'un co-inventeur ; (B) l'objet divulgué avait, avant qu'il ne soit effectivement déposé en vertu du paragraphe (a)(2), été divulgué publiquement par l'inventeur ou un co-inventeur ou une autre personne qui a obtenu l'objet divulgué directement ou indirectement de l'inventeur ou un co-inventeur ; ou (C) l'objet divulgué et l'invention revendiquée, au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, appartenaient à la même personne ou étaient soumis à une obligation de cession à la même personne »[204].
Le paragraphe A ("Inventor-Originated Disclosure Exception") exclut tout du champ de la section 102(a)(2) les divulgations portant sur un objet obtenu directement ou indirectement auprès de l'inventeur ou d'un co-inventeur.
Le paragraphe B ("Inventor-Originated Prior Public Disclosure Exception") exclut ensuite les divulgations issues de dépôts par un tiers après que l'invention ait été divulguée publiquement par l'inventeur, un co-inventeur ou une autre personne qui a obtenu l'objet directement ou indirectement de l'inventeur ou du co-inventeur.
Le paragraphe C ("Common Ownership or Obligation of Assignment Exception") exclut enfin l'invention divulguée dans les brevets et demandes visés si l'objet divulgué et l'invention revendiquée, au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, "étaient la propriété de la même personne ou soumis à une obligation de cession à la même personne".
380._ Effets sur la détermination de l'activité inventive_ L'état de la technique à considérer pour l’appréciation de l’activité inventive est le même que celui défini pour la nouveauté[205].
381._ La seconde application thérapeutique_ Aux États-Unis les secondes applications thérapeutiques de produits connus (y compris les nouveaux dosages d’un médicament connu pour traiter une maladie connue) sont brevetables si elles satisfont aux conditions de nouveauté et d’activité inventive. Comme en Europe, la revendication ne peut pas prendre un format dit de type suisse (« utilisation d’une substance X pour fabriquer un médicament destiné à soigner la maladie Y »). La forme sera celle dite de la « méthode de traitement » (méthode de traitement d’un patient souffrant d’une maladie Y par l’administration d’un dosage adéquat du composant ancien Y). Rappelons que les « praticiens médicaux exerçant dans le cadre d’une activité médicale » et les institutions qui les emploient bénéficient d’une limitation de responsabilité, également applicable dans le cadre de la contrefaçon de brevets portant sur les secondes applications thérapeutiques brevetées[206].
382._ L’utilité (application industrielle)_ La condition d’utilité a un fondement constitutionnel, la clause de copyright et de brevet de la Constitution fédérale visant expressément la promotion des « arts utiles » (useful arts)[207]. Le critère d’utilité est cité à la section 101, mais ne fait pas l’objet d’une définition légale[208]. La jurisprudence exige une « utilité spécifique » (specific utility), c’est-à-dire spécifique à l’invention revendiquée et susceptible d’apporter un bénéfice bien défini au public[209]. L’utilité doit également concerner l’invention telle que divulguée, et apporter un bénéfice immédiat au public (practical ou substantial utility)[210]. Pour satisfaire à cette condition, le demandeur doit démontrer en quoi l’invention revendiquée présente une utilité spécifique et substantielle, explicitement ou implicitement.
Une invention qui ne produit pas les effets revendiqués n’est pas une invention utile et n’est pas brevetable. Cependant, pour être ainsi exclue de la brevetabilité l’invention doit être « totalement incapable de produit un effet utile »[211].
Ces règles sont également applicables dans le domaine des médicaments et des inventions biotechnologiques. Le demandeur doit cependant fournir des éléments qui permettent raisonnablement de soutenir l’utilité de l’invention[212], ce qui peut l’amener à produire des essais cliniques.
383._ L’activité inventive (nonobviousness)_ Le critère d’activité inventive a été codifié dans la section 103 du Patent Act 1952. Ce texte, tel que modifié par l’AIA, dispose :
« Un brevet pour une invention revendiquée ne peut pas être obtenu, nonobstant le fait que l’invention revendiquée n’est pas divulguée de façon identique aux termes de la section 102, si les différences entre l’invention revendiquée et l’art antérieur son telle que l’invention revendiquée dans son ensemble était évidente avant sa date de dépôt effective pour une personne ayant des connaissances techniques ordinaires dans le domaine d’application de l’invention. La brevetabilité ne doit pas être refusée en considération de la façon dont l’invention a été réalisée »[213].
Dans sa décision Graham v. John Deere Co.,[214] la Cour Suprême a défini le test d’activité inventive comme suit (« Graham test » ou « Graham factors »):
« la condition posée par le paragraphe 103, qui n’est qu’une des trois conditions [de brevetabilité] à satisfaire, implique l’examen de plusieurs éléments de fait. En application du § 103, le champ et le contenu de l’art antérieur doivent être déterminés; les différences entre l’art antérieur et les revendications litigieuses doivent être appréciées; et la question du niveau des connaissances techniques ordinaires dans le domaine pertinent résolue. Sur ces bases, le caractère évident ou non de invention est déterminé. Des considérations secondaires telles que le succès commercial, un besoin exprimé de longue date mais jamais satisfait, les échecs d’autres inventeurs, etc., peuvent être utilisées pour éclairer les circonstances entourant l’origine de l’invention objet de la demande. En tant qu’indices d’activité inventives, ces questions peuvent être pertinentes »[215].
Ce test a été repris et précisé par la Cour Suprême en 2007 dans son arrêt KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR)[216], notamment au regard du niveau compétence « ordinaire » exigé de l’homme de l’art.
384._ Le régime spécifique applicable à certains procédés biotechnologiques_ Depuis 1995 et jusqu’à récemment, le droit des brevets aux États-Unis avait mis en place un régime très particulier concernant la brevetabilité des procédés en matière de biotechnologie, curieusement peu commentée en Europe. Ce régime, issu du Biotechnology Process Patent Act 1995[217], était intégré à la section 103 du Patent Act, et permettait, sous certaines conditions de ne pas appliquer le critère d’activité inventive à un procédé dans le domaine de la biotechnologie.
Un procédé biotechnologique, tel que défini par la loi[218], pouvait être considéré comme inventif s’il utilisait ou s’il résultait dans une composition de matière elle-même nouvelle et inventive et donc brevetable. Les seules conditions posées étaient que les demandes visant le procédé et le produit correspondant soient déposées simulanément, et que les deux inventions aient le même inventeur[219].
Ce régime constituait un avantage certain pour l’industrie locale du médicament, notamment dans le cas d’un brevet portant sur un procédé non inventif appliqué pour la première fois à une molécule brevetée, et aboutissant à une molécule non brevetable. Il permettait en effet (et permet toujours), dans cette hypothèse, au titulaire du brevet de procédé de s’opposer à importations des molécules non brevetées issues de l’utilisation du procédé non inventif à l’étranger (par hypothèse en relation avec la molécule brevetée aux États-Unis, mais non brevetée dans ces pays).
Ce régime a été supprimé pour l’avenir par l’America Invents Act, et n’est plus applicable aux demandes déposées à partir du 16 mars 2013. Il ne remet cependant pas en cause les brevets déjà accordés.
B. Les conditions de forme
385._ Patent agents and patent attorneys_ Aux États-Unis la préparation, le dépôt et le suivi des demandes de brevet doivent être effectués par des professionnels qualifiés et autorisés auprès du Patents and Trademark Office, les patent agents et les patent attorneys. Les patent agents font partie du patent bar. Les patents attorneys ont les mêmes qualifications professionnelles que les patent agents, mais sont également des avocats inscrit à l’un des barreaux des Etats de l’Union.
386._ L’US Patents and Trademark Office_ L’United States Patent and Trademark Office (USPTO) est une agence des États-Unis, établie au sein du ministère du Commerce. Il est responsable de l'octroi et la délivrance des brevets et de l'enregistrement des marques, de la diffusion de l'information du public dans ce domaine. Il établit les règlements de procédure applicables. Son Directeur, nommé par le Président et le Sénat, dirige l’office et la délivrance des brevets, ainsi que l'enregistrement des marques.
L’USPTO a également un pouvoir de contrôle et de suspension des agents de brevets.
387._ La demande (général)_[220] Une demande de brevet doit être faite ou autorisée par l’inventeur[221]. Elle peut également être déposée par une personne à qui l'inventeur a cédé ou accepté par écrit de céder l'invention[222]. Elle doit contenir[223] : (1) des « spécifications » (specification), en deux parties : la première consiste dans une description proprement dite de l’invention (avec ou sans résumé), la seconde contient les revendications (au moins une)[224] ; (2) un dessin, si nécessaire à la compréhension de l’invention; (3) et une déclaration sous serment de l’inventeur ou, à défaut, par le requérant[225]. Elle s’accompagne du paiement d’une redevance de dépôt (filing fee)[226]. La date de dépôt est celle du dépôt des spécifications et du dessin (s’il est nécessaire)[227], la déclaration et le paiement de la redevance du dépôt pouvant intervenir dans un délai notifié par l'USPTO[228].
388._ Les demandes provisoires, divisionnaires, continues et de continuation partielles_ Depuis le 8 juin 1995 il est possible de déposer de manière simplifiée une demande provisoire de brevet (provisional application for patent)[229]. Cette demande ne contient pas de revendications ni de déclaration sous serment. Elle ne fait pas l’objet d’un examen des conditions de protection, et permet, si un dépôt complet intervient dans les 12 mois[230], d’obtenir le bénéfice de la date du dépôt provisoire. A défaut de dépôt ou de conversion dans les 12 mois, l’entier bénéfice du dépôt est perdu. La demande provisoire permet de bénéficier du délai de priorité de la Convention de Paris. Elle déclenche également le calcul du délai de grâce d'un an[231].
Aux États-Unis les demandes divisionnaires, de continuation, mais également de continuation–in–part sont admises.
Une demande divisionnaire[232] est une demande comportant la même divulgation qu'une demande antérieure ou parente, et revendiquant une invention indépendante ou distincte.
La demande divisionnaire doit énoncer au moins la partie de la divulgation antérieure qui se rapporte à l'invention telle que revendiquée dans la demande divisionnaire. Une demande divisionnaire déposée « avant la délivrance du brevet, l’abandon ou la clôture de la procédure relative à la demande antérieure ou à une demande bénéficient également de la date de dépôt de la demande antérieure »[233] bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. Ces demandes reprennent fréquemment des revendications exclues de la demande parente (ce qui sera le cas si la demande revendique plusieurs inventions distinctes et indépendantes), et peuvent contenir des revendications complémentaires.
Les demandes de continuation portent également sur un objet divulgué dans une demande préalablement déposée. La divulgation dans la demande de continuation ne doit pas inclure une matière nouvelle par rapport à la demande parente. Elle bénéficie également de la date de dépôt de la demande initiale lorsqu'elle est déposée « avant la délivrance du brevet, l’abandon ou la clôture de la procédure relative à la demande antérieure ou à une demande bénéficient également de la date de dépôt de la demande antérieure »[234].
Une demande de continuation-in-part peut ajouter une matière nouvelle par rapport à la demande parente. Cependant le matériel nouveau ne peut alors bénéficier de la date de priorité de la demande parente.
La loi américaine n'impose pas de contrainte particulière dans la rédaction des revendications dans le cas de demandes divisionnaires ou de continuation, similaires à celles imposées en Europe[235]
389._ L'inventeur_L'inventeur, et chaque co-inventeur dans le cas d'une invention conjointe doit être désignés dans la demande[236]. Chaque inventeur ou coinventeur doit signer une déclaration sous serment[237]. Les fausses déclarations sont punies d'une peine d'amende ou d'emprisonnement[238].
Le paragraphe 100 du Patent Act[239] définit l'inventeur et le coinventeur (joint inventor) comme suit:
(f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.
(g) The terms "joint inventor" and "coinventor" mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.
L'inventeur est défini par la jurisprudence comme celui qui contribue à la conception de l'invention[240].
Aux termes de la section 116 du Patent Act[241] les coinventeurs doivent déposer une demande de brevet conjointement et prêter chacune le serment requis. Les inventeurs peuvent demander un brevet conjointement même si (1) ils n'ont pas travaillé physiquement ensemble ou en même temps, (2) chacun n'a pas apporté le même type ou le même montant de contribution, ou (3) chacun n'a pas apporté de contribution à l'objet de chaque revendication du brevet.
L'inventeur est nécessairement une personne physique. La solution pouvait sembler acquise à la lecture du texte du Patent Act[242], et avait été formulée à l'occasion d'affaire portant sur des désignations de personnes morales[243].
Elle été confirmée en des termes très clairs (et semble-t-il légèrement irrités) par le Circuit fédéral en 2022 dans l'affaire Thaler v. Vidal[244], version locale des nombreuses tentatives de Stephen Thaler d'obtenir, notamment en Europe, un brevet pour une invention au nom de son intelligence artificielle DABUS[245]:
« Cette affaire pose la question de savoir qui, ou quoi, peut être un inventeur. Plus précisément, on nous demande de décider si un système logiciel d'intelligence artificielle (IA) peut être inscrit comme inventeur sur une demande de brevet. À première vue, il pourrait sembler que la résolution de cette question impliquerait une enquête abstraite sur la nature de l'invention ou les droits, le cas échéant, des systèmes d'IA. En fait, cependant, nous n'avons pas besoin de réfléchir à ces questions métaphysiques. Au lieu de cela, notre tâche commence – et se termine – par l'examen de la définition applicable dans la loi pertinente. (...)
La Loi sur les brevets prévoit expressément que les inventeurs sont des « individus ». Depuis 2011, avec l'adoption du LeahySmith America Invents Act, la loi sur les brevets définit un « inventeur » comme « l'individu ou, s'il s'agit d'une invention conjointe, les individus qui ont collectivement inventé ou découvert l'objet de l'invention ». 35 U.S.C. § 100(f). De même, la Loi définit les termes « inventeur conjoint » et « co-inventeur » comme « l'une quelconque des personnes qui ont inventé ou découvert l'objet d'une invention conjointe ». § 100(g). En décrivant les déclarations exigées d'un inventeur lorsqu'il dépose une demande de brevet, la loi fait systématiquement référence aux inventeurs et aux co-inventeurs comme à des « individus ». Voir § 115. La Loi sur les brevets ne définit pas le terme « individu ». Cependant, comme l'a expliqué la Cour suprême, lorsqu'il est utilisé « comme un nom, le terme « individu » signifie ordinairement un être humain, une personne ». Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449, 454 (2012) (modification interne et guillemets omis). Cela est conforme à la « façon dont nous utilisons le mot dans le langage courant » : « Nous disons « l'individu est allé au magasin », « l'individu a quitté la pièce » et « l'individu a pris la voiture », chaque fois se référant sans équivoque à une personne physique. » Id. Les dictionnaires confirment qu'il s'agit de l'interprétation courante du mot. (...)
Par conséquent, la Cour suprême a statué que, lorsqu'il est utilisé dans les lois, le mot « individu » fait référence à des êtres humains, à moins qu'il n'existe « une indication que le Congrès l'entendait autrement ». Id., p. 455 (italiques omis). Rien dans la Loi sur les brevets n'indique que le Congrès avait l'intention de s'écarter du sens commun. Au contraire, le reste de la Loi sur les brevets confirme que le terme « individu » dans la Loi désigne les êtres humains. (...)
390._ Les lignes directrices de l'USPTO sur la qualité d'inventeur pour les inventions assistées par IA_Le Circuit fédéral dans l'arrêt Thaler n'a cependant pas abordé l'hypothèse d'inventions assistées par IA. Faisant suite à une consultation publique sur l'IA lancée par l'USPTO en 2019, l'USPTO a adopté le 12 février 2023 des lignes directrices sur les inventions assistées par intelligence artificielle[246] L'USPTO y confirme que ces inventions entrent dans le champ de la brevetabilité si une personne physique y contribue « de manière significative » (une contribution significative à une seule revendication est suffisante ; cependant chaque revendication doit porter sur un élément inventé par un des inventeurs (personne physique) désignés dans le brevet). L'USPTO rappelle les facteurs à prendre en compte dans cette détermination, issus de l'arrêt Pannu v. Iolab Corp.[247](« Pannu factors ») : à savoir, si chaque inventeur (1) contribue d'une manière significative à la conception ou à la mise en pratique de l'invention, (2) apporte à l'invention revendiquée une contribution qui n'est pas négligeable en qualité, lorsque cette contribution est mesurée par rapport à l'invention complète, et (3) fait plus que simplement expliquer des concepts bien connus et/ou l'état actuel de la technique. L'Office propose alors cinq principes permettant d'appliquer ces facteurs dans le cas d'inventions assistées par IA :
"1. L'utilisation par une personne physique d'un système d'IA dans la création d'une invention assistée par l'IA n'exclut pas les contributions de la personne en tant qu'inventeur (« does not negate the person’s contributions as an inventor ») [note omise]. La personne physique peut être inscrite en tant qu'inventeur ou co-inventeur si elle contribue de manière significative à l'invention assistée par l'IA.
2. Le simple fait de reconnaître un problème ou d'avoir un objectif général ou un plan de recherche à poursuivre n’équivaut pas à une acte de conception. [note omise] Une personne physique qui ne présente un problème qu'à un système d'IA peut ne pas être l’inventeur ou le co-inventeur d'une invention identifiée à partir de la sortie du système d'IA. Cependant, une contribution significative pourrait résulter de la façon dont elle construit les commandes (prompts) dans le but d’obtenir du système d’IA une solution particulière à un problème spécifique envisagé (« by the way the person constructs the prompt in view of a specific problem to elicit a particular solution from the AI system »).
3. La mise en pratique d’une invention n'est pas à elle seule une contribution significative suffisante pour caractériser l’inventivité. [note omise] Par conséquent, une personne physique qui se contente de reconnaître et d'apprécier la production d'un système d'IA en tant qu'invention, en particulier lorsque les propriétés et l'utilité de cette production sont évidentes pour ceux qui ont des compétences ordinaires, n'est pas nécessairement un inventeur. [note omise] Cependant, une personne qui utilise les résultats d'un système d'IA et y contribue de manière significative pour créer une invention peut être un véritable inventeur. Par ailleurs, dans certaines situations, une personne qui mène une expérience réussie en utilisant les résultats du système d'IA pourrait démontrer qu'elle a apporté une contribution importante à l'invention, même si elle n'est pas en mesure d'établir la conception tant que l'invention n'a pas été mise en pratique. [note omise]
4. Une personne physique qui met au point un élément essentiel à partir duquel l'invention revendiquée est dérivée peut être considérée comme ayant apporté une contribution importante à la conception de l'invention revendiquée, même si elle n'était pas présente ou n'a pas participé à chaque activité qui a conduit à la conception de l'invention revendiquée. [note omise] Dans certaines situations, la ou les personnes physiques qui conçoivent, construisent ou entraînent un système d'IA pour obtenir une solution particulière à un problème spécifique peuvent être inventeurs, lorsque la conception, la construction ou l'entraînement du système d'IA constitue une contribution significative à l'invention créée avec le système d'IA.
5. Le seul maintien, par une personne, d'une « domination intellectuelle » sur un système d'IA, ne fait pas de celle-ci un inventeur des d'inventions créées par l'utilisation du système d'IA. [note omise] Par conséquent, le simple fait de posséder ou de superviser un système d'IA utilisé dans la création d'une invention, sans apporter une contribution importante à la conception de l'invention, ne fait pas de cette personne un inventeur."
Les lignes directrices abordent évidemment la question délicate (et cruciale) de la sincérité des dépôts, appliquée à l'hypothèse d'inventions assistées par IA. L'Office rappelle sur ce point aux déposants les devoirs qui leur incombent (duty of disclosure, duty of reasonable inquiry, que l'Office n'envisage pas de modifier), ainsi que les pouvoirs de l'Office de demander des informations complémentaires, qu'il entend exercer en relation avec cette catégorie d'inventions, ou en cas de doute.
391._ La description, les revendications et le dessin_ Les spécifications doivent contenir une description écrite de l'invention, de son procédé de fabrication et de son utilisation, dans des termes complets, clairs, concis et exacts (adequate written description)[248] qui permettent à toute personne versée dans l'art auquel elle se rapporte, ou dans l’art le plus proche, de la fabriquer de l’utiliser (enablement requirement)[249], et doivent indiquer la meilleure manière envisagée par l'inventeur de réaliser son invention (best mode requirement)[250]. Ces trois exigences sont distinctes. Depuis l’America Invents Act, le défaut ou l’insuffisance de description du best mode n’est plus une cause de nullité du brevet. L’exigence a donc été maintenue, mais n’est plus sanctionnée[251].
Les spécifications doivent se conclure avec une ou plusieurs revendications « mettant précisément en évidence et revendiquant distinctement l'objet que le requérant considère comme son invention »[252]. Aux États-Unis comme ailleurs, les revendications déterminent la portée de l’invention, et le titulaire du brevet n’a aucun droit sur des éléments non revendiqués, quand bien même seraient-ils inclus dans la description ou le dessin. L’ordre, le format de présentation et la structure des revendications sont précisés par l’USPTO[253]. Les exigences de rédaction sont légèrement plus souples que celles en vigueur en Europe[254].
Les revendications multiples sont possibles, à la condition qu’elles soient différentes (provided they differ substantially) et qu’elles ne soit pas indument multipliées[255].
Une ou plusieurs revendications peuvent être présentées sous forme dépendante. Une revendication dépendante inclut tous les éléments de la revendication dont elle dépend, et est présumée valide (si le brevet est délivré) même si elle dépend d’une revendication invalide[256].
Le demandeur doit fournir un dessin s’il est nécessaire à la compréhension de l'invention[257]. Le Directeur peut également exiger du demandeur de fournir un modèle de l’invention[258]. Lorsque l'invention consiste en une composition de matière, le directeur peut exiger du demandeur de fournir des échantillons ou des ingrédients[259].
392._ Le dépôt et l’accès au matériel_ Comme indiqué, si l’invention ne peut être réalisée sans accès à un élément ou matériel auquel le public ne peut avoir accès, un dépôt ou une fourniture d’information permettant d’accéder à cet élément peuvent être exigés, sur le fondement de la condition d’enablement. Cette exigence est strictement appliquée dans le domaine des biotechnologies[260]. Cependant, elle n’implique pas nécessairement un dépôt physique[261]. Par exemple, dans une affaire impliquant la brevetabilité d’éléments biochimiques naturels issus d’un organisme marin, la condition d’enablement a été jugée satisfaite par la fourniture, par le titulaire du brevet, d’informations détaillées sur la localisation géographique et l’habitat de l’organisme marin source[262]. En revanche, des dépôts seront exigés si l’organisme source ne peut pas être identifié ou décrit avec suffisamment de précision.
393._ L’examen, la publication et la délivrance du brevet_ La procédure d’obtention du brevet prend la forme d’une « instruction » (prosecution) menée par un examinateur désigné par l’USPTO. La procédure entraîne paiement de plusieurs redevances, indépendamment des honoraires du patent agent ou du patent attorney.
L’examen porte sur toutes les conditions de brevetabilité. Il donne lieu à l’envoi par l’examinateur d’un document écrit dénommé « office action », qui précise et justifie sa décision (acceptation ou rejet) au regard de chaque revendication. Ces office actions peuvent être définitives ou non définitives (final ou non final), ce qui a des conséquences sur les possibilités de réponse ou de recours. Si l’office action est définitive, le déposant peut soit faire appel auprès du Board of Patent Appels et Interferences[263], soit apporter les modifications nécessaires à sa demande. Si elle est provisoire, le déposant peut répondre et solliciter un nouvel examen. Ce dernier a en principe six mois pour répondre à l’examinateur, mais la durée est en pratique plus courte (de un à trois mois).
Le déposant à l’obligation de communiquer à l’examinateur tous les éléments pertinents dont il a connaissance permettant d’apprécier la validité de l’invention (duty of candor). A défaut, sa conduite pourra être jugé fautive (inequitable conduct), et entraîner la perte de ses droits. La pratique favorise la communication d’un document reprenant ces informations (information disclosure statement).
La possibilité de modifier les spécifications après le dépôt est fortement limitée par l’interdiction d’introduire de nouveaux éléments dans la demande, posée par la section 132 du Patent act[264].
Chaque demande de brevet doit être publiée, conformément aux procédures fixées par le Directeur, à bref délai après l'expiration d'une période de dix-huit mois à compter de la date de dépôt. À la demande du déposant, une demande peut être publiée plus tôt que la fin de cette période de 18 mois[265]. Cette publication permet au demander de bénéficier de « provisional rights » avant délivrance du brevet[266]. Ne sont pas publiées[267] les demandes qui ne sont plus en cours, et les demandes couvertes par une ordonnance de secret requise par le Gouvernement[268] ou dont la divulgation serait contraire à la sécurité nationale. Le déposant peut également demander que la demande ne soit pas publiée s’il certifie qu’aucun dépôt de la même invention ne sera effectué dans un autre pays ou au travers d’une convention internationale qui requiert une telle publication[269].
Avant publication, les demandes de brevets doivent être conservées à titre confidentiel par le PTO, et aucune information les concernant ne peut être donnée sans l'autorisation du déposant ou du titulaire[270].
Le Patent Act ne prévoit pas de procédure d’opposition pendant la phase d’examen, mais l’America Invents Act a introduit une possibilité pour les tiers de présenter à l’Office des brevets, des demandes de brevets et des publications pertinentes avant délivrance d’un brevet (third party preissuance submissions)[271].
394._ La procédure de réexamen_ L’America Invents Act a modifié les procédures d’opposition post délivrance devant l’USPTO (reexamination procedures). Trois procédures sont désormais disponibles. Une procédure ex parte (ex parte reexamination)[272], ouverte au titulaire du brevet, aux tiers et au directeur de l’USPTO, et ouverte uniquement en présence d’une question nouvelle importante affectant la brevetabilité (substantial new question of patentability), une nouvelle procédure dénommée post grant review[273], ouvertes pendant neuf mois à compter de la délivrance du brevet, et une procédure inter partes (inter partes review, qui se substitue à l’ancienne inter partes reexamination)[274], ouverte après expiration du délai de la post grant review. Ces procédures obéissent à un régime différent et à des règles procédurales distinctes. Les dispositions transitoires les concernant sont complexes. Un appel des décisions rendues est possible devant le Patent Trial and Appeal Board et le Circuit Fédéral.
En dehors de ces procédures, une action en déclaration d’invalidité peut être portée devant les tribunaux. Cependant elle n’est ouverte qu’aux personnes qui utilisent l’invention ou se préparent à le faire. Bien évidemment, la validité du brevet peut toujours être contestée en défense à une action en contrefaçon.
3. La propriété et l'exploitation de l'invention
395._ Plan_ Nous distinguerons les règles de titularité (A), l'étendue de la protection (B) et les règles applicables à l'exploitation du brevet.
A. La titularité du brevet
396._ Du premier inventeur à l’inventeur premier déposant : l’America Invents Act _ Comme indiqué, une des évolutions les plus importantes du droit américain des brevets depuis 1952 concerne le droit au brevet, et est issue du Leahy–Smith America Invents Act de 2011, qui substitue au système traditionnel du premier inventeur (first to invent) un système d’inventeur premier déposant (first inventor to file)[275], au travers notamment de la modification de la section 102(a)(1) du Patent Act[276]. Les principales dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 16 mars 2013. Elles n’ont pas d’effet rétroactif.>
Dans le système antérieur à la réforme, une procédure spécifique complexe devant l’USPTO, obéissant à des règles procédurales propres, dénommée procédure d’interférence (interference proceeding) était destinée à résoudre les questions de priorités entre inventeurs[277]. Pour les demandes déposées après cette date, l’AIA a institué une nouvelle procédure devant l’USPTO, dite Derivations Proceedings, destinée à déterminer si le déposant ou le breveté est bien inventeur ou ayant cause de l’inventeur[278].
397._ Les inventions de salariés_ Aux États-Unis la question des inventions de salariés, comme celle des contrats de transfert en général, n’est pas régie par la loi fédérale. Elle est donc réglée au niveau des États, soit en application des principes de common law, soit par des lois écrites. Les solutions ne sont donc pas uniformes sur ce point.
En common law la solution de principe consiste à attribuer les droits à l’employé inventeur[279]. Les clauses expresses d’attribution des droits à l’employeur sont cependant valables, et ne semblent pas faire l’objet de restrictions particulières. En l’absence de clause expresse, et dans certains cas, une licence ou, plus rarement, une cession tacite, peuvent être découvertes[280]. Les critères appliqués pour déterminer l’existence d’une licence ou d’une cession tacite rappellent ceux qui sont utilisés dans nos régimes d’inventions de salariés : nature de l’activité de l’employé, instructions ou utilisation des ressources de l’employeur, etc. Les dirigeants de l’entreprise semblent être soumis à une obligation implicite de transférer leurs droits à leur employeur. Une licence tacite peut être exclusive ou non. Les règles de common law n’imposent pas une rémunération distincte du salaire versé.
Les lois étatiques adoptées par certains Etats fédérés, soit codifient les solutions dégagées en common law, soit les altèrent. Elles peuvent établir ou autoriser un shop right (droit de boutique), c’est-à-dire un droit, non exclusif, conféré à l’employeur d’exploiter l’invention concernée pour son propre usage.
La Loi de Californie, inscrite du Code du travail de l’État[281] prévoit que les cessions de droits à l’employeur ne couvrent pas une invention que l'employé a conçue entièrement sur son temps libre sans utiliser l'équipement, les fournitures, les installations ou les secrets commerciaux de l'employeur, à l'exception des inventions qui : se rapportent au moment de la conception ou de l'utilisation aux activités de l'employeur (employer’s bunisess) ou à ses activités de recherche ou de développement réelles ou prévues (demonstrably anticipated), ou résultent d'un travail effectué pour l'employeur. Le contrat de travail détermine également les conditions de divulgation par l’employé de ses inventions et de détermination de leur classification (sous condition de confidentialité). Des lois similaires ont été adoptés dans le Delaware[282], en Illinois[283], au Kansas[284], dans le Minnesota[285], au Nevada[286], dans le New Jersey[287], en Caroline du Nord[288], dans l’Utah[289] et dans l’État de Washington[290].
398._ Propriété et copropriété du brevet_ Aux termes du paragraphe 261 du Patent Act les brevets ont « les attributs de la propriété personnelle » (the attributes of personal property). Les demandes de brevets, les brevets, ou tout intérêt y afférent, sont cessibles et peuvent faire l’objet de licences, exclusives ou non.
Les coinventeurs ont un droit indivis dans le brevet. En l'absence de toute convention contraire, chacun des copropriétaires d'un brevet peut fabriquer, utiliser, offrir à la vente, ou vendre l'invention brevetée aux États-Unis, ou importer l'invention brevetée aux États-Unis, sans le consentement des autres propriétaires[291]. Il peut également librement céder sa quote-part dans le brevet.
De manière générale, les questions relatives à la propriété et au transfert du brevet sont régies par les loi étatiques[292].
B. L'étendue de la protection
399._ Les droits exclusifs du breveté_ Le monopole du breveté est défini de manière négative, comme le droit d’interdire aux tiers d’effectuer certains actes sur l’invention[293]. Aux termes du paragraphe 154(1)(a) du Patent Act, tout brevet confère au breveté, à ses héritiers ou ayants droit, le droit d'interdire à toute pertsonne de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, ou de vendre l'invention à travers les États-Unis ou d'importer l'invention aux États-Unis, et, si l'invention est un procédé, le droit d'empêcher autrui d'utiliser, offrir à la vente ou à la vente aux États-Unis, ou d'importer aux États-Unis, les produits fabriqués par ce procédé, se référant à la spécification des indications de ceux-ci[294].
La définition des actes contrefaisants est précisée aux paragraphes 271(a) et 271(g) du Patent Act, qui disposent :
« 271. - (a) Sauf disposition contraire dans le présent titre [35 USCS 1 et suiv. ], quiconque sans autorisation fabrique, utilise, offre de vendre ou vend une invention brevetée, aux États-Unis ou importe aux États-Unis une invention brevetée pendant la durée du brevet correspondant, contrefait le brevet[295].
(…)
(g) Quiconque, sans autorisation, les importations aux États-Unis ou des offres de vente, vend ou utilise aux États-Unis un produit qui est fabriqué par un procédé breveté aux États-Unis seront responsables comme un contrefacteur, si l'importation, l'offre à vente, la vente ou l'utilisation du produit survient pendant la durée d'un tel brevet de procédé. Dans une action en contrefaçon d'un brevet de procédé, aucun recours ne peut être accordé pour infraction en raison de l'usage non commercial ou vente au détail d'un produit moins qu'il n'y ait pas de recours adéquat en vertu du présent titre pour infraction en raison de l'importation ou de toute autre utilisation, l'offre de vendre, ou de la vente de ce produit. Un produit qui est fabriqué par un procédé breveté sera, aux fins du présent titre, ne peut être considéré comme fait après
(1) il est sensiblement modifié par les processus ultérieurs; ou
(2) il devient un élément trivial et non essentiel d'un autre produit »[296].
Chacun de ces actes constitue un acte distinct de contrefaçon directe (primaire).
L’importation est visée de manière générale comme un acte primaire de contrefaçon depuis 1994[297], sous réserve de l’application de la doctrine de first sale[298]. Le titulaire du brevet peut également, en vertu de la Section 337 du Tariff Act du 1930, demander à l’United States International Trade Commission (ITC) une injonction interdisant l’importation contrefaisante[299]. L’ITC ne peut cependant accorder de dommages et intérêt. Deux procédures sont donc souvent lancées en parallèle, devant l’ITC et les tribunaux.
La loi considère également comme actes de contrefaçon primaire (a) le dépôt d’une demande d’autorisation relative à un médicament couvert par un brevet (sous réserve d’exceptions limitées en matière de biotechnologies)[300], (b) depuis une modification de 1984, le fait de fournir aux États-Unis ou à partir des États-Unis une partie substantielle des composants, non combinés, d'une invention brevetée, de manière à induire activement la combinaison de ces composants à l'extérieur des États-Unis d'une manière qui porterait atteinte au brevet si une telle combinaison était effectuée aux États-Unis[301], et (c) depuis 1988 (réforme issue du Process Patents Amendments Act de 1988) l’importation, l’offre à la vente, la vente ou l’utilisation aux États-Unis d’un produit fabriqué en dehors des États-Unis au moyen d’un procédé breveté aux États-Unis[302].
La contrefaçon secondaire (indirect ou dependent infringement) est visée aux paragraphes 271(b) et (c), et consiste dans l’incitation à la contrefaçon (active inducement) et la fourniture de moyens contrefaisants (contributory infingement)[303]. L’incitation à la contrefaçon requiert la preuve d’un encouragement actif et intentionnel ou d’une aide apportée à la réalisation de la contrefaçon[304]. La contrefaçon indirecte ou secondaire implique nécessairement l’existence d’un acte de contrefaçon primaire associé[305].
400._ L’épuisement des droits_ En matière de brevet la théorie de l'épuisement des droits (first sale doctrine), développée en common law, ne fait l'objet d'aucune disposition dans le Patent Act.
La Cour suprême l'a consacré pour la première fois en matière de brevets dans son arrêt Adams v. Burke de 1873[306], qui concernait des restrictions territoriales à l'intérieur des États-Unis imposées par un vendeur de cercueils, jugées en l'espèce inopposables aux utilisateurs. La Cour y fonde la théorie sur l'idée qu'une vente autorisée doit nécessairement entraîner le droit d'utiliser, de la manière la plus complète, le produit vendu :
« Le fondement réel de ces décisions est que la vente par une personne qui possède le droit de fabriquer, vendre et utiliser une machine entraîne le droit d'utiliser cette machine de la façon la plus complète qui soit »[307]
De là vient l'expression first sale doctrine, théorie de la première vente, qui correspond à la théorie de l'épuisement des droits dégagée (importée?) par Kohler en Allemagne à la même époque[308].
La Cour suprême est revenue à plusieurs reprises sur cette doctrine en matière de brevets[309], qu'elle a redéfinie comme suit en 1942 dans l'arrêt US v Univis Lens Co[310]:
« Le breveté peut se départir de son monopole en totalité par la vente de son brevet ou en partie par la vente d'un article incorporant l'invention… Mais la vente de cet article épuise le monopole qui y subsiste et le breveté ne peut pas dès lors, sur le fondement de son brevet, contrôler l'utilisation ou la cession de l'article »[311].
Contrairement au mécanisme de licence tacite, également applicable[312] l'épuisement issu de la doctrine de first sale vaut également en présence de clause contraire. La Cour Suprême a ainsi jugé, dans son arrêt Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.[313], que la décision d'un titulaire de brevet de vendre un produit épuise tous ses droits de brevet sur cet article, quelles que soient les restrictions que le titulaire du brevet prétend imposer à ses clients, même si les restrictions sont claires et applicables en vertu du droit des contrats.
L'épuisement s'applique en cas de vente, mais également dans l'hypothèse d'une licence, ou encore d'un engagement inconditionnel d'une société de ne pas agir en contrefaçon contre un concurrent qui commercialise des produits couverts par ses brevets[314].
Par ailleurs, dans son arrêt Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. de 2008[315], la Cour suprême a jugé que l'épuisement s'appliquait également aux brevets de procédés. Elle en a déduit que, dans l'hypothèse où un contrat de licence autorise la vente de composants issu de ces procédés, le titulaire ne pouvait plus faire valoir ses droits de brevets contre une combinaison incorporant ces composants et des composants tiers.
Enfin, en 2013, dans son arrêt Bowman v. Monsanto[316], elle a jugé, à propos de semences brevetées, que la doctrine de la première vente s'applique aux semences vendues mais qu'elle ne couvre pas leur reproduction, notamment par réensemencement.
Le domaine d’application de la doctrine dans l’ordre interne concerne les réparations, en principe licites[317], et les reconstructions, en principe non couvertes par l’épuisement[318].
401._ L’épuisement international_ La question de l'épuisement international du brevet a été longtemps débattue aux États-Unis, la Cour suprême ne s'étant pas prononcée sur la question[319]. Après avoir été appliqué par certaines cours fédérales[320], le principe d'épuisement international a été clairement écarté par la Cour fédérale d'appel pour le circuit fédéral (instituée en 1982 et ayant compétence exclusive en matière de brevets) depuis sa décision Jazz Camera Photo v. International Trade Commission de 2001[321]. Cette position a été réaffirmée en 2012 par la même Cour fédérale de district dans l'affaire Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Com'n[322]. Le refus de la Cour suprême de recevoir l'appel de cette décision le 25 mars 2013[323], donc postérieurement à son arrêt Kirtsaeng[324], laissait ainsi perdurer, pour les brevets, l'exclusion de l'épuisement international pour les produits fabriqués à l'étranger.
L'épuisement international en matière de brevets sera finalement consacré par la Cour Suprême en 2017, dans son arrêt Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. précité[325]. La règle est désormais clairement posée: une vente par le titulaire des droits ou avec son consentement en dehors du territoire des États-Unis emporte épuisement du droit du titulaire du brevet de la même façon qu'une vente sur le territoire des États-Unis.
402._ Les licences tacites_ Dans la mesure où une licence peut être tacite, la découverte par le juge d’une licence tacite peut permettre de valider des usages autrement contrefaisants[326].
403._ Les exceptions (général)_ Le Patent Act ne contient pas d’exceptions pour usage à titre privé et non commercial et pour usage à titre expérimental. Cependant ces usages sont largement considérés comme non contrefaisants, à conditions, pour les usages à titre expérimental, qu’ils ne s’intègrent pas dans le cadre d’une activité commerciale[327].
Le droit de possession personnelle antérieure, qui repose en l’espèce sur l’usage antérieur, est codifié à la section 273 du Patent Act[328], et sa portée a été élargie par l’America Invents Act[329]. Ce droit peut être invoqué par quiconque a utilisé dans le commerce[330], de bonne foi, l’invention concernée, au moins un an avant la date de dépôt de l’invention ou avant la date à laquelle elle a été divulguée au public.
Les autres exceptions concernent certaines utilisations d’inventions brevetées liées aux obligations issues de la réglementation fédérale en matière de médicament[331] et le transit sur le territoire des États-Unis d’aeronefs, de bateaux et de véhicules utilisant une invention brevetée[332].
A noter enfin qu’en matière de brevet le principe d’immunité des institutions fédérales (sovereign immunity) a été écarté, sous réserve d’exceptions, par la loi[333]. La loi limite cependant les remèdes offerts au titulaire du brevet (principalement à des dommages et intérêts). La Cour Suprême a réaffirmé l’application de ce principe aux États et aux institutions des États fédérés[334].
404._ Les exceptions relatives aux médicaments génériques_ Le Hatch-Waxman Act[335] a introduit une exception bénéfice des fabricants de médicaments génériques, qui couvre les actes raisonnablement liés au développement et à la soumission de toute information à la FDA, y compris le développement d'une demande de médicament générique[336].
On notera que des règles procédurales spéciales sont prévues par le Hatch-Waxman Act en matière d’action contre des fabricants de médicaments génériques, et notamment des délais d’actions spécifiques et des possibilités de suspension de l’approbation de la FDA[337].
405._ La durée des droits du breveté_ Le Patent Act de 1952 prévoyait à l’origine une durée de protection de dix-sept ans à compter de la date de délivrance du brevet[338]. Cette durée a été modifiée en 1995 conformément aux dispositions de l’accord ADPIC, et a été portée à vingt ans à compter du dépôt[339]. La durée ancienne continuait à s’appliquer aux brevets délivrés en vertu de demandes déposées avant le 8 juin 1995, désormais expirés.
406._ Les extensions. Depuis l’entrée en vigueur de l’AIA, le durée de protection peut être étendue cas (a) de retard dans la délivrance en raison d’un retard de l’USPTO au regard de certains délais, pour une durée équivalente à ce retard[340], (b) de dépassement d’un délai de trois ans après le dépôt pour la délivrance du brevet (sous réserve de suspensions ou de demandes de délai par le demandeur), pour une durée équivalente au dépassement de ce délai[341], ou (c) en présence de retard liés à des procédures d’interférences, à l’application d’une ordonnance de secret, ou à un appel, pour la durée des procédures concernées (sous réserve d’une réduction en fonction de l’attitude du déposant)[342].
Cette durée peut également être étendue, pour un médicament à usage humain, un matériel médical, un additif ou un colorant alimentaire, un médicaments pour animaux ou un produit biologique vétérinaire pour une durée équivalente aux durées nécessaires à l’obtention d’une autorisation administrative de mise sur le marché du produit concerné[343]. Les règles de calcul et d’application de ces extensions sont très complexes.
407._ Les exclusivités. Des exclusivités sur les données d’essai (market exclusivities) sont également prévues par le Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA)[344], jusqu’à cinq ans pour les nouveaux médicaments (new chemical entity exclusivities)[345], et jusqu’à trois ans pour les données de test cliniques présentées au soutien de modifications de produit existants (clinical investigation exclusivities)[346].
Des exclusivités sont également données pour les médicaments destinés au traitement de maladies orphelines ou rares, en application de l’Orphan Drug Act de 1983[347], et pour des développements en faveur du traitement des enfants (pediatric exclusivities) (6 mois supplémentaires)[348].
C. L'exploitation du brevet
408._ Les contrats_ Les demandes de brevets, les brevets et tous droits les concernant sont cessibles et peuvent faire l’objet de licences, exclusives ou non. Les licences sont assimilées à des renonciations à agir en contrefaçon[349]. Les cessions doivent être établies par écrit[350].
Les cessions, transferts de propriété et constitutions de sûretés doivent être inscrits dans les trois mois de leur signature au registre tenu par l’USPTO, sous peine d’inopposabilité aux tiers[351]. Cette règle ne s’applique pas aux licences.
De manière générale, les questions relatives à la propriété et au transfert du brevet sont réglées par les lois étatiques[352].
409._ Les licences obligatoires_ Le Patent Act ne prévoit pas de licences obligatoires[353]. Cependant des licences obligatoires sont instituées par certaines législations en dehors du Patent Act, comme par exemple l’Atomic Energy Act[354] ou le Clean Air Act[355].
410._ Aspects antitrust (renvoi)_ Les principes généraux dans ce domaine ont été décrits en introduction à cet ouvrage[356]. Les règles applicables sont également détaillées dans deux documents produits par la DOJ et la FTC, intitulés Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007) (IP Report) et Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017) (IP Guidelines), auxquels nous renvoyons le lecteur. Rappelons simplement qu’aux États-Unis, quatre lois fédérales de concurrence s'appliquent au domaine de la propriété intellectuelle: le Sherman Act[357], dont la section 1 interdit les pratiques restrictives du commerce (unreasonable restraints of trade) et la section 2 les abus de position dominante (monopolization and attempts to monopolize); le Clayton Act[358], qui interdit les acquisitions restrictives de concurrence[359] et certaines clauses d'exclusivités associées à la vente de produits[360]; le Federal Trade Commission Act (FTC Act)[361], qui sanctionne certaines pratiques déloyales[362]; et le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (HSR)[363], qui permet la suspension pour examen de certains projets de fusion ou d'acquisitions.
La jurisprudence dans ce domaine est à la fois riche et ancienne, et sanctionne les agissements des titulaires de droits contraires aux règles ou aux principes posés par ces textes[364].
411._ Les obligations du breveté_ Le titulaire du brevet doit payer les redevances (maintenance fee) sous peine d’expiration du brevet. La loi prévoit des possibilités limitées de restaurer un brevet expiré pour défaut de paiement de la maintenance fee. La redevance n’est pas payable annuellement, mais à trois reprises pendant la durée du brevet, entre trois ans et trois ans et demi, sept ans et sept and et demi et onze ans et onze ans et demi après la date de délivrance.
Description | redevance | Petite entreprise | Micro entreprise |
3,5 ans | 2.000 $ | 800 $ | 400 $ |
7,5 ans | 3.760 $ | 1.504 $ | 752 $ |
11.5 years | 7.700 $ | 3.080 $ | 1.540 $ |
Le Patent Act ne prévoit pas d’obligation d’exploiter le brevet. Cependant dans le cas d’une contrefaçon de brevets, depuis la décision de la Cour suprême dans l’affaire eBay Inc. V. MercExchange L.L.C.[365], une injonction n’est plus automatiquement accordée par les tribunaux, notamment lorsque le breveté n’exploite pas l’invention[366].
4. La défense des droits
412._ La contrefaçon_ La contrefaçon consiste dans l’exercice, sans le consentement du titulaire du brevet ni légitimation, de l’un des droits du breveté définis par la loi[367].
La contrefaçon (primaire) de brevet étant une strict liability offense, l’intention et la bonne foi sont inopérantes[368]. En revanche, l’élément intentionnel est requis pour les actes de contrefaçon secondaires, peut également affecter le calcul des dommages et intérêts. De même, les actes de contrefaçon secondaire (indirect ou dependent infringement), c’est-à-dire l’incitation à la contrefaçon (inducement) et la fourniture de moyens (contributory infringement) impliquent la connaissance du brevet et de l’acte primaire de contrefaçon.
413._ Le droit d’agir en contrefaçon_ En principe, seul le titulaire du brevet peut agir en contrefaçon[369]. Le licencié ne peut agir en contrefaçon, à moins qu’il se soit vu concéder « tous les droits essentiels » (all substantial rights) dans le brevet[370]. Ainsi, la jurisprudence considère qu'une licence non exclusive ne donne pas droit à agir au licencié. Ce dernier ne peut non plus se joindre à une action initiée par le concédant. Le licencié exclusif ne pourra agir que s'il détient tous les droits essentiels dans le brevet. Cette détermination doit être faite au cas par cas, en examinant les termes de la licence. La jurisprudence semble assez stricte sur ce point[371].
Le titulaire du brevet doit être partie (volontaire ou forcée) à toute action en contrefaçon intentée par un licencié exclusif.
414._ La compétence (renvoi)_ Les règles de compétence ont été abordées en introduction à cet ouvrage[372].
415._ L’appréciation de la contrefaçon : l’interprétation des revendications_ Dans son arrêt Markman v. Westview Instruments Inc de 1996[373], la Cour suprême a posé comme principe que l'interprétation des revendications est une question de droit et non de fait (qui ne relève donc pas de la compétence d'un jury). Cette décision a eu notamment pour conséquence l'institution par les cours de district d'audience et de décisions spéciales sur les questions d'interprétation des revendications (respectivement Markman hearings et Markman orders).
Les standards d'interprétation, qui sont les mêmes pour apprécier la validité et la contrefaçon d'un brevet, ont été décrits en détail par le Circuit fédéral dans une affaire Phillips de 2005[374]. La méthodologie applicable peut être résumée comme suit:
Les tribunaux doivent d'abord s'attacher aux éléments intrinsèques (revendications, descriptions, prosecution history), avant d'avoir recours, le cas échéant, aux éléments extrinsèques (Principes scientifiques pertinents, signification des termes techniques, état de la technique).
S'agissant des éléments intrinsèques, les tribunaux doivent donner aux mots utilisés dans les revendications leur sens ordinaire et habituel pour un homme de l'art à l'époque de l'invention ("a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention", "POSITA"), c'est-à-dire à la date de dépôt:
"S'interroger sur le point de savoir comment une personne de l'art (a person of ordinary skill in the art) comprend les termes d'une revendication constitue une base objective à partir de laquelle il faut commencer l'interprétation des revendications. See Innova, 381 F.3d at 1116. Ce point de départ se fonde sur le constat fait de longue date que les inventeurs sont typiquement des personnes versées dans le domaine de l'invention et que les brevets sont destinés à lus par d'autres personnes versées dans le domaine technique pertinent. See Verve, LLC v. Crane Cams, Inc., 311 F.3d 1116, 1119 (Fed. Cir. 2002) (les documents de brevet sont censés être "un exposé concis destiné aux personnes dans le domaine concerné"); In re Nelson, 47 C.C.P.A. 1031, 280 F.2d 172, 181 (1960) ("Les descriptions dans les brevets ne sont pas destinées au public en général, aux juristes ou aux juges, mais, comme le dit la section 112, aux personnes versées dans le domaine technique concerné ou dans celui dont l'invention est la plus proche.").
Par ailleurs, la personne de l'art est supposée lire les termes de la revendication non pas au seul regard de la revendication particulière dans laquelle le terme apparaît, mais au vu de la demande dans son ensemble, incluant les spécifications (...)"[375].
Les revendications "doivent également être lues à la lumière de la description, dont elles font partie"[376]. Elles peuvent également être interprétées par référence à d’autres revendications[377].
L'historique du dossier d'examen (prosecution history, qui inclut les antériorités citées et toutes les affirmations ou remarques faites par le demandeur) peut ensuite fournir des indications importantes sur l'étendue des revendications (et même aboutir à réduire leur portée)[378].
Lorsque les éléments intrinsèques ne permettent pas d'obtenir une interprétation claire des revendications, les tribunaux peuvent recourir à des éléments extrinsèques, en s'aidant de dictionnaires, de traites scientifiques ou d'experts[379]
Enfin, en cas d’ambiguïté, et dans la mesure du possible, une revendication doit être interprétée de façon à préserver sa validité[380].
416._ Contrefaçon littérale et par équivalent_ La contrefaçon peut être littérale (literal infringement) ou par équivalent. La contrefaçon littérale implique la reprise de tous les éléments d’une revendication dans le produit ou le procédé argué de contrefaçon[381]. L’ajout d’éléments (y compris les améliorations éventuelles) par le contrefacteur est indifférent.
La doctrine des équivalents permet de s’écarter de l’interprétation littérale des revendications pour y inclure certains « équivalents ». Elle protège ainsi le titulaire du brevet en permettant d’éviter qu’un contrefacteur n’échappe au brevet en procédant à des changements mineurs (ce qu’une interprétation purement littérale des revendications pourrait permettre). Bien qu’elle soit source d’incertitudes sur l’étendue réelle du brevet, elle a toujours été réaffirmée en jurisprudence.
La doctrine des équivalents a été reconnue pour la première fois par la Cour Suprême en 1853 dans son arrêt Winans v. Denmead[382]. La décision principale de la Cour Suprême sur la doctrine des équivalents est la décision Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co de 1952[383]. La Cour Suprême y définit la doctrine comme suit :
« si deux dispositifs font la même chose d’une manière substantiellement identique, et aboutissent à un résultat substantiellement identique, ils sont identiques »[384].
Ce test est dit de « triple identité » (fonction / manière / résultat) : les différences entre les revendications sont ignorées si le second moyen (1) remplit la même fonction, (2) d’une façon substantiellement identique (3) et avec un résultat substantiellement identique. Le test est appliqué sur chaque revendication, et non pas sur l’invention dans son ensemble.
Une limite importante à la doctrine des équivalents se trouve dans règle dite du prosecution history estoppel, consacrée par la Cour suprême dans sa décision Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. de 1997[385], qui requiert que les revendications soient interprétées à la lumière de la procédure d’examen devant le Patent and Trademark Office (PTO) (prosecution history). Plus précisément, elle signifie que lorsque le titulaire du brevet a réduit ses revendications à la suite d’un refus de l’examinateur, il ne peut plus prétendre aux équivalents correspondant à la part des revendications abandonnée ou réduite. Le concurrent peut ainsi se fonder sur l’historique des modifications des revendications pour déterminer plus précisément la portée des équivalents couverts par le brevet. Dans son arrêt rendu le 28 mai 2002 dans l’affaire Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. (n°00-1543)[386], la Cour suprême a confirmé que la doctrine peut s’appliquer à toute modification des revendications faite pour satisfaire aux exigences légales, et non pas seulement à celles fondées sur l’existence d’antériorités. Elle considère cependant que la doctrine n’a pas nécessairement pour effet d’empêcher le breveté de s’opposer à tout équivalent de la revendication modifiée : bien que l’estoppel puisse faire obstacle à la prise en compte d’un large ensemble d’équivalents, la détermination de sa portée réelle nécessite un examen au cas par cas des abandons effectués par les revendications modifiées.
Notons enfin que les tribunaux ont développé une contrepartie à la doctrine des équivalents dénommée reverse doctrine of equivalents, qui permet cette fois de considérer comme non contrefaisant un dispositif décrit littéralement dans un brevet (donc contrefaisant en principe) s’il a été modifié dans son principe de manière à fonctionner de manière substantiellement différente[387]. Cependant cette règle est très rarement appliquée[388].
417._ Les moyens de défense_ Le défendeur à une action en contrefaçon a à sa disposition plusieurs moyens de défense.
Il peut tout d’abord, bien sûr, invoquer un motif d’invalidité du brevet[389]. La loi établissant une présomption de validité du brevet et de chacune des revendications, prise indépendamment[390], la charge de la preuve de l’invalidité du brevet ou d’une revendication incombe au défendeur. A noter que la doctrine dite de l’assignor estoppel (estoppel du cessionnaire) interdit au cessionnaire de contester la validité du brevet[391].
Il peut ensuite invoquer une exception ou limite aux droits exclusifs, et démontrer l’absence de contrefaçon littérale ou par équivalent[392], plusieurs autres moyens de défense sont envisageables.
Mais le droit fédéral lui permet également d'invoquer la fraude ou une conduite inéquitable (inequitable conduct) du demandeur pendant l’examen du brevet, par exemple en cas de violation par ce dernier de son devoir de divulgation de l’information nécessaire à l’examen[393].
Une autre défense, propre au système américain, est constituée par la doctrine de patent misuse, qui constitue l’extension au brevet de la doctrine équitable d’unclean hands. Le titulaire du brevet ne peut pas bénéficier des réparations prévues par la loi en cas de contrefaçon s’il a exploité son brevet de manière fautive (patent misuse). Les cas de patent misuse correspondent le plus souvent à des cas de violation des règles de concurrence[394]. Cependant, la section 271(d) vient exclure ou limiter l’application de la doctrine dans plusieurs hypothèses, couvrant notamment le refus de licence et, sauf si le titulaire du brevet détient une position dominante (market power) sur le marché, les ventes liées[395]. A noter que cette défense peut être invoquée par le défenseur même s’il n’est pas directement victime du patent misuse.
Les autres moyens de défense incluent l’application des doctrines équitables de laches et d’estoppel, déjà décrites[396].
A noter enfin que le paragraphe 286 du Patent Act précise que le titulaire ne peut pas obtenir de dommages et intérêts pour des faits de contrefaçon antérieurs de plus de six ans au dépôt de son assignation en contrefaçon[397].
418._ Remèdes et sanctions (renvoi partiel)_ Les remèdes disponibles incluent les injonctions, les dommages et intérêts et attorney fees[398]. A noter que depuis la décision de la Cour suprême de 2006 dans l’affaire eBay Inc. V. MercExchange L.L.C.[399], une injonction n’est plus automatiquement accordée par les tribunaux en matière de contrefaçon de brevet. Ainsi, dans certains cas, notamment lorsque le breveté n’exploite pas l’invention (et par exemple dans le cas de patent trolls), la mise en balance de l’intérêt public et des intérêts du breveté peut aboutir au refus d’accorder une injonction, ce qui, de facto, impose une licence au breveté.
En cas d’importations contrefaisantes, d’autres remèdes peuvent être obtenus auprès de l’United States International Trade Commission[400].
419._ Le marquage et l’information du contrefacteur_ Aux termes du paragraphe 287(a) du Patent Act, les titulaire de brevets et les personnes qui fabriquent, importent, offrent à la vente ou vendent aux États-Unis un article breveté peuvent notifier au public le caractère breveté de l’article, soit en apposant sur ce dernier le mot « patent » ou l'abréviation « pat. » et le numéro du brevet, soit en apposant sur ce dernier le mot « patent » ou l'abréviation « pat. » en y associant une adresse accessible au public sur l’Internet contenant le numéro du brevet, soit encore (si l’apposition sur le produit n’est pas possible) en insérant ces informations sur une étiquette apposée sur le produit ou son emballage. Les marquages frauduleux sont sanctionnés[401].
A défaut de marquage, aucun dommages-intérêts ne peut être obtenu, sauf si s’il est démontré que le contrefacteur s’est vu notifier la contrefaçon et a continué à contrefaire les droits du breveté (auquel cas les dommages et intérêts ne peuvent être recouvrés que pour les actes postérieurs à cette notification). L’assignation en contrefaçon équivaut à une telle information.
L’expression patent pending est utilisée par la pratique pour informer d’une demande de brevet en cours d’examen, mais n’a pas d’effets juridiques.
420._ La défense des droits avant délivrance (les provisional rights)_ Les brevets ne prennent effet qu’après délivrance. Cependant, après délivrance, le titulaire du brevet peut obtenir une redevance équitable (reasonable royalty) de toute personne qui, prenant la période allant de la publication de la demande à la délivrance, a commis des actes de contrefaçon, à condition qu’elle se soit vue notifier cette publication[402].
421._ L’action en déclaration de non-contrefaçon_ Aux États-Unis, l’article III de la Constitution fédérale restreint le pouvoir judiciaire à la seule adjudication des « litiges » ou « controverses » (cases or controversies). Les actions en déclaration de non-contrefaçon sont possibles dans le cadre du Declaratory Judgment Act[403], dont les dispositions ont été interprétées par la Cour suprême au regard de l’exigence constitutionnelle d’une « controverse »[404]. La Cour suprême a notamment considéré qu’aucune controverse n’existe lorsque le demandeur tente d’obtenir un jugement prématuré sur des défenses potentielles qui seraient typiquement jugées dans le cadre d’un litige futur[405]. La simple existence d’un brevet gênant ne suffit pas. A l’inverse, une menace d’action en contrefaçon formulée par le titulaire du brevet n’est pas indispensable. Selon la Cour suprême[406], le demandeur doit démontrer « que les faits allégués dans les circonstances de l’affaire démontrent l’existence d’une controverse entre les parties ayant des intérêts juridiques opposés d’une immédiateté et d’une réalité suffisantes pour garantir la prise d’un jugement déclaratoire »[407].
Un risque, lié au comportement actif du titulaire du brevet, de préjudice causé à l’activité du demandeur, suffit. Les conditions d’accès à un jugement déclaratoire, notamment dans l’hypothèse d’une licence, ont été précisées par la Cour Suprême en 2007 et par des jugements ultérieurs[408].
422._ La législation sur les Patent trolls_ Au cours de ces dernières années, le développement de l’activité des « patent trolls » (autrement dénommées non-practicing entities, non-performing entities ou patent assertion entities) a concentré une partie de l’activité législative. Plusieurs propositions de lois fédérales destinées à encadrer leurs activités ont été déposés[409], et de nombreux États fédérés (à l’exception notable de la Californie) ont adopté des lois destinées à sanctionner les demandes et mises en demeures abusives des entités non exploitantes. La première loi de ce type a été adoptée dans l’État du Vermont en 2013[410]. La loi a pour but de sanctionner les « demandes en contrefaçon faite de mauvaise foi » (bad faith assertions of patent infringement). Elle énumère les facteurs permettant au juge de déterminer si une demande est formée de mauvaise foi[411]. Elle prévoit également [412] qu’à la demande du destinataire de la demande et s’il apparait au tribunal que le demandeur établi avec une probabilité raisonnable que l’allégation de contrefaçon de brevet a été faite de mauvaise foi, le tribunal peut exiger de l’expéditeur qu'il dépose un cautionnement d'un montant égal à une estimation de bonne foi des frais de justice que le destinataire ciblé devra avancer pour se défendre (le cautionnement étant plafonné à 250 000 $). Le tribunal peut refuser le cautionnement s'il estime que la personne concernée dispose d'actifs disponibles égaux au montant de la caution proposée. Enfin, l’Attorney General est chargé de l’application de la loi, et peut notamment conduire des enquêtes et mener des actions, et le défendeur peut intenter une action sur le seul fondement de la violation de cette loi et se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre[413].
Une autre loi notable est celle du Texas, adoptée en 2015, et codifiée au Code de commerce local[414]. Contrairement à la loi du Vermont, la loi du Texas ne consacre pas de droit d’agir au civil, ni de pouvoir spéciaux confiés à l’Attorney General.
On notera que l’adoption de ces lois ne semble pas avoir fait disparaître les demandes d’intervention sur le sujet au niveau fédéral.
- Source statistiques OMPI, IP Facts and Figures. ↵
- 54 % de toutes les demandes de brevets d’utilité en 2020. Source: statistiques USPTO. ↵
- Sur les textes internationaux et leur intégration aux États-Unis, v. Tome 1, n°41. ↵
- Patent Law Treaties Implementation Act, Pub. L. 112-211, 126 Stat. 1527 (2012). ↵
- V. Tome 1, n°66. ↵
- V. cependant, dans le domaine du design, le Vessel Hull Design Protection Act, T. 1, n°297. ↵
- V. supra, n°307. ↵
- La première sera la Caroline du Sud en 1784. ↵
- Affaire des brevets concurrents sur les bateaux à vapeur (steamboat patents), délivrés respectivement à John Fitch et James Rumsey, qui se disputaient l'invention. A. Sutcliffe, Steam: The Untold Story of America's First Great Invention. New York: Palgrave Macmillan, 2004. Les deux recevront des brevets fédéraux en 1791. ↵
- L’expression vise de manière générale les technologies. ↵
- V. Tome 1, n°38 et s. (cadre constitutionnel). ↵
- Ibid. ↵
- Act of Apr. 10, 1790, ch. 7, 1 Stat. 109. ↵
- Section 1. ↵
- Ibid. ↵
- Ibid. ↵
- Act of Febr. 21, 1793, ch. 11, 1 Stat. 318-323. ↵
- Section 1: « any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used before the application ». ↵
- « By 1865, the U.S. per capita patenting rate was more than triple that of Britain’s, according to the annual reports from the commissioners of patents in both countries, and by 1885, it was more than quadruple that of Britain. Each U.S. patentee was also far more prolific than their British counterpart, so by mid-century, the United States was patenting five times the number of inventions as Britain each year, even though the populations were then equal in size » D. Kline, D. Kappos, Introduction to Intellectual Property, Openstax 2021 (CC BY 4.0), Patents Basics, p. 24. ↵
- Patent Act of 1793, sec. 1. ↵
- V. Report Accompanying Senate Bill No. 239, S. Doc. No. 24–338, at 3 (1836). ↵
- Act of July 4, 1836, ch. 357, 5 Stat. 117. ↵
- Section 1. ↵
- Section 6: « before any inventor shall receive a patent for any such new invention or discovery, he shall deliver a written description of his invention or discovery, and of the manner and process of making, constructing, using, and compounding the same, in such full, clear, and exact terms, avoiding unnecessary prolixity, as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains, or with which it is most nearly connected, to make, construct, compound, and use the same; and in case of any machine, he shall fully explain the principle and the several modes in which he has contemplated the application of that principle or character by which it may be distinguished from other inventions; and shall particularly specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. He shall, furthermore, accompany the whole with a drawing, or drawings, and written references, where the nature of the case admits of drawings, or with specimens of ingredients, and of the composition of matter, sufficient in quantity for the purpose of experiment, where the invention or discovery is of a composition of matter». ↵
- Section 7. ↵
- 52 U.S. (11 How.) 248 (1850). ↵
- 56 U.S. (15 How.) 330 (1853). ↵
- City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co. 97 U.S. (7 Otto.) 126 (1877). ↵
- Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931) ; Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co. 320 U.S. 661 (1944). ↵
- V. infra, n°431. ↵
- Public Law 593, July 19, 1952, 66 Stat. 792. ↵
- 37 C.F.R. ↵
- à partir de Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972) (algorithmes mathématiques non brevetables). ↵
- 447 U.S. 303 (1980). ↵
- P.L. 98-417, Title II, 98 Stat. 1585; 21 U.S.C. § 355 and 35 U.S.C. § 271(e)(1). ↵
- P.L. 100-73, 102 Stat. 4674. La loi ajoutant deux sous-sections à 35 U.S.C. Section 271(d). ↵
- Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, P.L. 100-418, Title IX, Subtitle A, 102 Stat. 1563. ↵
- Uruguay Round Agreements Act (Public Law 103-465, 108 Stat. 4809 (1994)). ↵
- V. infra, n°384. ↵
- Dispositions codifiées au 35 U.S.C. § 122. ↵
- Sur cette question, V. infra, n°422. ↵
- Ibid. ↵
- La première loi de ce type a été adoptée dans l’État du Vermont en 2013, 9 VSA § 4195. Ibid. ↵
- « Invention » est définie au paragraphe 100 comme signifiant « une invention ou une découverte ». ↵
- « whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof… ». ↵
- Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) à 308-309. ↵
- « The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man ». S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952). ↵
- In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1357 (Fed. Cir. 2007) : “the four categories together describe the exclusive reach of patentable subject matter. If a claim covers material not found in any of the four statutory categories, that claim falls outside the plainly expressed scope of § 101 even if the subject matter is otherwise new and useful". ↵
- "a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing." Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70 (1972) (citant Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780 (1876)). Egalement In Re Nuijten, 500 F.3d à 1355 ("The Supreme Court and this court have consistently interpreted the statutory term ‘process’ to require action"); NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1316 (Fed. Cir. 2005) ("[A] process is a series of acts."). ↵
- Digitech Image Techs. v. Electronics for Imaging, 758 F.3d 1344, 1348 (Fed. Cir. 2014) ("For all categories except process claims, the eligible subject matter must exist in some physical or tangible form"). ↵
- "a concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices." Digitech, 758 F.3d à 1348-49 (citant Burr v. Duryee, 68 U.S. 531, 570, (1863). ↵
- "every mechanical device or combination of mechanical powers and devices to perform some function and produce a certain effect or result." In Re Nuijten, précité (citant Corning v. Burden, 56 U.S. 252, 267 (1854)). ↵
- "a tangible article that is given a new form, quality, property, or combination through man-made or artificial means." Digitech, précité (citant Diamond v. Chakrabarty). Les produits fabriqués incluent également les pièces d'une machine prises séparément de la machine: Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429, 120 (2016). ↵
- "a combination of two or more substances and includes all composite articles." Digitech, précité. La catégorie comprend toutes les compositions de plus de deux substances, "'whether they be the results of chemical union or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids." Chakrabarty, précité. ↵
- In re Nuijten, précité. ↵
- In re Ferguson, 558 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2009) (cert. denied). ↵
- Ibid. ↵
- In re Miller, 418 F.2d 1392, 1396 (CCPA 1969). ↵
- assimilable à une idée sans incarnation physique, V. Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 449; également Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 67 (une idée n'est pas brevetable). ↵
- Digitech, précité. ↵
- V. infra, n°364. ↵
- V. notamment l’arrêt Chakrabarty: « a new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that E=mc2; nor could Newton have patented the law of gravity. » (447 U.S. à 309, 206 USPQ, point 197); Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) à 585 (formule mathématique, même nouvelle et utile); O’Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62, 113-114 (1853) (citant l’électromagnétisme ou la puissance vapeur); Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948) (citant les qualités d’une bactérie, la chaleur du soleil, l’électricité ou les propriétés de métaux). ↵
- Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303: "In enacting the Plant Patent Act, Congress addressed both of these concerns. It explained at length its belief that the work of the plant breeder "in aid of nature" was patentable invention. S.Rep. No. 315, 71st Cong., 2d Sess., 8 (1930); H.R.Rep. No. 1129, 71st Cong., 2d Sess., 7-9 (1930). And it relaxed the written description requirement in favor of "a description . . . as complete as is reasonably possible." 35 U.S.C. § 162. No Committee or Member of Congress, however, expressed the broader view, now urged by the petitioner, that the terms "manufacture" or "composition of matter" exclude living things. The sole support for that position in the legislative history of the 1930 Act is found in the conclusory statement of Secretary of Agriculture Hyde, in a letter to the Chairmen of the House and Senate Committees considering the 1930 Act, that "the patent laws . . . at the present time are understood to cover only inventions or discoveries in the field of inanimate nature." See S.Rep. No. 315, supra at Appendix A; H.R.Rep. No. 1129, supra at Appendix A. Secretary Hyde's opinion, however, is not entitled to controlling weight. His views were solicited on the administration of the new law. and not on the scope of patentable subject matter -- an area beyond his competence. Moreover, there is language in the House and Senate Committee Reports suggesting that, to the extent Congress considered the matter, it found the Secretary's dichotomy unpersuasive. The Reports observe: "There is a clear and logical distinction between the discovery of a new variety of plant and of certain inanimate things, such, for example, as a new and useful natural mineral. The mineral is created wholly by nature unassisted by man. . . . On the other hand, a plant discovery resulting from cultivation is unique, isolated, and is not repeated by nature, nor can it be reproduced by nature unaided by man. . . ." S.Rep. No. 315, supra at 6; H.R.Rep. No. 1129, supra at 7 (emphasis added). Congress thus recognized that the relevant distinction was not between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions. Here, respondent's micro-organism is the result of human ingenuity and research. Hence, the passage of the Plant Patent Act affords the Government no support". ↵
- In re Roslin Institute (Edinburgh), 750 F.3d 1333, 1336, 110 USPQ2d 1668, 1671 (Fed. Cir. 2014). ↵
- 42 U.S.C. § 2181(a) « No patent shall hereafter be granted for any invention or discovery which is useful solely in the utilization of special nuclear material or atomic energy in an atomic weapon. Any patent granted for any such invention or discovery is revoked, and just compensation shall be made therefor. » Les termes "atomic energy" et "special nuclear material" sont définis à la section 11 de cette loi (42 U.S.C. 2014). ↵
- Public Law 112-29. ↵
- « Notwithstanding any other provision of law, no patent may issue on a claim directed to or encompassing a human organism ». ↵
- V. Animals Patentability, 1077 Off. Gaz. Pat. Office 24 (April 21, 1987), qui indiquait déjà l'impossibilité de breveter des organismes humains. Selon le MPEP, section 2105: Patent Eligible Subject Matter — Living Subject Matter [R-10.2019]:“If the broadest reasonable interpretation of the claimed invention as a whole encompasses a human organism, then a rejection under 35 U.S.C. 101 and AIA sec. 33(a) must be made indicating that the claimed invention is directed to a human organism and is therefore nonstatutory subject matter. Furthermore, the claimed invention must be examined with regard to all issues pertinent to patentability, and any applicable rejections under 35 U.S.C. 102, 103, or 112 must also be made”. ↵
- Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 185 F.3d 1364, 1366-67 (Fed. Cir. 1999): "The invention claimed in the '405 patent is a post-mix beverage dispenser that is designed to look like a pre-mix beverage dispenser. The claims require the post-mix dispenser to have a transparent bowl that is filled with a fluid that simulates the appearance of the dispensed beverage and is resistant to bacterial growth. The claims also require that the dispenser create the visual impression that the bowl is the principal source of the dispensed beverage, although in fact the beverage is mixed immediately before it is dispensed, as in conventional post-mix dispensers.. The district court in this case held a patent invalid for lack of utility on the ground that the patented invention was designed to deceive customers by imitating another product and thereby increasing sales of a particular good. We reverse and remand. (...) Of course, Congress is free to declare particular types of inventions unpatentable for a variety of reasons, including deceptiveness. Cf. 42 U.S.C. § 2181(a) (exempting from patent protection inventions useful solely in connection with special nuclear material or atomic weapons). Until such time as Congress does so, however, we find no basis in section 101 to hold that inventions can be ruled unpatentable for lack of utility simply because they have the capacity to fool some members of the public." Le MPEP n’aborde pas la question de la licéité des inventions ou de leur application. ↵
- Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) à 185; Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980), à 309; Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 589, 198 USPQ 193, 197 (1978); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972), à 67-68; Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948) à 130; Le Roy v. Tatham, 55 U.S. 156 (1852), à 175. ↵
- In re Musgrave, 431 F.2d 882 (CCPA 1970) (les procédés impliquant des mental steps ne sont pas en eux-mêmes exclus de la brevetabilité); mais dans un sens beaucoup plus restrictif, voir In re Comiskey, 499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007) (exclusion d’une méthode d’arbitrage : «mental processes – or processes of human thinking – standing alone are not patentable even if they have pratical application »). ↵
- Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012). ↵
- Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014). ↵
- Plus précisément, une méthode permettant d'optimiser le traitement de patients atteints de maladies auto-immunes en déterminant si une dose de médicaments à base de thiopurine est trop faible ou trop élevée, en s'appuyant sur la corrélation des métabolites du médicament dans le corps pour déterminer l'efficacité ou la toxicité du médicament. La Cour suprême avait considéré que la méthode revendiquée ne faisait que réciter une loi de la nature. ↵
- En l'espèce, une méthode mise en œuvre par ordinateur pour atténuer le « risque de règlement » (risque qu'une seule partie à une transaction financière paie ce qu'elle doit) en utilisant un intermédiaire tiers. ↵
- "In Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___ (2012), we set forth a framework for distinguishing patents that claim laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas from those that claim patent-eligible applications of those concepts. First, we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts. Id., at ___ (slip op., at 8). If so, we then ask, “[w]hat else is there in the claims before us?” Id., at ___ (slip op., at 9). To answer that question, we consider the elements of each claim both individually and “as an ordered combination” to determine whether the additional elements “transform the nature of the claim” into a patent-eligible application. Id., at ___ (slip op., at 10, 9). We have described step two of this analysis as a search for an “ ‘inventive concept’ ”—i.e., an element or combination of elements that is “sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the [ineligible concept] itself.” Id., at ___ (slip op., at 3)". Alice, 573 U.S., para. 217-18. ↵
- Le dernier en date est le 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence. On soulignera que ces guides, comme le MPEP, ne lient pas le Circuit fédéral. In re Rudy, 956 F.3d 1379, 1383 (Fed. Cir. 2020); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. App’x. 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019)). ↵
- § 2103-2106.07(c). ↵
- Site USPTO: Subject matter eligibility. ↵
- La liste comprend: Removing Malicious Code from Email; Generating a Composite Webpage; Digital Image Processing (RCT); Global Positioning System; Digital Image Processing (Digitech); Game of Bingo; E-Commerce transactions; Distribution of Products over the Internet; Gunpowder & Fireworks; Pomelo Juice; Amazonic Acid Purified Proteins; Genetically Modified Bacterium; Bacterial Mixtures; Nucleic Acids Antibodies; Cells; Food; Hip Prosthesis; Robotic Arm Assembly; Transmission of Stock Quote Data; GUI for Meal Planning; GUI for Relocating Obscured Text; Updating Alarm Limits; Rubber Manufacturing; Internal Combustion Engine; BIOS System Software; Vaccines; Diagnosing and Treating Julitis; Dietary Sweeteners; Screening of Gene Alterations; Paper-making Machine; Hydrolysis of Fat; Filtering Internet Content; ATM Transactions; Tracking Inventory; Relocation of Icons on GUI; Simulating an Analog Audio Mixer; Facial Recognition; Network Traffic Monitoring; Cryptographic Communications; Medical Record Updates; Treating Kidney Disease; Denveric Acid; Controller for Injection Mold; Livestock Management; Training a Neural Network to Predict Anomalies; Speech Separation; Fibrosis Treatment. ↵
- V. supra, n°361. ↵
- 447 U.S. 303 (1980). ↵
- Des brevets avaient déjà été accordés pour des procédés utilisant de la matière vivante. V. par exemple In re Mancy, 499 F.2d 1289 (CCPA 1974). ↵
- Ex Parte Allen, 2 U.S.P.Q.2d 1425 (BPAI 1987), aff’d, 846 F.2d 877 (Fed. Cir. 1988). ↵
- L’affaire portait sur une huitre génétiquement modifée. Le brevet sera refusé pour défaut d’activité inventive. ↵
- Policy announcement par Donald J. Quigg, Assistant Secretary and Commissioner of Patents and Trademarks (7 avril 1987), 69 J. Pat. & Trademark Off. Soc'Y 328 (1987). L’annonce intervenait quatre jours après la décision du Board of Patent Appeals and Interferences dans Ex parte Allen, ci-dessus. ↵
- J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U.S. 124 (2001). ↵
- V. infra, n°430 et 431. ↵
- Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (2013). ↵
- Association for Molecular Pathology v. U.S. Patent and Trademark Office, No. 09-cv-4515, 94 USPQ2d 1683 (S.D.N.Y. March 29, 2010). ↵
- Ass’n for Molecular Pathology v. US Patent & Trademark Office, 653 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2011) (Myriad Genetics I). ↵
- V. supra, n°364. ↵
- Ass’n for Molecular Pathology v. US Patent & Trademark Office, 689 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2012) (Myriad Genetics II). ↵
- « La distinction entre un produit de la nature [non brevetable] et une invention humaine au sens du paragraphe 101 [du Patent Act sur la brevetabilité] tient à un changement dans l'identité de la composition revendiquée, comparé à ce qui existe dans la nature. Plus précisément, la Cour Suprême a tracé une ligne entre les compositions [de matière] qui, même si elles sont combinées ou modifiées d'une manière qui ne se retrouve pas dans la nature, ont des caractéristiques similaires aux mêmes compositions dans la nature, et les compositions auxquelles l'intervention humaine a donné des caractéristiques "manifestement différentes" ou "distinctives" (...) Il n'est pas contesté que l'ADN isolé revendiqué par Myriad existe sous une forme chimique distincte/distinctive - en tant que molécules chimiques différentes - de l'ADN présent dans le corps humain, c'est-à-dire l'ADN humain ». ↵
- "Myriad found the location of the BRCA1 and BRCA2 genes, but that discovery, by itself, does not render the BRCA genes “new . . . composition[s] of matter,” §101, that are patent eligible (...)". ↵
- "cDNA does not present the same obstacles to patentability as naturally occurring, isolated DNA segments. As already explained, creation of a cDNA sequence from mRNA results in an exons-only molecule that is not naturally occurring. Petitioners concede that cDNA differs from natural DNA in that “the non-coding regions have been removed.” Brief for Petitioners 49. They nevertheless argue that cDNA is not patent eligible because “[t]he nucleotide sequence of cDNA is dictated by nature, not by the lab technician.” Id., at 51. That may be so, but the labtechnician unquestionably creates something new when cDNA is made. cDNA retains the naturally occurring exons of DNA, but it is distinct from the DNA from which it was derived. As a result, cDNA is not a “product of nature” and is patent eligible under §101, except insofar as very short series of DNA may have no intervening introns to remove when creating cDNA. In that situation, a short strand of cDNA may be indistinguishable from natural DNA". ↵
- "It is important to note what is not implicated by this decision. First, there are no method claims before this Court. Had Myriad created an innovative method of manipulating genes while searching for the BRCA1 and BRCA2 genes, it could possibly have sought a method patent. But the processes used by Myriad to isolate DNA were well understood by geneticists at the time of Myriad’s patents “were well understood, widely used, and fairly uniform insofar as any scientist engaged in the search for a gene would likely have utilized a similar approach, 702F. Supp. 2d, at 202–203, and are not at issue in this case". ↵
- "Similarly, this case does not involve patents on new applications of knowledge about the BRCA1 and BRCA2 genes. Judge Bryson aptly noted that, “[a]s the first party with knowledge of the [BRCA1 and BRCA2] sequences, Myriad was in an excellent position to claim applications of that knowledge. Many of its unchallenged claims are limited to such applications.” 689 F. 3d, at 1349". ↵
- "Nor do we consider the patentability of DNA in which the order of the naturally occurring nucleotides has been altered. Scientific alteration of the genetic code presents a different inquiry, and we express no opinion about the application of §101 to such endeavors. We merely hold that genes and the information they encode are not patent eligible under §101 simply because they have been isolated from the surrounding genetic material". ↵
- Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., 952 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2020) modified 967 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2020). ↵
- Endo Pharm. Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc., 919 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2019). ↵
- Vanda Pharm. Inc. v. West-Ward Pharm. Int’l Ltd, 887 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2018). ↵
- Rapid Litig. Mgmt. Ltd. v. Cellzdirect, Inc., 827 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2016). Le procédé en cause consistait dans : (a) la soumission soumettant des cellules préalablement congelées et décongelées à un fractionnement par gradient de densité pour séparer les cellules viables des cellules non viables ; (B) la récupération des cellules viables ; et (C) la recongélation des cellules viables. ↵
- V. par exemple, pour les plus récentes: CareDx, Inc. v. Natera, Inc., 40 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2022): méthodes de détection du rejet de greffe, du dysfonctionnement du greffon ou de la défaillance d’un organe, jugées relevant de lois de la nature, et comprenant les étapes conventionnelles permettant de détecter ou de quantifier la manifestation de cette loi; Genetic Veterinary Sciences, Inc. v. Laboklin GmbH & Co. KG, 933 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2019): méthodes in vitro de génotypage des chiens Labrador, afin de découvrir s'ils peuvent être porteurs d'une maladie; Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Services, LLC, 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019): méthode pour diagnostiquer des désordres neurologiques, fondée sur la corrélation entre certains anticorps naturels et les maladies concernées; également, Roche Molecular Sys., Inc. v. Cepheid, 905 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2018); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017); Genetic Techs. Ltd. v. Merial LLC, 818 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016); Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015); In re BRCA1- and BRCA2-Based Hereditary Cancer Test, 774 F.3d 755 (Fed. Cir. 2014). ↵
- Certaines décisions ont exclu la brevetabilité de telles méthodes, ou du moins de méthodes dont la brevetabilité était recherchée « en tant que telles » : V. Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908) (méthode de gestion des factures de restaurants); In re Johnston, 502 F.2d 765 (CCPA 1974), rev’d, on other grounds sub nom. Dann v. Johnston, 425 U.S. 219 (1976) (méthode de gestion automatique de chèques et de dépôts, mais la décision porte sur l’activité inventive) ; Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, 564 F. Supp. 1358 (D. Del. 1983) (méthode commerciale brevetable, car mises en oeuvre par un ordinateur) ; ex parte Murray, 9 U.S.P.Q.2d 1819 (PTO Bd. Pat. App. & Int. 1988) (méthode comptable non brevetable). Le circuit fédéral a rejeté l’exception dans State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) (pas d'exclusion de principe pour une méthode financière relative à l'administration d'un fonds mutuel: "As an alternative ground for invalidating the '056 patent under § 101, the court relied on the judicially-created, so-called "business method" exception to statutory subject matter. We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest. Since its inception, the "business method" exception has merely represented the application of some general, but no longer applicable legal principle, perhaps arising out of the "requirement for invention"--which was eliminated by § 103. Since the 1952 Patent Act, business methods have been, and should have been, subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method"). ↵
- Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). ↵
- In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed.Cir. 2008). ↵
- Ainsi en 2001 la Cour d'appel pour le circuit fédéral a censuré sur ces fondements l'injonction accordée par une Cour de District dans l'affaire Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com (Amazon. com, Inc. v. Barnesandnoble. com, Inc., 337 F.3d 1024 (Fed. Cir., 2001); V. Com. com. électr. janv. 2000, actu. n° 18). La Cour Fédérale pour le District Ouest de Washington (73 F. Supp. 2d 1228 (W.D. Wash. 1999)) avait en effet accordé à la société Amazon une ordonnance préliminaire enjoignant son concurrent, le libraire Barnes and Noble, de cesser la contrefaçon du brevet d'Amazon protégeant son système de prise d'achats en ligne (système permettant de placer un ordre d'achat par un seul "click"). ↵
- La première décision dans ce sens est une décision du Board of Appel du Patent Office de 1954, Ex parte Scherer, 103 U.S.P.Q. 107 (Pat. Off. Bd. App. 1954), qui renverse la jurisprudence ,ancienne du Patent Office Ex Parte Brinkerhoff, 27 J. Pat. Off. Soc'y 797 (1883); les tribunaux suivront plus tardivement (v. notamment les réticences exprimée sur le fondement de l'ordre public par Martin v. Wyeth, Inc., 96 F. Supp. 689 (D. Md. 1951), aff’d 193 F.2d 58 (4th Cir. 1951): "professional ethics of doctors and surgeons are more consistent with the widespread use of their medical and surgical discoveries for the benefit of mankind than in obtaining a monopoly to control their discoveries for personal commercial advantage. In this respect it would seem also that public interest is here involved"). V. Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services, 628 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2010) (Méthodes de détermination de la posologie optimale de médicaments à base de thiopurine utilisés pour traiter les maladies auto-immunes gastro-intestinales et non gastro-intestinales). Des exemples plus récents de méthodes de traitement jugées brevetables incluent : une méthode d'utilisation de l'oxymorphone pour traiter la douleur chez des patients présentant une insuffisance rénale (Endo Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 919 F.3d 1347, 1353 (Fed. Cir. 2019)); des méthodes de régulation des concentrations d'ions hydronium dans un tissu humain ou d'augmentation de la capacité de travail anaérobie chez un sujet humain par l'administration de quantités efficaces de bêta-alanine (Natural Alternatives Int’l, Inc. v. Creative Compounds, LLC, 918 F.3d 1338, 1346 (Fed. Cir. 2019)); ou encore une méthode de traitement des patients schizophrènes avec de l'ilopéridone, qui base la posologie sur le génotype du patient (Vanda Pharms. Inc. v. West-Ward Pharms. Int’l Ltd., 887 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2018)). ↵
- V. par exemple Athena Diagnostics v. Mayo Collaborative Services, 915 F.3d 743, 751-53 (Fed. Cir. 2019) (méthodes de diagnostics de maladies neurologique); Roche Molecular Sys., Inc. v. Cepheid, 905 F.3d 1363, 1370-74 (Fed. Cir. 2018) (méthode de détection de la bactérie pathogène Mycobacterium tuberculosis); Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC, 859 F.3d 1352, 1361-62 (Fed. Cir. 2017) (test de diagnostic de risques cardiovasculaires); Genetic Technologies, Ltd. v. Merial LLC, 818 F.3d 1369, 1376 (Fed. Cir. 2016); Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2015); In re BRCA1- & BRCA2-Based Hereditary Cancer Test, 774 F.3d 755, 765 (Fed. Cir. 2014). ↵
- 35 U.S.C. § 287(c). « The term “medical activity” means the performance of a medical or surgical procedure on a body, but shall not include (i) the use of a patented machine, manufacture, or composition of matter in violation of such patent, (ii) the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent, or (iii) the practice of a process in violation of a biotechnology patent. » Ibid. ↵
- V. infra, n°381. ↵
- Le MPEP (8ème éd. 2001) précisait qu’ « a computer program is merely a set of instructions capable of being executed by a computer » (§ 2106.IV.B.1(a)). ↵
- Ibid. ↵
- Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). V. Chisum, The Patentability of Algorithms, 47 U. Pitt. L. Rev. 959 (1986). ↵
- Point 64. ↵
- Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). ↵
- En l’espèce l’algorithme avait été revendiqué uniquement en relation avec un processus technique, et le calcul était suivi par une activité post-solution (l’ajustement du niveau d’alarme). La Cour suprême a cependant rejeté la brevetabilité au motif que le brevet porterait sur un idée abstraite. La mauvaise rédaction des revendications semble expliquer en partie la solution. ↵
- Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981). ↵
- A cette occasion, elle opère une distinction avec les faits de l’affaire Parker v. Flook, en soulignant que la méthode alors revendiquée portait sur un calcul, sans réellement mentionner les étapes physiques associées au calcul. ↵
- Points 191-92. ↵
- Alice Corp. V. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014). ↵
- « the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention. Stating an abstract idea “while adding the words ‘apply it’” is not enough for patent eligibility.(…) Nor is limiting the use of an abstract idea “‘to a particular technological environment.’” (…). Stating an abstract idea while adding the words “apply it with a computer” simply combines those two steps, with the same deficient result. Thus, if a patent’s recitation of a computer amounts to a mere instruction to“implemen[t]” an abstract idea “on . . . a computer,” (…) that addition cannot impart patent eligibility ». ↵
- S. Callahan, Alice: The Death of Software-Related Patents?, 1er mai 2015, qui relève que depuis l’arrêt Alice, sur les 76 décisions dans des affaires similaires, 57 ont invalidé les brevets concerné (contre 16 les ayant validé au fond). V. par exemple Digitech Image Technologies, LLC v. Electronics for Imaging, Inc. 758 F. 3d 1344 (2014) (informations générées sur une image et méthodes pour générer ces informations) ; buySAFE, Inc. v. Google, Inc, 765 F.3d 1350 (2014) (système de sécurisation de transactins électronique en ligne) ; DDR Holdings v. Hotels.com, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) (système générant des pages web d’e-commerce ); Versata v. SAP America,Inc., 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015) 115 U.S.P.Q.2d 1681 (plusieurs brevets dont un validé).V. également T. Teska, (The unfortunate) future of software patents under 35 USC § 101 and § 112, 2016 Journal of High Technology Law, p. 394; D. Taylor, Down the Rabbit Hole: Who will stand up for software patents after Alice?, 68 Me. L. Rev. 217 (2016). ↵
- 2014 Interim Guidance on subject Matter Eligibility, disponible sur le site de l’USPTO (www.uspto.gov). ↵
- Weisner v. Google LLC, 51 F.4th 1073, 1084 (Fed. Cir. 2022). ↵
- Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollective Technology, Inc., 50 F.4th 127 (Fed. Cir. 2022). ↵
- CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC, 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021). ↵
- Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc., 965 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2020). ↵
- Uniloc USA, Inc. v. LG Electronics USA, Inc., 957 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2020). ↵
- Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M Gmbh, 942 F.3d 1143 (Fed. Cir. 2019). ↵
- Cellspin Soft, Inc. v. FitBit, Inc., 927 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2019). ↵
- SRI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 918 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2019), modified 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019). ↵
- Data Engine Techs. LLC v. Google LLC, 906 F.3d 999 (Fed. Cir. 2018). ↵
- Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc., 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018). ↵
- Core Wireless Licensing v. LG Elecs., Inc., 880 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2018). ↵
- McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016). ↵
- Bascom Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016). ↵
- DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014). ↵
- Hawk Tech. Sys., LLC v. Castle Retail, LLC, 60 F.4th 1349 (Fed. Cir. 2023). ↵
- Int’l Bus. Machs. Corp. v. Zillow Group, Inc., 50 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2022). ↵
- In re Killian, 45 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2022). ↵
- Universal Secure Registry LLC v. Apple Inc., 10 F.4th 1342 (Fed. Cir. 2021). ↵
- Free Stream Media Corp. v. Alphonso Inc., 996 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2021). ↵
- cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings, Inc., 986 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021). ↵
- Simio, LLC v. FlexSim Software Products, Inc., 983 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020). ↵
- Electronic Commc’n Tech., LLC v. ShoppersChoice.Com, LLC, 958 F.3d 1178 (Fed. Cir. 2020). ↵
- Bozeman Financial LLC v. Federal Reserve Bank, 955 F.3d 971 (Fed. Cir. 2020). ↵
- Trading Tech. Int’l, Inc. v. IBG LLC, 921 F.3d 1084 (Fed. Cir. 2019). ↵
- ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759 (Fed. Cir. 2019). ↵
- Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2016). ↵
- Mortgage Grader, Inc. v. First Choice Loan Servs. Inc., 811 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016). ↵
- OIP Techs., Inc. v. Amazon.com, Inc., 788 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2015). ↵
- Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014). ↵
- V. supra, n°364. ↵
- Subject Matter Eligibility Examples, July 2024. ↵
- Exemple 47. ↵
- Exemple 48. ↵
- Exemple 49. ↵
- V. infra, n°390. ↵
- Chart of Subject Matter Eligibility Court Decisions (updated October 17, 2019). ↵
- 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347, 110 U.S.P.Q.2d 1976 (2014) . ↵
- 569 U.S. __, 133 S. Ct. 2107, 106 U.S.P.Q.2d 1972 (2013). ↵
- 561 U.S. 593, 95 U.S.P.Q.2d 1001 (2010). ↵
- 447 U.S. 303, 206 U.S.P.Q. 193 (1980). ↵
- 50 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. 1 (1981). ↵
- 261 U.S. 45 (1923). ↵
- 333 U.S. 127, 131 (1948). ↵
- 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 673 (1972) . ↵
- 306 U.S. 86, 40 U.S.P.Q. 199 (1939) . ↵
- 566 U.S. __, 132 S. Ct. 1289, 101 U.S.P.Q.2d 1961 (2012) . ↵
- 437 U.S. 584, 198 U.S.P.Q. 193 (1978) . ↵
- 102 U.S. 707 (1881) . ↵
- 35 U.S.C. § 101. ↵
- V. sur ce point AbbVie Inc. v. Mathilda and Terence Kennedy Institute of Rheumatology, 764 F.3d 1366, 1372 (Fed. Cir. 2014) : « While often described as a court-created doctrine, obviousness-type double patenting is grounded in the text of the Patent Act. See In re Longi, 759 F.2d 887, 892 (Fed.Cir.1985); see also Boehringer Ingelheim Int'l. GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1346 (Fed.Cir.2010); Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 967 (Fed.Cir.2001). Section 101 reads: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, ... may obtain a patent therefor.” 35 U.S.C. § 101 (emphasis added). Thus, § 101 forbids an individual from obtaining more than one patent on the same invention, i.e., double patenting. As this court has explained, “a rejection based upon double patenting of the obviousness type” is “grounded in public policy (a policy reflected in the patent statute).” Longi, 759 F.2d at 892. The courts have recognized this principle since the inception of our patent laws. In 1819, Justice Story explained, “It cannot be, that a patentee can have in use at the same time two valid patents for the same invention; and if he can successively take out at different times new patents for the same invention, he may perpetuate his exclusive right during a century.... If this proceeding could obtain countenance, it would completely destroy the whole consideration derived by the public for the grant of the patent, [ ] the right to use the invention at the expiration of the term specified in the original grant.” Odiorne v. Amesbury Nail Factory, 18 F. Cas. 578, 579 (C.C.D.Mass.1819). The Supreme Court has reaffirmed the prohibition on double patenting on multiple occasions. See Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169, 185, 16 S.Ct. 1002, 41 L.Ed. 118 (1896) (“It is self-evident that on the expiration of a patent the monopoly created by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property. It is upon this condition that the patent is granted.”); Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186, 197–98, 14 S.Ct. 310, 38 L.Ed. 121 (1894); Suffolk Co. v. Hayden, 70 U.S. (3 Wall.) 315, 319, 18 L.Ed. 76 (1865). As this court recently reminded, “[t]he bar against double patenting was created to preserve that bargained-for right held by the public.” Gilead Scis., Inc. v. Natco Pharma Ltd., 753 F.3d 1208, 1212 (Fed.Cir.2014); see also Boehringer, 592 F.3d at 1346; Longi, 759 F.2d at 892; In re Robeson, 51 CCPA 1271, 331 F.2d 610, 614 (1964). The ban on double patenting ensures that the public gets the benefit of the invention after the original period of monopoly expires.» ↵
- "La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". ↵
- V. AbbVie Inc., 764 F.3d, p. 1372 ; In re Hubbell, 709 F.3d 1140, 1145 (Fed. Cir. 2013); In re Longi, 759 F.2d 887, 892 (Fed. Cir. 1985). ↵
- 35. U.S.C. § 121: "If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 [claiming benefit of priority] it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention". ↵
- Ainsi la connaissance ou l’utilisation de l’invention en dehors des États-Unis uniquement ne pouvait antérioriser l’invention aux termes de 35 U.S.C. 102(a). In re Ekenstam, 256 F.2d 321, 118 USPQ 349 (CCPA 1958). ↵
- Cette règle est similaire à celle posée par l’article L.611-11 alinéa 3 du Cpi et par l’article 54(3) de la CBE 2000. ↵
- L’America Invents Act met fin sur ce point (sous réserve des règles transitoires) à la jurisprudence qui, pour ces demandes, ignorait la date de priorité et ne prenait en compte que la date du dépôt aux États-Unis. ↵
- Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing L.P., 424 F.3d 1374, 76 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 2005). Egalement, Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333, 336 (1881): “[T]o constitute the public use of an invention it is not necessary that more than one of the patent articles should be publicly used. The use of a great number may tend to strengthen the proof, but one well defined case of such use is just as effectual to annul the patent as many.” Allied Colloids, Inc. v. Am. Cyanamid Co., 64 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1995). ↵
- In re Blaisdell, 242 F.2d 779, 783, 113 USPQ 289, 292 (CCPA 1957); Hall v. Macneale, 107 U.S. 90, 96-97 (1882); Ex parte Kuklo, 25 USPQ2d 1387, 1390 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992). ↵
- In re Smith, 714 F.2d 1127, 1134, 218 USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983); Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261, 1265, 229 USPQ 805, 809 (Fed. Cir. 1986); Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333, 336 (1881). ↵
- Lindholm, Stephen Bruce, Revisiting the On-Sale Bar after Pfaff. disponible sur SSRN: https://ssrn.com/abstract=656243. ↵
- Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55 (1998): "The on-sale bar applies when two conditions are satisfied before the critical date. First, the product must be the subject of a commercial offer for sale. Here, the acceptance of the purchase order prior to April 8, 1981, makes it clear that such an offer had been made, and there is no question that the sale was commercial. Second, the invention must be ready for patenting. That condition may be satisfied in at least two ways: by proof of reduction to practice before the critical date; or by proof that prior to the critical date the inventor had prepared drawings or other descriptions of the invention that were sufficiently specific to enable a person skilled in the art to practice the invention. This condition is satisfied here because the drawings sent to the manufacturer before the critical date fully disclosed the invention". ↵
- V. Linear Tech. Corp. v. Micrel, Inc., 275 F.3d 1040 (Fed. Cir. 2001); Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 254 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2001) ("As a general proposition, we will look to the Uniform Commercial Code (‘UCC’) to define whether … a communication or series of communications rises to the level of a commercial offer for sale."). ↵
- "[A] communication that fails to constitute a definite offer to sell the product and to include material terms is not an ‘offer’ in the contract sense." Elan Corp., PLC v. Andrx Pharms. Inc., 366 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004). ↵
- In re Caveney, 761 F.2d 671 (Fed. Cir. 1985). ↵
- In re Kollar, 286 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2002). ↵
- Strong v. General Elec. Co., 434 F.2d 1042 (5th Cir. 1970). ↵
- Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92 (1876); Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). ↵
- Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu, 307 U.S. 5 (1939); In re Blaisdell, 242 F.2d 779 (CCPA 1957); CTS Corp. v. Electro Materials Corp. of America, 469 F. Supp. 801, 819, 202 USPQ 22, 38 (S.D.N.Y. 1979). ↵
- Celanese Intl. Corp. v. Intl. Trade Comm’n, 22-01827 (Fed. Cir. August 12, 2024). ↵
- MPEP § 2152.02(e). ↵
- In re Cronyn, 890 F.2d 1158, 13 USPQ2d 1070 (Fed. Cir. 1989); In re Hall, 781 F.2d 897, 228 USPQ 453 (Fed. Cir. 1986) ("that competent evidence of the general library practice may be relied upon to establish an approximate time when a thesis became accessible"); In re Bayer, 568 F.2d 1357, 196 USPQ 670 (CCPA 1978): une thèse conservée, mais ni mise en rayon, ni cataloguée, dans une bibliothèque universitaire n'est pas accessible au public; MPEP § 2128.01, I. ↵
- In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004): "In October 1998, the appellants, along with colleague M. Liu, presented a printed slide presentation (...) at a meeting of the American Association of Cereal Chemists ("AACC"). The fourteen-slide presentation was printed and pasted onto poster boards. The printed slide presentation was displayed continuously for two and a half days at the AACC meeting. (...) Both parties agree that the Liu reference presented (...) disclosed every limitation of the invention disclosed in the '950 patent application. Furthermore, at neither presentation was there a disclaimer or notice to the intended audience prohibiting note-taking or copying of the presentation." ; Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia, 774 F.2d 1104 (Fed. Cir. 1985): "The Birmingham paper was orally presented by Dr. Levine of the MIT group to the First International Cell Culture Congress in Birmingham, Alabama, September 21-25, 1975. The conference was attended by 50 to 500 cell culturists. Prior to the conference Dr. Levine gave a copy of the paper to the head of the conference. Afterward, copies were distributed on request, without any restrictions, to as many as six persons, more than one year before the filing date of the '534 and '654 patents"; Jazz Pharm., Inc. v. Amneal Pharm., LLC, 895 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2018), MPEP § 2128.01, IV. ↵
- In re Wyer, 655 F.2d 221 (CCPA 1981); Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc., 445 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2006): dessins dans le dossier de brevet, accessibles au public. ↵
- Voter Verified, Inc. v. Premier Election Solutions, Inc., 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2012) ; In re Lister, 583 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2009): archive accessible sur une base de données en ligne; mais v. SRI Int'l, Inc. v. Internet Sec. Sys., Inc., 511 F.3d (Fed. Cir. 2008): document sur un site FTP, mais non catalogué ni indexé. ↵
- V. MPEP, § 2153.01(a). ↵
- « A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor ». ↵
- V. infra, n°388.[footnote]. Une déclaration peut être jointe à la demande permettant d'établir qu'une divulgation est bien couverte par le délai de grâce. Le délai de grâce d'un an prévu est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral[footnote]35 U.S.C. § 21(b). ↵
- « Une personne aura droit à un brevet à moins: (...) (2) que l’invention revendiquée soit décrite dans un brevet délivré en application de la section 151, ou dans une demande de brevet publiée ou présumée publiée en application de la section 122(b), dans laquelle le brevet ou la demande, selon le cas, désigne un autre inventeur et a été effectivement déposée avant la date effective de dépôt de l’invention revendiquée ». ↵
- « A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if (A)the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; (B)the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (C)the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person ». ↵
- 35 U.S.C. § 103. ↵
- 35 U.S.C. § 287(c). « The term “medical activity” means the performance of a medical or surgical procedure on a body, but shall not include (i) the use of a patented machine, manufacture, or composition of matter in violation of such patent, (ii) the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent, or (iii) the practice of a process in violation of a biotechnology patent. » Ibid. ↵
- Carl Zeiss Stiftung v. Renishaw PLC, 945 F.2d 1173, 20 USPQ2d 1094 (Fed. Cir. 1991) ↵
- V. Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 529, 148 USPQ 689, 693 (1966) (relevant la difficulté de définir le concept). ↵
- In re Fisher, 421 F.3d 1365, 1371, 76 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 2005). ↵
- Ibid : « [A]n application must show that an invention is useful to the public as disclosed in its current form, not that it may prove useful at some future date after further research. Simply put, to satisfy the ‘substantial’ utility requirement, an asserted use must show that the claimed invention has a significant and presently available benefit to the public ». ↵
- Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555, 1571, 24 USPQ2d 1401, 1412 (Fed. Cir. 1992). V. également E.I. du Pont De Nemours and Co. v. Berkley and Co., 620 F.2d 1247, 1260 n.17, 205 USPQ 1, 10 n.17 (8th Cir. 1980) («A small degree of utility is sufficient (…). The claimed invention must only be capable of performing some beneficial function (…). An invention does not lack utility merely because the particular embodiment disclosed in the patent lacks perfection or performs crudely (…). A commercially successful product is not required (…). Nor is it essential that the invention accomplish all its intended functions (…) or operate under all conditions (…) partial success being sufficient to demonstrate patentable utility (…). In short, the defense of non-utility cannot be sustained without proof of total incapacity. », cité dans le MPEP, § 2107.01). ↵
- V. MPEP, § 2107.03: « As a general matter, evidence of pharmacological or other biological activity of a compound will be relevant to an asserted therapeutic use if there is a reasonable correlation between the activity in question and the asserted utility. Cross v. Iizuka, 753 F.2d 1040, 224 USPQ 739 (Fed. Cir. 1985); In re Jolles, 628 F.2d 1322, 206 USPQ 885 (CCPA 1980); Nelson v. Bowler, 626 F.2d 853, 206 USPQ 881 (CCPA 1980). An applicant can establish this reasonable correlation by relying on statistically relevant data documenting the activity of a compound or composition, arguments or reasoning, documentary evidence (e.g., articles in scientific journals), or any combination thereof. The applicant does not have to prove that a correlation exists between a particular activity and an asserted therapeutic use of a compound as a matter of statistical certainty, nor does he or she have to provide actual evidence of success in treating humans where such a utility is asserted. Instead, as the courts have repeatedly held, all that is required is a reasonable correlation between the activity and the asserted use. Nelson v. Bowler, 626 F.2d 853, 857, 206 USPQ 881, 884 (CCPA 1980) ». ↵
- « A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made ». ↵
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). ↵
- 383 U.S., 17-18. ↵
- KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007). ↵
- Pub. L. No. 104-41; B. Alley, The Biotechnology Process Patent Act of 1995: Providing Unresolved and Unrecognized Dilemmas in U.S. Patent Law, 12 J. INTELL. PROP. L. 229 (2004). ↵
- Le procédé était défini comme suit par 35 U.S.C. § 103(b): « “biotechnological process” means (A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to(i) express an exogenous nucleotide sequence, (ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or (iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism; (B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a mono-clonal antibody; and (C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or (B), or a combination of subparagraphs (A) and (B). » ↵
- Le texte prévoyait que les deux brevets expirent à la même date. ↵
- V. USPTO, A Guide to Filing a Utility Patent Application. ↵
- 35 U.S.C. § 111(a)(1). Les coinventeurs doivent demander un brevet conjointement (35 U.S.C. § 116, qui traite également des relations entre coinventeurs). ↵
- 35 USC 118. ↵
- 35 U.S.C. § 111(a)(2). ↵
- 35 U.S.C. § 112. ↵
- 35 U.S.C. § 115. 37 C.F.R. § 1.64. ↵
- 35 U.S.C. § 111. ↵
- 37 C.F.R. § 1.53(b). ↵
- 37 C.F.R. § 1.53(f). ↵
- 35 U.S.C. § 111(b). ↵
- Une conversion de la demande provisoire en demande définitive peut également être demandée, mais qui fait perdre le bénéfice de la première date de dépôt. ↵
- V. supra, n°378. ↵
- 35 U.S.C. §§ 121. ↵
- 35 U.S.C. § 120 (Benefit of earlier filing date in the United States): "An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 or 385, which names an inventor or joint inventor in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section". ↵
- 35 U.S.C. § 120. ↵
- Comp. CBE, art. 123. ↵
- Le MPEP précise que "Pursuant to 35 U.S.C. 119(a), the foreign application must have been filed by the same applicant as the applicant in the United States, or by applicant's legal representatives or assigns. Consistent with longstanding Office policy, this is interpreted to mean that the U.S. and foreign applications must name the same inventor or have at least one joint inventor in common" ↵
- Une déclaration peut cependant être fournie si l'inventeur est décédé, incapable, a refusé de signer le serment ou la déclaration ou ne peut pas être retrouvé ou joint à la suite de démarches diligentes: 37 CFR 1.64. ↵
- 18 U.S.C. § 1001:"(a) Except as otherwise provided in this section, whoever, in any matter within the jurisdiction of the executive, legislative, or judicial branch of the Government of the United States, knowingly and willfully: (1) falsifies, conceals, or covers up by any trick, scheme, or device a material fact; (2) makes any materially false, fictitious, or fraudulent statement or representation; or (3) makes or uses any false writing or document knowing the same to contain any materially false, fictitious, or fraudulent statement or entry; shall be fined under this title, imprisoned not more than 5 years (...)". ↵
- 35 U.S.C. 100(f). ↵
- “The threshold question in determining inventorship is who conceived the invention. Unless a person contributes to the conception of the invention, he is not an inventor. … Insofar as defining an inventor is concerned, reduction to practice, per se, is irrelevant [except for simultaneous conception and reduction to practice, Fiers v. Revel, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Cir. 1993)]. One must contribute to the conception to be an inventor.” In re Hardee, 223 USPQ 1122, 1123 (Comm’r Pat. 1984), extrait du MPEP, qui cite également In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1366-67, 126 F.2d 1561, 1564-65 (Fed. Cir. 2018); Board of Education ex rel. Board of Trustees of Florida State Univ. v. American Bioscience Inc., 333 F.3d 1330, 1340, 67 USPQ2d 1252, 1259 (Fed. Cir. 2003) (“Invention requires conception.” V. MPEP § 2138.04 - § 2138.05 pour la question des preuves à fournir. ↵
- 35 U.S.C. 116. ↵
- V. MPEP, § 2109: "The Patent statute is replete with language indicating that an inventor is a natural person. For example, as noted supra, 35 U.S.C. 100(f) defines the term “inventor” as “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” 35 U.S.C. 101 also provides “[w]hoever invents or discovers…may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” (emphasis added). Additionally, 35 U.S.C. 102(a) states, “A person shall be entitled to a patent unless…” (emphasis added). 35 U.S.C. 115(b)(2) further provides, in pertinent part, “[a]n oath or declaration under subsection (a) shall contain statements that…such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application” (emphasis added)". ↵
- Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013) (“[I]nventors must be natural persons and cannot be corporations or sovereigns.”); Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) (“[O]nly natural persons can be ‘inventors.’”) cités in Thaler v. Vidal, ci dessous. ↵
- Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022), cert denied, 143 S. Ct. 1783 (2023). ↵
- V. nos développements supra, n°312. ↵
- Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions, Docket n° PTO-P-2023-0043; qui s'ajoutent à celles déjà publiées en matière de copyright par le Copyright Office le 10 mai 2023 (V. P. Kamina, Comm. com. électr. 2023, comm. 29). ↵
- Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998) ↵
- MPEP, § 2161.01: « The function of the written description requirement is to ensure that the inventor had possession of, as of the filing date of the application relied on, the specific subject matter later claimed by him or her; how the specification accomplishes this is not material. In re Herschler, 591 F.2d 693, 700-01, 200 USPQ 711, 717 (CCPA 1979) and further reiterated in In re Kaslow, 707 F.2d 1366, 707 F.2d 1366, 217 USPQ 1089 (Fed. Cir. 1983) ». Ibid., § 2103: « For the written description requirement, an applicant’s specification must reasonably convey to those skilled in the art that the applicant was in possession of the claimed invention as of the date of invention ». ↵
- MPEP, § 2103: « An applicant’s specification must enable a person skilled in the art to make and use the claimed invention without undue experimentation. The fact that experimentation is complex, however, will not make it undue if a person of skill in the art typically engages in such complex experimentation. » Ibid., § 2161.01: « When basing a rejection on the failure of the applicant’s disclosure to meet the enablement provisions of the first paragraph of 35 U.S.C. 112, USPTO personnel must establish on the record a reasonable basis for questioning the adequacy of the disclosure to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the claimed invention without resorting to undue experimentation. See In re Brown, 477 F.2d 946, 177 USPQ 691 (CCPA 1973); In re Ghiron, 442 F.2d 985, 169 USPQ 723 (CCPA 1971). Once USPTO personnel have advanced a reasonable basis for questioning the adequacy of the disclosure, it becomes incumbent on the applicant to rebut that challenge and factually demonstrate that his or her application disclosure is in fact sufficient. See In re Doyle, 482 F.2d 1385, 1392, 179 USPQ 227, 232 (CCPA 1973); In re Scarbrough, 500 F.2d 560, 566, 182 USPQ 298, 302 (CCPA 1974); In re Ghiron, supra. » ↵
- MPEP, § 2165: « The purpose of the best mode requirement is to “restrain inventors from applying for patents while at the same time concealing from the public the preferred embodiments of their inventions which they have in fact conceived. » In re Gay, 309 F.2d 769, 772, 135 USPQ 311, 315 (CCPA 1962). Only evidence of concealment, “whether accidental or intentional,” is considered in judging the adequacy of the disclosure for compliance with the best mode requirement. Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc.,827 F.2d 1524, 1535, 3 USPQ 2d 1737, 1745 (Fed. Cir. 1987). That evidence, in order to result in affirmance of a best mode rejection, must tend to show that the quality of an applicant’s best mode disclosure is so poor as to effectively result in concealment.” In re Sherwood, 613 F.2d 809, 816-817, 204 USPQ 537, 544 (CCPA 1980). Also, see White Consol. Indus. v. Vega Servo-Control Inc., 214 USPQ 796, 824 (S.D. Mich. 1982), aff’d on related grounds, 713 F.2d 788, 218 USPQ 961 (Fed. Cir. 1983). See also MPEP § 2165 - § 2165.04.There are two factual inquiries to be made in determining whether a specification satisfies the best mode requirement. First, there must be a subjective determination as to whether at the time the application was filed, the inventor knew of a best mode of practicing the invention. Second, if the inventor had a best mode of practicing the invention in mind, there must be an objective determination as to whether that best mode was disclosed in sufficient detail to allow one skilled in the art to practice it. Fonar Corp. v. General Electric Co., 107 F.3d 1543, 41 USPQ2d 1801, 1804 (Fed. Cir. 1997); Chemcast Corp. v. Arco Industries, 913 F.2d 923, 927-28, 16 USPQ2d 1033, 1036 (Fed. Cir. 1990). “As a general rule, where software constitutes part of a best mode of carrying out an invention, description of such a best mode is satisfied by a disclosure of the functions of the software. This is because, normally, writing code for such software is within the skill of the art, not requiring undue experimentation, once its functions have been disclosed. . . . [F]low charts or source code listings are not a requirement for adequately disclosing the functions of software.” Fonar Corp., 107 F.3d at 1549, 41 USPQ2d at 1805 (citations omitted).Determining compliance with the best mode requirement requires a two-prong inquiry:1)at the time the application was filed, did the inventor possess a best mode for practicing the invention; and 2)if the inventor did possess a best mode, does the written description disclose the best mode such that a person skilled in the art could practice it. » ↵
- V. Jan Wolfe, Patent Reform's Reduced 'Best Mode' Requirement Creates Uncertainty, law.com, October 10, 2011. ↵
- 35 U.S.C. § 112. ↵
- 37 C.F.R. § 1.75: « (…) (e) Where the nature of the case admits, as in the case of an improvement, any independent claim should contain in the following order: (1) A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known, (2) A phrase such as “wherein the improvement comprises,” and (3) Those elements, steps and/or relationships which constitute that portion of the claimed combination which the applicant considers as the new or improved portion. (f) If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals. (g) The least restrictive claim should be presented as claim number 1, and all dependent claims should be grouped together with the claim or claims to which they refer to the extent practicable. (h) The claim or claims must commence on a separate physical sheet or electronic page. Any sheet including a claim or portion of a claim may not contain any other parts of the application or other material. (i) Where a claim sets forth a plurality of elements or steps, each element or step of the claim should be separated by a line indentation ». ↵
- V. sur ce point Cabinet Regimbeau, Demandes de continuation : Conseils aux déposants européens pour la création d’un portefeuille de brevets américains, en ligne. ↵
- 37 C.F.R. § 1.75(b). ↵
- 35 U.S.C. § 282. ↵
- 35 U.S.C § 113. ↵
- 35 U.S.C § 114. ↵
- 35 U.S.C § 114. ↵
- Mais également en matière d’informatique, V. White Consolidated Indus., Inc. v. Vega Servo-Control, Inc., 713 F.2d 788 (Fed. Cir. 1983); In re Ghiron, 442 F.2d 985, 991 (CCPA 1971). ↵
- Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991) (pas de violation de l’exigence de best mode en cas d’absencce de dépôt de cellules transformées par la séquence d’ADN brevetée). ↵
- Ex parte Rinehart, 10 U.S.P.Q.2d 1719, 1720 (Bd. Pat. App. & Int’f 1989) ↵
- Puis, le cas échéant devant la Cour d’Appel pour le Circuit fédéral ou la Cour de District pour le District de Columbia. 35 U.S.C. §§ 141, 145. ↵
- 35 U.S.C. § 132(a) (« No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention. »). ↵
- 35 U.S.C § 122(b)(1)(A). ↵
- C’est-à-dire du droit de demander une redevance raisonnable à toute personne qui exploite l’invention jusqu’à la délivrance du brevet. V. infra, n°364. ↵
- 35 U.S.C. § 122(b)(2). ↵
- 35 U.S.C. § 181. ↵
- 35 U.S.C. § 122(b)(2)(B). ↵
- 35 U.S.C. § 122(a). Sauf mise en oeuvre d’une disposition légale ou dans des circonstances particulières déterminées par le Directeur. ↵
- 35 U.S.C. 122(e). ↵
- 35 U.S.C. § 302. Procédure initialement introduite en 1981. ↵
- 35 U.S.C. § 321-30. ↵
- 35 U.S.C. § 311-19. ↵
- V. supra, n°357. ↵
- Qui dispose qu' "une demande de brevet doit être faite ou autorisée à être faite, par l'inventeur, sauf disposition contraire dans le présent titre, par écrit au directeur." Le texte antérieur disposait : Une personne a droit à un brevet sauf si l'invention a été connue ou utilisée par d'autres dans ce pays ou brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l'étranger, avant l'invention de celui-ci par le demandeur de brevet"; V. MPEP, § 2131 à 2138. ↵
- V. MPEP, § 2301. ↵
- V. MPEP, § 2310. ↵
- United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933). ↵
- Wommack v. Durham Pecan Co., Inc., 715 F.2d 962, 219 U.S.P.Q. 1153 (5th Cir. 1983); Tin Decorating Co. of Baltimore v. Metal Package Corp., 29 F.2d 1006 (S.D.N.Y. 1928), aff’d on other grounds, 37 F.2d 5 (2d Cir. 1930); Wiegand v. Dover Mfg. Co., 292 F. 255 (N.D. Ohio 1923); Francklyn v. Guilford Packing Co., 695 F.2d 1158, 1160-61 (9th Cir. 1983); Kurt H. Volk, Inc. v. Foundation for Christian Living, 534 F. Supp. 1059, 1083-84 (S.D.N.Y. 1982). ↵
- Cal. Lab. Code §§ 2870 à 2872. ↵
- 19 Del C. § 805). ↵
- 765 ILCS 1060/1 à 1060/3. ↵
- K.S.A. 44-130 ↵
- Minn. Stat. Ann. § 181.78. ↵
- NRS 600.500. ↵
- N.J.S.A. 34:1B-265. ↵
- N.C.G.S. §§ 66-57.1 et 66-57.2. ↵
- Utah Code §§ 34-39-1 à 34-39-3. ↵
- RCW 49.44.140 et 49.44.150. ↵
- 35 U.S.C.§ 262. ↵
- Farmland Irrigation Co., Inc. v. Dopplmaier, 48 Cal. 2d 208, 308 P.2d 732 (1957). ↵
- V. par exemple TransCore, L.P. v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271, 1275 (Fed. Cir. 2009); Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc., 131 F.3d 1011, 1015 (Fed. Cir. 1997). ↵
- « Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof ». ↵
- "(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent". ↵
- Traduction OMPI. “(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after — (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product. » ↵
- 35 U.S.C. § 271(a). ↵
- V. infra, n°400. ↵
- 19 U.S.C. § 1337(a). ↵
- 35 U.S.C. § 271(e) point 2 et suivants : « (e) (1) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products. (2) It shall be an act of infringement to submit — (A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, (B) an application under section 512 of such Act or under the Act of March 4, 1913 (21 U.S.C. 151 - 158) for a drug or veterinary biological product which is not primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques and which is claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, or (C) (i) with respect to a patent that is identified in the list of patents described in section 351(l)(3) of the Public Health Service Act (including as provided under section 351(l)(7) of such Act), an application seeking approval of a biological product, or(ii) if the applicant for the application fails to provide the application and information required under section 351(l)(2)(A) of such Act, an application seeking approval of a biological product for a patent that could be identified pursuant to section 351(l)(3)(A)(i) of such Act, if the purpose of such submission is to obtain approval under such Act to engage in the commercial manufacture, use, or sale of a drug, veterinary biological product, or biological product claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent before the expiration of such patent. » V. Eli Lilly and Co. v. Medtronic, Inc., 496 U.S. 661 (1990); Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd., 545 U.S. 193 (2005). ↵
- 35 U.S.C. § 271(f). V. Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007). ↵
- 35 U.S.C. § 271(g): « Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after — (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product. » ↵
- « (b) Quiconque induit activement contrefaçon d'un brevet est responsable comme un contrefacteur.(c) Celui qui offre de vendre ou vend aux États-Unis ou des importations aux États-Unis une composante d'une machine brevetée, la fabrication, la combinaison ou la composition, ou d'un matériau ou d'un appareil pour une utilisation dans la pratique d'un procédé breveté, constituant une partie de la matière de l'invention, que l'on sait être spécialement conçu ou spécialement adapté pour une utilisation à une violation de ce brevet, et non un article de base ou d'un produit du commerce adapté à une utilisation importante de contrefaisant, est responsable comme un contrefacteur ». ↵
- DSU Medical Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1305-06 (Fed. Cir. 2006); Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544, 553 (Fed. Cir. 1990); Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988). ↵
- Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961). ↵
- Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall) 453 1873. ↵
- « The true ground on which these decisions rest is that the sale by a person who has the full right to make, sell, and use such a machine carries with it the right to the use of that machine to the full extent to which it can be used in point of time. » Adams v. Burke, ibid. ↵
- Kohler proposera en Allemagne la théorie des licences tacites dès 1878 (Dans son traité Deutsches Patentrecht..., Verlag von J. Bensheimer, 1878. « vendre le produit sans concéder le droit d'usage n'aurait pas de sens », p 162-163, cité et traduit in B. Castell, L'épuisement des droits intellectuels, Puf 1989, p 54), mais ne semble avoir formulé la théorie de l'épuisement (automatique) que plus tard (Handbuch des Deutscher patentrechts rechtvergleichender darstellung, Manheim, 1900). La proximité des raisonnements est frappante. ↵
- Notamment American Cotton Tie Supply Co. v. Simmons, 106 U.S. 89 (1882). ↵
- 316 US 241, 250 (1942). ↵
- « The patentee may surrender his monopoly in whole by the sale of his patent or in part by the sale of an article embodying the invention... But sale of it exhausts the monopoly in that article and the patentee may not thereafter, by virtue of his patent, control the use or disposition of the article ». ↵
- V. infra, n°402. ↵
- Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 137 S. Ct. 1523 (2017). ↵
- TransCore, LP v Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009). Les licences sont généralement assililées à des engagements de ne pas agir en contrefaçon. La Cour Suprême l'a notamment affirmé dans son arrêt e Forest Radio Telephone Telegraph Co. v. United States, 273 U.S. 236, 242 (1927) ("As a license passes no interest in the monopoly, it has been described as a mere waiver of the right to sue by the patentee."). ↵
- Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008). ↵
- Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2013) ↵
- Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 U.S. 422 (1964); Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961); General Elec. Co. v. United States, 572 F.2d 745, 778-86 (Ct. Cl. 1978); Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d à 1101, 1105-07; Porter v. Farmers Supply Service, Inc., 790 F.2d 882 (Fed. Cir. 1986). ↵
- American Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. (16 Otto.) 89 (1882); Hydril Co. v. Crossman Engineering, Inc., 152 U.S.P.Q. 171 (E.D. Tex. 1966); Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1997). ↵
- Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890) était quelquefois citée, mais en l'espèce le produit importé n'avait pas été fabriqué ou mis sur le marché avec l'autorisation du titulaire du brevet US, et émanait d'un concurrent. ↵
- Holiday v. Mattheson, 24 F. 185, 185 (C.C.S.D.N.Y. 1885), Dickerson v. Mattheson, 57 F. 524, 527 (2d Cir.1893); Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Eng’g Corp., 266 F. 71, 78–79 (2d Cir. 1920). ↵
- Jazz Camera Photo v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001), portant sur l'importation aux États-Unis d'appareils photos jetables achetés aux États-Unis et reconditionnés en Chine. Dans cette décision la Cour précise notamment la distinction entre les simples réparations couvertes par l'épuisement et les reconstructions soumises au monopole. V. également Fuji Photo Film Co. v Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005): « Les droits de brevet conférés aux États-Unis ne sont pas épuisés par des produits en provenance de l'étranger. Pour invoquer la protection de la doctrine de first sale, la première vente autorisée doit avoir été faite sous l'empire du brevet américain ». ↵
- Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Com'n, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012) (Newman, J.). ↵
- Supreme Court No. 12-552. ↵
- V. Tome 1, n° 229. ↵
- Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 137 S. Ct. 1523 (2017). ↵
- Comme l'a indiqué la Cour suprême: "No formal granting of a license is necessary in order to give it effect. Any language used by the owner of the patent or any conduct on his part exhibited to another, from which that other may properly infer that the owner consents to his use of the patent in making or using it, or selling it, upon which the other acts, constitutes a license and a defense to an action for a tort." DeForest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States, 47 U.S. 366 (1927). Sur le régime et les conditions des licences tacites V. également General Motors Corp. v. Dailey, 93 F.2d 938, 941 (C.C.A. 6th Cir. 1937); Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc., 565 F. Supp. 931, 940 (D.N.J. 1983); Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550, 1559 (Fed. Cir. 1983); Winbond Electronics Corp. v. International Trade Com'n, 262 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2001), opinion corrected, 275 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2001). Teter v. Glass Onion, Inc., 723 F. Supp. 2d 1138 (W.D. Mo. 2010); Corbello v. DeVito, 777 F.3d 1058, 1067 (9th Cir. 2015); Atkins v. Fischer, 331 F.3d 988 (D.C. Cir. 2003). ↵
- Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002); Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984); Pitcairn v. United States, 547 F.2d 1106 (Ct. Cl. 1976). ↵
- 35 U.S.C. §273. ↵
- Cette défense ne s’appliquait auparavant qu’aux methodes commerciales. ↵
- Certains usages non commerciaux par des entités non commerciales sont également éligibles. ↵
- 35 U.S.C. § 271(e)(1). ↵
- 35 U.S.C. § 272. ↵
- 28 U.S.C. § 1498(a). ↵
- Florida Prepaid Postsecondary Educ. Expense Bd. v. College Sav. Bank, 527 U.S. 627 (1999). ↵
- P.L. 98-417, Title II, 98 Stat. 1585; 21 U.S.C. § 355 and 35 U.S.C. § 271(e)(1). V. supra, n°356. ↵
- 35 U.S.C. § 271(e)(1): "It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products". V. Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd., 545 U.S. 193, 202 (2005) and Eli Lilly & Co. Inc., 496 U.S. à 671; Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc., 809 F.3d 610, 620-21 (Fed Cir. 2015); Amgen Inc. v. Hospira, Inc., 944 F.3d 1327, 1340 n.3 (Fed. Cir. 2019). ↵
- V. 21 U.S.C. § 355, et notamment (c)(3)(D) ↵
- Ou vingt ans à compter de la date de dépôt d’une demande nationale ou PCT assortie du délai de priorité (dans ce cas le délai le plus long s’appliquait). La durée de dix-sept ans avait été instituée en 1861. ↵
- 35 U.S.C. § 154 (a)(2). ↵
- 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A). ↵
- 35 U.S.C. § 154(b)(1)(B). ↵
- 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C). ↵
- 35 U.S.C. § 156. V. MPEP, § 2750. ↵
- Codifié dans 21 U.S.C. §§ 301–397. ↵
- 21 U.S.C. § 355(c)(3)(E)(ii), (j)(5)(F)(ii)). ↵
- 21 U.S.C. §§ 355, 360cc et 35 U.S.C. §§ 271, 282. ↵
- V. 21 U.S.C. § 360aa à 360ee, et 42 U.S.C § 236; également 21 C.F.R. Part 316.La loi concerne les « maladies ou affections rares », définies comme celles qui affectent moins de 200 000 personnes aux États-Unis, ou pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable de récupération des coûts de développement et de mise à disposition aux États-Unis, 21 U.S.C. § 360bb. ↵
- Introduites par le Best Pharmaceuticals for Children Act 2007 (BPCA), Pub. L. No. 11–185. ↵
- De: Forest Radio Telephone Telegraph Co. v. United States, 273 U.S. 236, 242, 47 S.Ct. 366, 71 L.Ed. 625 (1927)("As a license passes no interest in the monopoly, it has been described as a mere waiver of the right to sue by the patentee."). ↵
- 35 U.S.C. § 261. ↵
- Ibid. « An interest that constitutes an assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage ». ↵
- Farmland Irrigation Co., Inc. v. Dopplmaier, 48 Cal. 2d 208, 308 P.2d 732 (1957), qui juge qu'un contrat de licence de brevet est cessible en vertu de la politique « clairement manifestée » par « les lois de cet État (...) en faveur de la libre transférabilité de tous les types de biens, y compris les droits découlant des contrats », sauf si les les termes ou l’objet du contrat démontrent qu'il était incessible ↵
- V. cependant infra, n°355. Le refus d’accorder une injonction en cas de contrefaçon aboutit, de facto, à imposer une licence au breveté. ↵
- 42 U.S.C. § 2183. ↵
- 42 U.S.C. § 7608. ↵
- V. Tome 1, n° ↵
- 15 U.S.C. §§ 1-7. ↵
- 15 U.S.C. §§ 12-27 et 29 U.S.C. §§ 52-53. ↵
- 15 U.S.C. § 18. ↵
- 15 U.S.C. § 14. ↵
- 15 U.S.C. § 41. ↵
- 15 U.S.C. 45. ↵
- 15 U.S.C. § 18a. ↵
- V. notamment notre compte rendu de l’affaire USA v. Microsoft, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001), Com. Comm. Électr. n° 10, Octobre 2001, act. 106. Egalement, M. A. Einhorn, « Intellectual Property and Antitrust: Music Performing Rights in Broadcasting », 24 Colum.-VLA J.L. & Arts 349 (2000-2001) ; S. F. Anthony, « Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners », 28 AIPLA Q. J. 1 (2000) ; D. A. Balto, A. M. Wolman, « Intellectual Property and Antitrust : General Principles », 43 IDEA 395 (2003) ; S. B. Opi, « The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Till Sacrosanct », 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 409 (2000-2001); E. T. Sullivan, « The Confluence of Antitrust and Intellectual Property at the New Century », 1 Minn. Intell. Prop. Rev. [iii] (2000) ; R. A. Posner, « Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property », 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i] (2004-2005) ; pour un article ancien, A.C. Hugin, « Intellectual Property and the Antitrust Laws » 30 J. Pat. Off. Soc'y 450, 513, 601, 654, 867 (1948). ↵
- eBay Inc. V. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). ↵
- V. infra, n°418. ↵
- V. supra, n°399. ↵
- Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp., 269 F.2d 841, 845, 849 (5th Cir. 1959). ↵
- V. Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332, 1339 (Fed.Cir. 2007); WiAV Sols. LLC v. Motorola, Inc., 631 F.3d 1257, 1264–65 (Fed. Cir. 2010). Sont plus précisément visées les seules personnes « with exclusionary rights to a patent ». ↵
- V. Luminara Worldwide, LLC. V. Liown Elecs. Co., 814 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2016), 118 U.S.P.Q.2d (BNA) 1148 (Fed. Cir. Feb. 29, 2016) ↵
- Par exemple, elle refuse de considérer qu'un licencié exclusif disposant des droits d'exploitation les plus larges avait tous les droits essentiels du breveté « lorsqu'il ne possédait pas le droit exclusif d'assigner en contrefaçon du brevet concédé sans le consentement du concédant », et ce, alors même lorsque le concédant ne retenait aucun droit d'exploiter le brevet pour son compte. V. également la décision de la Cour d'appel fédérale du 18 octobre 2005 dans l'affaire Sicom v. Agilent Tech (427 F.3d 971 (Fed. Cir. 2005)) : En l'espèce, la société Sicom était licenciée exclusive d'un brevet. La licence accordait à Sicom « le droit exclusif d'assigner en contrefaçon du brevet », mais le concédant se réservait le droit de continuer à exploiter la technologie brevetée, ainsi que d'autres droits, et notamment celui de s'opposer à la cession de ses droits par le licencié. La Cour de district avait jugé que la clause du contrat de licence accordant à Sicom le droit exclusif d'assigner en contrefaçon du brevet « ne concède pas à Sicom les droits exclusifs nécessaires pour transformer sa licence en cession de droits », et ne lui permettait donc pas d'agir en contrefaçon. Elle relevait également au soutien de cette constatation l'absence d'autorisation d'assigner pour des actes de contrefaçon antérieurs au contrat. La Cour d'appel confirme, en relevant également d'autres droits retenus par le concédant, et notamment les restrictions de cession ou de sous-licence imposées au licencié. ↵
- V. Tome 1, n°50. ↵
- Markman v. Westview Instruments Inc., 517 U.S. 370, 391 (1996). ↵
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); auparavant, V. Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 979-81 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577 (1996); Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996); Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Systems, Inc., 381 F.3d 1111 (Fed. Cir. 2004) ↵
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005); V. également Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc., 258 F.3d 1317, 1324 (Fed. Cir. 2001) (« If an argument offered in support of a particular claim construction is so convoluted and artificial that it would not be apparent to a skilled artisan reading the patent and the prosecution history, the argument is simply unhelpful to the performance of our task. ») ↵
- Markman, 52 F.3d à 978. Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Gp., Inc., 262 F.3d 1258, 1268 (Fed. Cir. 2001) (les spécifications “must clearly redefine a claim term ‘so as to put a reasonable competitor or one reasonably skilled in the art on notice that the patentee intended to so redefine that claim term."). ↵
- V. Phillips v. AWH Corp., précitée (« Because claim terms are normally used consistently throughout the patent, the usage of a term in one claim can often illuminate the meaning of the same term in other claims (…). Differences among claims can also be a useful guide in understanding the meaning of particular claim terms »). ↵
- Phillips, précité: "In addition to consulting the specification, we have held that a court "should also consider the patent's prosecution history, if it is in evidence." Markman, 52 F.3d à 980; see also Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 33, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545 (1966) ("[A]n invention is construed not only in the light of the claims, but also with reference to the file wrapper or prosecution history in the Patent Office."). The prosecution history, which we have designated as part of the "intrinsic evidence," consists of the complete record of the proceedings before the PTO and includes the prior art cited during the examination of the patent. Autogiro, 384 F.2d à 399. Like the specification, the prosecution history provides evidence of how the PTO and the inventor understood the patent. See Lemelson v. Gen. Mills, Inc., 968 F.2d 1202, 1206 (Fed. Cir. 1992). Furthermore, like the specification, the prosecution history was created by the patentee in attempting to explain and obtain the patent. Yet because the prosecution history represents an ongoing negotiation between the PTO and the applicant, rather than the final product of that negotiation, it often lacks the clarity of the specification and thus is less useful for claim construction purposes. See Inverness Med. Switz. GmbH v. Warner Lambert Co., 309 F.3d 1373, 1380-82 (Fed. Cir. 2002) (the ambiguity of the prosecution history made it less relevant to claim construction); Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc., 73 F.3d 1573, 1580 (Fed. Cir. 1996) (the ambiguity of the prosecution history made it "unhelpful as an interpretive resource" for claim construction). Nonetheless, the prosecution history can often inform the meaning of the claim language by demonstrating how the inventor understood the invention and whether the inventor limited the invention in the course of prosecution, making the claim scope narrower than it would otherwise be. Vitronics, 90 F.3d at 1582-83; see also Chimie v. PPG Indus., Inc., 402 F.3d 1371, 1384 (Fed. Cir. 2005) ("The purpose of consulting the prosecution history in construing a claim is to 'exclude any interpretation that was disclaimed during prosecution.'"), quoting ZMI Corp. v. Cardiac Resuscitator Corp., 844 F.2d 1576, 1580 (Fed. Cir. 1988); Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1576 (Fed. Cir. 1995)". ↵
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d à 1317-18. ↵
- Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad Inc., 358 F.3d 898, 911 (Fed. Cir. 2004); Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc., 279 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2002); Apple Computer, Inc. v. Articulate Sys., Inc., 234 F.3d 14, 24 (Fed. Cir. 2000). ↵
- Becton, Dickinson & Co. v. Tyco Healthcare Group, LP, 616 F.3d 1249, 1253 (Fed. Cir. 2010); Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1995). ↵
- Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How.) 330 (1853) ↵
- Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co, 339 U.S. 605 (1950). ↵
- « if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same ». ↵
- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17. ↵
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002). ↵
- Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608–09 (1950) (« The wholesome realism of [the doctrine of equivalents] is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where a device is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalents may be used to restrict the claim and defeat the patentee’s action for infringement »); SRI Int’l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1123 (Fed. Cir. 1985) (en banc). ↵
- V. Roche Palo Alto, LLC v. Apotex, Inc., 531 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2008) : « The reverse doctrine of equivalents is rarely applied, and this court has never affirmed a finding of non-infringement under the reverse doctrine of equivalents ». Pour des applications, V. par exemple Precision Metal Fabricators Inc. v. Jetstream Sys. Co., 6 U.S.P.Q.2d 1704 (N.D. Cal.1988); Lesona Corp. v. United States, 530 F.2d 896, 905–06 (Ct. Cl. 1976). ↵
- 35 U.S.C. § 282(b)(2). ↵
- 35 U.S.C. § 282. ↵
- Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220,1225 (Fed. Cir. 1988); Pandrol USA, LP v. Airboss Railway Prods., Inc., 424 F.3d 1161, 1166 (Fed. Cir. 2005). ↵
- 35 U.S.C. § 282(b)(1). ↵
- 37 C.F.R. 1.56(a), (b). ↵
- V. par exemple United States Gypsum v. National Gypsum, 352 U.S. 457 (1957) (prix imposés), Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661 (Fed. Cir. 1986) (ventes liées). ↵
- 35 U.S.C. § 271(d): « No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned ». ↵
- V. Tome 1, n°263. ↵
- 35 U.S.C. § 286. ↵
- V. Tome 1, n°65. ↵
- eBay Inc. V. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). ↵
- Ibid. ↵
- 35 U.S.C. § 292(a). ↵
- 35 U.S.C. § 154(d) (« provisional rights »). ↵
- 28 U.S.C. § 2201. ↵
- Aetna Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U. S. 227, 240 (1937). ↵
- Coffman v. Breeze Corps., 323 U.S. 316 (1945). ↵
- MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007). ↵
- En l’espèce, jugé qu’un licencié n’a pas à résilier ou cesser d’exécuter sa licence avant de placer sa demande de jgement déclaratoire d’invalidité ou de non contrefaçon. ↵
- Les conditions d’accès à un jugement déclaratoire, notamment dans l’hypothèse d’une licence, ont été précisées par des décisions ultérieures, V. M. Donovan, The Impact of MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. and Its Progeny on Technology Licensing, 3 J. Bus. Entrepreneurship & L. Iss. 1 (2009). ↵
- V. par exemple H.R. 9, « Innovation Act », qui proposait d’imposer aux tribunaux de se prononcer sur la validité d’un brevet dès le début d’une procédure pour éviter que les trolls de brevets ne puissent pas faire durer les procès pendant des années sur le fondement de revendications invalides. ↵
- 9 VSA § 4195 et suivants. ↵
- 9 VSA, § 4197, qui dispose : « (a) A person shall not make a bad faith assertion of patent infringement. (b) A court may consider the following factors as evidence that a person has made a bad faith assertion of patent infringement: (1) The demand letter does not contain the following information: (A) the patent number; (B) the name and address of the patent owner or owners and assignee or assignees, if any; and (C) factual allegations concerning the specific areas in which the target’s products, services, and technology infringe the patent or are covered by the claims in the patent. (2) Prior to sending the demand letter, the person fails to conduct an analysis comparing the claims in the patent to the target’s products, services, and technology, or such an analysis was done but does not identify specific areas in which the products, services, and technology are covered by the claims in the patent. (3) The demand letter lacks the information described in subdivision (1) of this subsection, the target requests the information, and the person fails to provide the information within a reasonable period of time. (4) The demand letter demands payment of a license fee or response within an unreasonably short period of time. (5) The person offers to license the patent for an amount that is not based on a reasonable estimate of the value of the license. (6) The claim or assertion of patent infringement is meritless, and the person knew, or should have known, that the claim or assertion is meritless. (7) The claim or assertion of patent infringement is deceptive. (8) The person or its subsidiaries or affiliates have previously filed or threatened to file one or more lawsuits based on the same or similar claim of patent infringement (...): (9) Any other factor the court finds relevant (...)” ↵
- 9 VSA, § 4198. ↵
- 9 VSA, § 4199 (Enforcement; remedies; damages), qui dispose : « (a) The Attorney General shall have the same authority under this chapter to make rules, conduct civil investigations, bring civil actions, and enter into assurances of discontinuance as provided under chapter 63 of this title. In an action brought by the Attorney General under this chapter, the court may award or impose any relief available under chapter 63 of this title. (b) A target of conduct involving assertions of patent infringement, or a person aggrieved by a violation of this chapter or by a violation of rules adopted under this chapter, may bring an action in Superior Court. A court may award the following remedies to a plaintiff who prevails in an action brought pursuant to this subsection: (1) equitable relief; (2) damages; (3) costs and fees, including reasonable attorney’s fees; and (4) exemplary damages in an amount equal to $50,000.00 or three times the total of damages, costs, and fees, whichever is greater. (c) This chapter shall not be construed to limit rights and remedies available to the State of Vermont or to any person under any other law and shall not alter or restrict the Attorney General’s authority under chapter 63 of this title with regard to conduct involving assertions of patent infringement. (Added 2013, No. 44, § 6; 2013, No. 47, § 2, eff. May 24, 2013.) » ↵
- Tex Bus & Com Code Ann § 17952, Added by Acts 2015, Texas Acts of the 84th Leg. - Regular Session, ch. 856,Sec. 1, eff. 9/1/2015. La section 17.952 du Code de commerce prohibe les demandes en contrefaçon mauvaise de foi (Bad Faith Claim of Patent Infringement), et dispose : “(a) A person may not send to an end user located or doing business in this state a written or electronic communication that is a bad faith claim of patent infringement. (b) A communication is a bad faith claim of patent infringement if the communication includes a claim that the end user or a person affiliated with the end user has infringed a patent and is liable for that infringement and: (1) the communication falsely states that the sender has filed a lawsuit in connection with the claim; (2) the claim is objectively baseless because:(A) the sender or a person the sender represents does not have a current right to license the patent to or enforce the patent against the end user;(B) the patent has been held invalid or unenforceable in a final judgment or administrative decision; or(C) the infringing activity alleged in the communication occurred after the patent expired; or (3) the communication is likely to materially mislead a reasonable end user because the communication does not contain information sufficient to inform the end user of:(A) the identity of the person asserting the claim;(B) the patent that is alleged to have been infringed; and(C) at least one product, service, or technology obtained by the end user that is alleged to infringe the patent or the activity of the end user that is alleged to infringe the patent”. ↵