PTPGP et propriété intellectuelle (Partie 3 : brevets, données d’essai et dessins ou modèles)

Australie, Brevets, Canada, Dessins et modèles, Nouvelle Zélande

Le PTP contenait des avancées significatives en matière de brevets et de protection des données soumises pour l’homologation des produits pharmaceutiques, principalement au regard des législations les moins avancées dans ce domaine. Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient déjà mis en oeuvre des dispositions conformes, sous réserve d’options laissées ouvertes par le PTP et de la question des extensions de protection. Cependant certaines dispositions importantes seront suspendues par le PTPGP. Ces suspensions concernent :

  • Le champ de la brevetabilité (article 18.37 du PTP : voir ci-dessous).
  • Les extensions de protection dues aux retards dans l’obtention des AMM (certificats complémentaires) (article 18.48 : « ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable »; V. aussi article 18.46: « ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance »); on notera notamment que la Nouvelle-Zélande ne connaît pas de telles extensions, et qu’il est question de les abolir en Australie; le Canada connaît depuis 2017 le certificat complémentaire de protection, mais pas les extensions pour retard imputable au Patent office.
  • Et les dispositions sur la protection des données (qui prévoyaient une protection d’au moins 5 ans pour les produits pharmaceutiques – article 18.50 – et d’au moins huit ans pour les produits pharmaceutiques biologiques – article 18.51), sous réserve des données d’essai relatives à des produits chimiques agricoles.

Les dispositions suspendues avaient été portées principalement par les Etats-Unis. Elles serviront sans doute de point de négociation dans l’hypothèse d’un retour des Etats-Unis dans l’accord. Précisons qu’un janvier dernier l’administration Trump a refusé d’écarter définitivement l’hypothèse d’un retour dans l’accord.

Le champ de la brevetabilité est défini à l’article 18.37. Sous réserve des exclusions autorisées, un brevet doit pouvoir être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (18.37.1). Par contre le PTPGP suspend la précision selon laquelle un brevet peut être obtenu pour de nouvelles utilisations d’un produit connu, de nouveaux modes d’emploi d’un produit connu ou de nouveaux procédés relatifs à l’utilisation d’un produit connu (18.37.2). Les exclusions sont visées aux articles 18.37.3 et 18.37.4. L’article 18.37.3 dispose :

« Une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite dans son droit. Une Partie peut également exclure de la brevetabilité :

  1. a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
  2. b) les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques de production de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. »

L’article 18.37.4 ajoute qu’une partie « 4. Une Partie peut aussi exclure de la brevetabilité les végétaux autres que les micro-organismes. » Le PTPGP a cependant suspendu la dernière phrase de cet article, qui précisait « Toutefois, conformément au paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties confirme que des brevets peuvent être obtenus au moins à l’égard d’inventions dérivées de végétaux ».

L’article 18.38 consacre une période de grâce de 12 mois avant le dépôt (divulgation faite par le déposant ou une personne qui a obtenu les renseignements directement ou indirectement dudit déposant dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande sur le territoire de la Partie concernée). On rappellera que cette période de grâce constitue une caractéristique des droits des principaux signataires du PTP.

L’article 18.40 sur les exceptions précise qu’une partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. Les dispositions de l’article 31 de l’ADPIC sont préservées (article 18.41).

S’agissant des procédures, les parties s’engagent à donner aux déposants au moins une occasion de faire des modifications, corrections et observations en lieu avec leurs demandes (article 18.43). Les parties doivent également s’efforcer de publier les demandes non publiées rapidement après l’expiration d’un délai de 18 mois suivant la date de dépôt ou de priorité (article 18.44). Des standards de publication sont établis (article 18.45).

En matière de protection des données d’essai, seules échappent à la suspension les données relatives aux produits chimiques agricoles (article 18.47 : données d’essai ou autres données non divulguées concernant l’innocuité et l’efficacité du produit ; 10 ans).

Enfin, l’article 18.53 porte sur les mesures relatives à la commercialisation de produits pharmaceutiques s’appuyant sur des données d’essai précédemment approuvées liées à un produit breveté, destinées à préserver les droits des titulaires du brevet (interdiction des approbations de commercialisation ou notification préalable et possibilité de recours avant commercialisation).

Dessins industriels

Seuls deux articles sont consacrés aux dessins ou modèles, qui portent sur des principes très généraux. L’article 18.55 impose aux parties d’accorder « une protection adéquate et efficace aux dessins industriels » et confirme que cette protection doit également porter sur les dessins intégrés à une partie d’un objet ou, subsidiairement sur les dessins qui concernent une partie d’un objet dans le contexte de l’ensemble de cet objet, le tout sous réserve des articles 25 et 26 de l’Accord sur les ADPIC. L’article 18.56 ne contient qu’une déclaration générale sur la nécessiter de rehausser la qualité des systèmes d’enregistrement des dessins industriels. Le PTPGP laissera donc subsister des formes très diverses de protection (droits sui generis, droit d’auteur, brevets de modèles), sans affecter notablement leur régime (V. sur ce point notre ouvrage, n°275 : Australie et Canada).

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PTPGP et propriété intellectuelle (Partie 2 : marques et signes distinctifs)

Australie, Canada, Marques, Nouvelle Zélande, Signes distinctifs

Le PTPGP contient des dispositions sur les marques, les noms de pays et les indications géographiques. Sur ces points, le texte du PPT a été intégralement repris.

Marques

Les dispositions sur les marques ne devraient pas entraîner de modifications législatives au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, sauf en ce qui concerne les procédures et remèdes (que nous examinerons dans un autre article). Comme indiqué, l’accord ne porte pas sur la question de l’épuisement des droits.

Aux termes de l’article 18.18 de l’accord, aucune partie ne peut exiger, comme condition d’enregistrement, qu’un signe soit perceptible visuellement, ni refuser par principe les marques sonores. De plus, les parties à l’accord doivent déployer les efforts nécessaires pour enregistrer les marques olfactives. Cependant une partie peut exiger une description exacte et concise, et/ou une représentation graphique de la marque.
Les marques collectives et de certification sont reconnues, et ces dernières n’ont pas à être traitées comme une catégorie distincte de marques (article 18.19). Tout signe pouvant servir d’indication géographique doit pouvoir bénéficier d’une protection à titre de marque (Ibid.).
L’accord définit les standards (mis en œuvre dans les principaux pays signataires) de protection concernant l’usage de signes identiques ou similaires à une marque enregistrée (article 18.20 : risque de confusion présumé pour les signes identiques apposés sur des produits ou services identiques) et la possibilité d’introduire des exceptions limitées (par exemple en ce qui concerne « l’usage équitable de termes descriptifs ») à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers (article 18.21). L’article 18.22 reprend et précise les standards internationaux concernant les marques notoirement connues.
L’article 18.23, consacrée aux aspects procéduraux, impose notamment une procédure d’opposition à enregistrement. Les parties doivent également mettre en place des systèmes électroniques de demandes d’enregistrement et de maintien et une base d’information en ligne accessible au public (article 18.24). Une classification conforme à l’arrangement de Nice doit être adoptée ou maintenue (article 18.25).
La durée de protection des marques est d’au moins 10 ans, renouvelables pour des périodes successives d’au moins 10 ans (article 18.26).
L’enregistrement d’une licence de marque ne peut être imposé comme condition de validité ou pour présumer de l’usage de la marque (article 18.27).
L’article 18.28 est consacré aux litiges portant sur les noms de domaine de premier niveau. Une procédure adéquate de règlement des différends (URDP ou équivalente) doit être disponible, ainsi qu’un accès public à une base de données fiable et exacte contenant les coordonnées des titulaires de noms de domaine enregistrés. Des recours appropriés doivent être ouverts au moins pour l’enregistrement ou la réservation, de mauvaise foi et avec l’intention d’en tirer profit, d’un nom de domaine identique ou similaire à une marque.

Noms de pays

L’article 18.29 impose aux signataires de « prévoi[r] les moyens juridiques qui permettent aux intéressés d’empêcher l’emploi commercial du nom d’un pays d’une Partie en lien avec un produit d’une façon qui induirait en erreur les consommateurs quant à l’origine de ce produit ».

Indications géographiques

Les dispositions concernant les indications géographiques sont assez détaillées. Les parties signataires reconnaissent tout d’abord que les indications géographiques peuvent être protégées à titre de marques, au travers d’un système sui generis, ou par d’autres moyens juridiques (article 18.30). L’article 18.31 précise qu’une partie qui prévoit des procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques, au travers du droit des marques ou d’un système sui generis, doit, à l’égard des demandes de protection ou demandes de reconnaissance :

« a) les accepter sans exiger l’intercession d’une Partie pour le compte de ses ressortissants;
b) les traiter sans imposer de formalités excessivement lourdes;
c) s’assurer que ses lois et règlements qui régissent le dépôt de telles demandes soient facilement accessibles au public et énoncent clairement les procédures à suivre;
d) rendre disponibles des renseignements suffisants pour permettre au grand public de comprendre les procédures de dépôt de demandes et la façon dont elles sont généralement traitées; et permettre aux déposants, aux demandeurs ou à leurs représentants de vérifier l’état de demandes précises;
e) s’assurer que ces demandes soient publiées aux fins d’opposition et prévoir des procédures d’opposition pour les indications géographiques qui font l’objet de telles demandes;
f) prévoir l’annulation de la protection ou reconnaissance accordée à une indication géographique. »

Des procédures d’opposition et permettant aux intéressés d’obtenir l’annulation d’une indication géographique doivent être mises en place. Les motifs d’opposition ou d’annulation sont définis à l’article 18.32. Ils comprennent au minimum : (a) le risque de confusion avec une marque déposée de bonne foi; (b) le risque de confusion avec une marque existante faisant l’objet de droits acquis conformément au droit de la partie; (c) le caractère générique de l’indication (« indication consistant dans un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour le produit en question sur le territoire de cette partie »). Les parties peuvent prévoir que ces motifs appliquent au moment du dépôt de la demande de protection ou de reconnaissance de l’indication géographique concernée.
L’accord prévoit que les parties ne peuvent exclure la protection ou reconnaissance d’une indication géographique au motif que le terme protégé ou faisant l’objet d’une reconnaissance a cessé de satisfaire aux conditions sur la base desquelles la protection ou la reconnaissance lui ont été initialement conférées sur son territoire.
Pour déterminer si une indication est générique (si terme est usuel dans le langage courant), les parties peuvent tenir compte de la façon dont les consommateurs comprennent le terme sur leur territoire. Les facteurs pertinents peuvent comprendre : (a) la question de savoir si le terme est utilisé pour renvoyer au type de produit en cause, comme l’attestent des sources fiables telles que des dictionnaires, journaux et sites Web pertinents; et (b) la question de savoir comment le produit auquel renvoie le terme est commercialisé et utilisé dans le commerce sur le territoire de cette partie (article 18.33).

(A suivre: signes distinctifs, brevets, dessins et modèles, propriété littéraire, secrets commerciaux, procédures et sanctions, Internet)

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Les clauses de propriété intellectuelle de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) (Partie 1 : dispositions générales)

Australie, Canada, Internet, Nouvelle Zélande, Propriété intellectuelle, Secrets d'affaires

Source: Commerce Canada

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP, CPTPP en anglais) a été signé le 8 mars 2018 par l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Cet accord fait suite au retrait des états unis de l’Accord de partenariat transpacifique (PTP) en février 2017 et à sa reprise par les membres restants, dans le cadre de nouvelles négociations. Il entrera en vigueur soixante jours après notification de sa ratification par au moins six de ses signataires. Le PTPGP incorpore, par renvoi, les dispositions du PTP (article 1), à l’exception de certaines dispositions, qui seront suspendues (article 2). L’accord, dont la portée est très large, contient de nombreuses dispositions sur la propriété intellectuelle, inscrites à l’article 18 du PTP. L’annexe du PTPGP précise les dispositions suspendues.
L’article 18 contient des dispositions générales, et des dispositions consacrées aux marques, aux noms de pays, aux indications géographiques, aux brevets (mais plus aux données d’essai, la disposition ayant été suspendue), aux dessins et modèles, au droit d’auteur et aux droits connexes (copyright), aux secrets commerciaux, à la défense des droits et à la responsabilité des « fournisseurs de services Internet ».

Dispositions générales

Le PTPGP contient ou renvoie à plusieurs déclarations générales sur la propriété intellectuelle et son articulation avec d’autres principes ou intérêts fondamentaux (santé publique, développement économique, concurrence) (articles 18.2 à 18.5 et 18.6.1).
Les parties qui ne l’ont pas encore fait s’engagent à ratifier le Protocole de Madrid, le Traité de Budapest, de Singapour, la Convention UPOV (sous réserve d’un délai de trois ans pour la Nouvelle-Zélande) ainsi que le WCT et le WPPT (article 18.7). Elle s’engagent également à notifier à l’OMC leur acceptation du Protocole modifiant l’Accord sur les ADPIC du le 6 décembre 2005 (article 18.6.2).
Un principe général de traitement national, applicable à tous les secteurs de la propriété intellectuelle visés dans l’accord, est inscrit à l’article 18.8. Des exceptions peuvent lui être apportées « en ce qui concerne les utilisations secondaires de phonogrammes au moyen de communications analogiques et de radiodiffusion gratuite par ondes hertziennes » (article 18.8.2), et (sous conditions) pour les procédures judiciaires et administratives (notamment en exigeant qu’un ressortissant de l’autre Partie indique une adresse pour la signification des actes de procédure sur son territoire, ou désigne un représentant sur son territoire) (article 18.2.3).
L’accord contient également des dispositions sur la transparence, qui prévoit pour les signataires une obligation (best efforts) de mise à disposition sur Internet de leur réglementation de propriété intellectuelle et de l’information publique concernant des demandes marques de commerce, d’indications géographiques, de dessins, de brevets et d’obtention végétale (article 18.2.3)
La question sensible de l’épuisement des droits est exclue de l’accord (article 18.11).
Enfin, l’accord prévoit une coopération des parties dans plusieurs domaines, et notamment en matière de préservation ou de prise en compte des savoirs traditionnels (article 18.16). L’article est cependant rédigé dans des termes très larges, qui n’imposent pas la prévalence de l’objectif de protection des savoirs traditionnels sur la propriété intellectuelle :

1. Les Parties reconnaissent la pertinence mutuelle des systèmes de propriétés intellectuelles et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, lorsque ces savoirs traditionnels sont liés à ces systèmes de propriété intellectuelle.
2. Les Parties s’efforcent de collaborer par l’entremise de leurs organismes responsables de la propriété intellectuelle, ou d’autres organismes compétents, afin de favoriser une meilleure compréhension des questions concernant les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et les ressources génétiques.
3. Les Parties s’efforcent de faire des examens des brevets de qualité, ce qui peut comprendre:
a) l’éventuelle prise en compte, pour identifier l’art antérieur, de renseignements consignés accessibles au public concernant les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques;
b) la possibilité pour les tiers de citer, par écrit, au bénéfice de l’autorité examinatrice compétente, les divulgations d’antériorités qui peuvent influer sur la brevetabilité, y compris les divulgations d’antériorités liées aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques;
c) si applicable et approprié, l’accès à des bases de données ou à des bibliothèques numériques renfermant des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques;
d) la collaboration concernant la formation des examinateurs de brevets relativement à l’examen des demandes de brevets liées aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.

(A suivre: signes distinctifs, brevets, dessins et modèles, propriété littéraire, secrets commerciaux, procédures et sanctions, Internet)

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Etats-Unis. Copyright. Pas d’originalité dans deux phrases d’une chanson, prétendument reprises par Taylor Swift dans son tube « shake it off ».

Copyright, Etats-Unis

Par une ordonnance du 13 février 2018 dans l’affaire Sean Hall d.b.a. Gimme Some Hot Sauce Music, et al . v. Taylor Swift, et al. (case n° CV 17-6882-MWF (ASx)),  la Cour de district pour le District central de Californie a rejeté une action en contrefaçon contre la chanteuse Taylor Swift, ses éditeurs et producteurs, à raison de la prétendue reprise de deux phrases d’une chanson antérieure dans le tube « Shake it off ».

La chanson des demandeurs, intitulée « Playas Gon’ Play », largement diffusée en 2001, comprend les paroles suivantes (paroles prétendument reprises en gras)  : « Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate / Ballers, they gonna ball / Shot callers, they gonna call / That ain’t got nothin’ to do / With me and you / That’s the way it is / That’s the way it is.”

La chanson « Shake it Off » (qu’on pourrait traduire, selon le cas, par « débarrasse-t-en », « laisse tomber »…), sortie en 2014, contient quant à elle les paroles suivantes : “Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate / Baby I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake / Shake it off / Shake it off / Heartbreakers gonna break, break, break, break, break / And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake / Baby I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake / Shake it off / Shake it off.”

Précisons qu’en argot les termes « playas » et « players » désignent des personnes séduisantes auxquelles tout réussit ; les « haters » et « playa haters » sont ceux qui sont jaloux du succès des « players ». Les deux expressions sont souvent utilisées et opposées dans la culture populaire. Les demandeurs l’admettaient, mais faisaient résider l’originalité des deux phrases litigieuses dans la combinaison « playas/players playing  » et « hatas/haters hating ». La Cour considère que cet ensemble n’est pas suffisamment créatif pour attirer la protection par copyright:

« In order for such short phrases to be protected under the Copyright Act, they must be more creative than the lyrics at issue here. As discussed above, players, haters, and player haters had received substantial pop culture attention prior to 2001. It is hardly surprising that Plaintiffs, hoping to convey the notion that one should persist regardless of others’ thoughts or actions, focused on both players playing and haters hating when numerous recent popular songs had each  addressed the subjects of players, haters, and player haters, albeit to convey different messages than Plaintiffs were trying to convey. In short, combining two truisms about playas and haters, both well-worn notions as of 2001, is simply not enough.
At the hearing, Plaintiffs’ counsel offered alternative (very clunky) formulations of pairing a noun with its intransitive verb, thereby suggesting that “[noun] gonna [verb]” was creative in itself. While clever, this argument does not persuade. The argument ultimately only makes sense if the use of “gonna” as a contraction of “is going to” is sufficiently creative, or (as discussed above) one can claim creativity in asserting that a type of person acts in accordance with his or her inherent nature. To explicitly state the argument is to see how banal the asserted creativity is.
In sum, the lyrics at issue – the only thing that Plaintiffs allege Defendants copied – are too brief, unoriginal, and uncreative to warrant protection under the Copyright Act. »

En dépit de la relative évidence de la solution, la Cour revient en détail sur les règles applicables en matière d’originalité appliquée aux courtes phrases et aux combinaisons d’expressions.

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Etats-Unis. Copyright. Disney c. Redbox. Revente de droits de téléchargement dissociés d’ensembles DVD/Blu-Ray. Epuisement des droits. Copyright misuse (abus de copyright)

Copyright, Etats-Unis, Internet

La Cour de district pour le District central de Californie a rendu le 20 février 2018 une ordonnance remarquée dans l’affaire Disney v. Redbox automated Retail (Case No. CV 17-08655 DDP, accessible ici), par laquelle elle relève notamment un abus de copyright (copyright misuse) de Disney lié à certaines interdictions d’usage ou de transfert de versions numériques de ses films. Il s’agit d’une première défaite de Disney dans un dossier qui présente des enjeux importants pour la distribution des copies numériques d’oeuvres.

L’ordonnance porte sur une demande d’injonction préliminaire formée par Disney Enterprises et d’autres sociétés du groupe Disney contre la société de vente et de location de films Redbox Automated Retail, dans le cadre d’une affaire portant sur l’utilisation faite par Redbox de produits vendus par Disney combinant un DVD et un Blu-Ray du même film, ainsi qu’un code permettant le téléchargement d’une copie du film (« combo packs »). En l’espèce, la société Redbox, qui n’a pas conclu de contrat de distribution avec Disney, achetait dans le commerce des combo packs de Disney, séparait les Blu-Ray des DVD, ainsi que le code de téléchargement, qu’elle offrait par la suite à la vente de manière séparée (pour 7$99, soit un prix inférieur à celui pratiqué par Disney pour ses Blu-Ray, DVD et copies numériques commercialisées), et ce, en dépit de l’interdiction apposée par Disney sur l’emballage de ses produits.

Disney avait alors assigné Redbox devant la Cour de district en novembre 2017, au motif que la revente des codes de téléchargement (a) constitue une incitation à la contrefaçon (contributory infringement), dans la mesure où elle encourage les utilisateurs à faire des reproductions non autorisées des oeuvres de Disney, (b) constitue une violation du contrat conclu entre Disney et Redbox à l’occasion de l’achat par Redbox des combo packs, et (c) viole les lois de Californie sur la publicité trompeuse et la concurrence déloyale. Disney avait ensuite formé cette demande d’injonction préliminaire interdisant notamment à  Redbox de vendre ou de transférer les codes de téléchargement.

On rappellera à ce stade qu’une injonction préliminaire n’est accordée qu’à des conditions assez strictes. Notamment, le demandeur doit démontrer qu’il a une chance raisonnable de prévaloir au fond (likelihood / fair chance of success on the merits) et qu’il subirait un dommage irréparable (irreparable harm) à défaut d’injonction (pp. 5 et 6 de l’ordonnance).

La Cour aborde en premier lieu (pp. 6-13) le grief de violation, par Redbox, du contrat qui lierait cette dernière, en tant qu’acheteur des combo packs, à Disney, consistant dans la mention « les codes [de téléchargement] ne peuvent être vendus ni transférés » apposée sur l’emballage.  La Cour considère que la question revient à se demander si cette interdiction constitue, à la manière des licences shrink-wrap ou box-top de logiciels, une licence valable, et si la décision prise par Redbox d’ouvrir l’emballage du pack constitue une acceptation de cette licence. Pour la Cour, qui s’appuie sur la jurisprudence rendue en matière de logiciels (et notamment l’arrêt de la Cour d’appel pour le 9ème circuit dans l’affaire Norcia v. Samsung Telecoms, 845 F.3d 1279, 9th Cic. 2017), la mention  apposée sur l’emballage ne constitue pas une licence: d’une part, car Disney n’indique pas que l’ouverture du conditionnement constitue une acceptation d’autres restrictions; d’autre part, car la seule mention de l’interdiction ne constitue pas une licence. En outre, elle relève que les conditions posées par la jurisprudence en matière de logiciels pour une acceptation de ce type de licences ne sont pas remplies:

« Unlike the box-top language in Lexmark [421 F. 3d 981, 9th cir., 2005] Disney’s phrase does not identify the existence of a license offer in the first instance, let alone identify the nature of any consideration, specify any means of acceptance, or indicate that the consumer’s decision to open the box will constitute assent. In the absence of any such indications that an offer was being made, Redbox’s silence cannot reasonably be interpreted as assent to a restrictive license »

Sur la question de l’incitation à la contrefaçon (contributory infringement), la Cour relève tout d’abord que la faculté de télécharger une copie du film sur le service de Disney s’inscrit dans le cadre d’une licence de téléchargement écrite qui n’autorise le téléchargement que par l’acheteur du produit, et qui interdit la revente du code de téléchargement. Le téléchargement en  violation de cette licence entraîne, selon Disney, violation de son copyright. La Cour ne semble pas contester le principe d’une contrefaçon par violation des termes d’une licence restrictive d’usage (sans pour autant aborder le point en détail). Cependant, pour sa défense Redbox invoquait la doctrine de copyright misuse (abus du copyright), qui permet, dans le cadre d’une défense à une action en contrefaçon, de sanctionner le comportement d’un titulaire du copyright qui abuse de son copyright pour obtenir une protection au-delà des limites de son monopole (sur cette doctrine et la doctrine de patent misuse, voir notre ouvrage, paragraphes n°37, 243 et 361). La Cour suit Redbox sur ce point, et considère que les termes de la licence de téléchargement, qui impliquent un téléchargement par le seul propriétaire du pack acheté, entre en conflit avec le principe d’épuisement des droits inscrit au paragraphe 109(a) du Copyright Act. En effet, pour la Cour les utilisateurs ne peuvent accéder au contenu numérique sans renoncer à leur droit garanti par la loi de revendre comme bon leur semble les exemplaires achetés. Dès lors, l’utilisation faite par Disney du copyright dans les exemplaires contredit l’intérêt public consacré par le Copyright Act, et constitue un abus de copyright. En conséquence, Disney ne démontre pas non plus des chances raisonnables de succès au fond sur la question de l’incitation à la contrefaçon.

A noter que la Cour adresse également (p. 19-24), orbiter dicta, mais de manière détaillée, la question de l’épuisement des droits, en confirmant qu’elle n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un téléchargement de copies numériques (suivant en cela Capitol Records v. ReDigi, 934 F. Supp. 2d 640 (SDNY 2013)). Elle rejette donc sur ce point l’argumentation proposée par Redbox.

Enfin, la Cour rejette également les arguments de Disney fondés sur la responsabilité civile (tort d’incitation à la violation d’une obligation contractuelle), la publicité trompeuse et la concurrence déloyale (p. 24-25). Elle relève notamment que ces demandes, peu développées, dépendent largement de la validité des restrictions d’usage et de transfert stipulées par Disney.

Cette ordonnance interlocutoire ne vide pas le contentieux entre les parties. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier. La prochaine audience est prévue pour le 5 mars prochain. La Cour devra statuer sur une demande de rejet de l’action de Disney formulée par Redbox.

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